헬스클럽 대표가 다른 헬스클럽과 유사한 상표를 무단으로 사용했다가 대법원에서 유죄 판단을 받았다. 대법원 형사1부(주심 김선수 대법관)는 9월 21일 상표법 위반 혐의로 기소된 A 씨에게 무죄를 선고한 원심을 일 파기하고 사건을 창원지법으로 돌려보냈다. A 씨는 2020년 2월부터 2021년 8월까지 경남 창원에 '○○○○ 피트니스'라는 이름의 헬스클럽을 운영하면서 업소와 홈페이지 등에 '○○○○'을 그림화한 표장(사용상표1)과 '○○○○ FITNESS' 표기(사용상표2) 등이 적힌 상표를 사용했다. 그런데 2020년 2월 B 씨가 충남 천안시 '○○○○ FITNESS'라는 상표를 등록해 헬스클럽을 운영한 사실이 드러나 A 씨는 상표법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌다. 1, 2심은 무죄를 선고했다. 천안시와 창원시가 지역적으로 멀고 A씨가 사용한 상표는 '○○○○'을 그대로 사용하지 않고 일부 변형했다는 점에 서로 다르다는 이유였다. 그러나 대법원의 판단은 달랐다. 대법원은 두 헬스클럽 상표의 요부가 '○○○○'으로 사실상 같다고 봤다. 요부란 상표의 의미를 구성하는 데 있어 높은 비중을 차지하고 강한 인상을 심어주는 핵심적인 부분을 말한다. 재판부는 "이 사건 등록상표(○○○○ FITNESS)의 '○○○○' 부분과 사용 상표(A 씨가 사용한 것)는 글자체 및 도안화의 정도에 있어 다소 차이가 있으나 그와 같은 차이가 일반 수요자 내지 거래자의 특별한 주의를 끈다고 보기 어려워 외관이 유사하다"고 봤다. 또 같은 발음으로 불리고 관념이 동일하다고 판단했다. 이어 "양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관해 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다"며 유죄 취지로 사건을 파기환송했다.

건어물 안주를 저렴하게 제공해 인기를 끌고 있는 실내포장마차 프랜차이즈 '짝태&노가리'가 상표 등록을 하기 위해 소송까지 벌였지만 특허법원에서 패소했다. 짝태는 내장을 뺀 명태를 소금에 절여 넓적하게 말린 것을 말한다. 특허법원 특허4부(재판장 이정석 부장판사)는 '짝태&노가리'를 운영하는 ㈜피엘오하모니 대표 박모씨 등이 특허청장을 상대로 낸 상표등록 거절결정 취소소송(2017허1359)에서 최근 원고패소 판결했다. 재판부는 "짝태와 노가리라는 문구 사이에 영어단어 'and'를 의미하는 '&'이 띄어쓰기 없이 이어져 써있더라도, 일반 수요자나 거래자는 이를 '짝태와 노가리'로 인식할 뿐 문자 전체를 또 다른 의미로 인식할 것으로 보이지 않는다"며 "(박씨가 등록 신청한 상표의) 서체가 일반적인 것은 아니지만 새로운 관념을 형성할 수 있을 정도로 독특하다고 하기도 어렵다"고 밝혔다. 이어 "'짝태&노가리' 문구 왼쪽에 있는 연탄 모양의 도형도 생선이 연탄불 위에서 구워지고 있는 형상을 단순화해 비교적 사실적으로 표현한 것"이라며 "이 사건 출원서비스표는 전체적으로 '짝태와 노가리를 연탄불에 굽는다'는 내용으로 받아들여져 기술적 표장에 해당하기 때문에 상표로 등록될 수 없다"고 판시했다. 상표법상 상표는 타인의 상품과 자신의 상품을 구별할 수 있도록 사용하는 표장이기 때문에 '식별성'을 갖춰야 하는데, 품질이나 효능·용도·형상·가격·사용방법 등을 바로 알아볼 수 있는 문구만으로 이뤄진 '기술적 표장'은 상표로 등록할 수 없도록 하고 있다. 기술적 표장은 일반적으로 상품의 성질을 나타내는데 필요한 표시이기 때문에 특정인에게 독점적인 권리를 인정해 주기는 어렵기 때문이다. 박씨 등은 "비슷한 연탄모양과 문구가 결합된 '짝태&왕노가리'는 특허청이 서비스표 등록을 받아줬는데 우리만 받아주지 않는 것은 부당하다"고 주장했지만, 재판부는 "서비스표 등록적격성 유무는 지정서비스업과의 관계에서 서비스표에 따라 개별적으로 판단해야 하는 것이지, 기존 다른 등록례에 구애될 것은 아니다"라며 받아들이지 않았다. 박씨 등은 '짝태&노가리'라는 문구 왼쪽에 연탄 모양의 도형 등이 포함된 상표를 등록해달라며 출원했지만 거부당했다. 박씨 등은 이에 반발해 특허심판원에 심판을 청구했지만 "식별력이 없다"며 기각당하자 소송을 냈다.

'Think'는 기본적인 영어단어인 만큼 상표로 등록할 수 없다는 판결이 나왔다. 특허법원 특허2부(재판장 김의환 부장판사)는 2일 가방 및 의류업을 하는 A회사가 "출원등록을 거절한 심결을 취소해 달라"며 특허청장을 상대로 낸 심결취소 소송(☞2010허3431)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "영어단어 'Think'는 인터넷 포털 검색사이트에서 관련 자료가 다수 검색될 정도로 기본적인 영어단어이고 이미 의류 및 가방 등의 상품군에서 'Think'가 포함된 상표들이 10여개 이상 등록돼 있다"며 "이런 점을 감안하면 'Think'는 비슷한 상품류에서 자타 상품과의 식별력이 부족하다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "기본적인 영어단어인 'Think'라는 표장을 특정인에게 독점시킬 경우, 'Think' 상표가 'Think'가 포함된 상표들의 상위개념으로 사용되고 인식되게 해 그 상표들의 식별력을 거래사회에서 희석화하는 결과를 초래할 수 있다"고 덧붙였다.

외국의 유명상표와 유사한 상표를 출원한 행위에 외국상표를 이용할 부정한 목적이 있었는지 여부를 판단할 때는 등록상표의 출원일을 기준으로 판단해야 한다는 대법원판결이 나왔다. 대법원 특별3부(주심 안대희 대법관)는 이모(55)씨가 "상표의 등록무효를 취소해달라"며 낸 등록무효취소 청구소송 상고심(2010후807)에서 원고 일부승소한 판결을 깨고 최근 원고패소의 취지로 사건을 특허법원에 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "1950년12월 일본에서 설립된 피고의 선사용 상표들은 이 사건 등록상표의 출원일인 2005년8월 당시 일본에서 '탁구라켓, 탁구러버 등의 탁구용품' 외에도 '탁구복, 탁구화, 양말 등의 탁구 관련 액세서리 제품'에 관해 수요자 간에 피고의 상표라고 현저하게 인식돼 있는 상표임을 인정할 수 있다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "이 사건 등록상표와 선상표들은 공통적으로 '나비'의 뜻을 가진 영어단어 'Butterfly'를 가장 중요한 부분으로 사용하고 있어 유사하고, 이 사건 상품들은 피고상표들의 상품과 같이 운동용으로 사용될 수 있는 것들이거나 신발류 또는 의류의 일종으로서 서로 경제적 견련관계도 있다"고 덧붙였다. 먼저 등록돼 있던 상표는 일본에서 1950년대 만들어진 탁구용품 종합메이커로 2000년대 들어서는 일본잡지에 '점유율 NO.1 기업'이라는 등 자주 소개돼왔다. 이씨는 2005년 일본에서 만들어진 이 상표와 비슷한 상표를 출원했고 이에 일본회사는 2008년 이씨를 상대로 특허심판원에 등록무효심판을 청구해 인용받았다. 그러자 이씨는 특허심판원의 결정에 불복해 소송을 냈고 특허법원은 "지정상품 중 일부에 대한 등록무효심결을 취소한다"며 원고 일부승소 판결을 내렸다.

우리나라 어학원이 사용하는 상표 '토플러스'는 미국 영어시험 '토플'과 혼동을 일으킬 만큼 유사하기 때문에 사용해서는 안된다는 대법원판결이 나왔다. 대법원 특별3부(주심 신영철 대법관)는 미국의 에듀케이쇼날 테스팅 서비스가 '토플러스' 상표를 사용하는 우리나라 P어학원을 상대로 낸 등록무효 청구소송 상고심(2008후2510)에서 원고승소 판결한 원심을 최근 확정했다. 재판부는 판결문에서 "'토플러스'는 우리나라의 영어 보급수준을 참작할 때 선사용상표 'TOEFL(토플)'에 '~하는 사람'을 의미하는 영어 접미사 'er'와 소유격 또는 복수형 어미 ''s'나 's'를 부가한 'TOEFLer's' 또는 'TOEFLers'의 한글발음이거나 영어단어 'plus(+)'를 결합한 'TOEFLplus(+)'의 한글발음에서 겹치는 '플' 발음을 생략한 것 등으로 일반 수요자들이 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보이고 그 호칭도 선사용상표의 한글발음인 '토플' 뒤에 상대적으로 약한 발음인 '러스'를 부가한 정도라는 점에서 선사용상표와 유사한 면이 있다"고 밝혔다. 재판부는 또 "이 사건 등록상표는 '서적, 신문, 잡지, 학습지, 핸드북, 정기간행물'을 그 지정상품으로 하고 있는데 이러한 지정상품들은 선사용상표의 상품인 '영어시험 문제지'와 마찬가지로 출판물의 일종으로서 서로 유사할 뿐만 아니라 영어시험을 주관하고 관리하는 선사용상표의 영업성격상 이러한 출판물들에까지 그 사업영역이 확대될 수 있다는 점에 비춰보면 선사용상표의 영업과도 밀접한 경제적 견련성이 있다"고 설명했다. 재판부는 "이 사건 등록상표와 선사용상표의 수요자들도 영어시험을 준비하거나 영어를 공부하는 사람들로 상당부분 중복된다"며 따라서 "이 사건 등록상표는 저명한 선사용상표인 'TOEFL'이나 그 영업 또는 상품 등을 쉽게 연상해 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있어 그 등록이 무효로 돼야 한다"고 판단했다. '토플' 상표를 가지고 있는 미국 에듀케이쇼날 테스팅 서비스는 우리나라 P어학원이 '토플러스' 상표등록을 하자 2007년 등록무효심판을 청구했다. 그러나 특허심판원이 "토플러스는 토플과 그 표장이 유사하지 않다"며 청구를 기각하자 특허법원에 소송을 냈다.