법률신문

'특허침해'가처분집행후 특허무효됐더라도 선행기술 몰랐다면, 이미 집행된 가처분은 위법으로 볼 수 없다

특허권자가 특허침해를 이유로 가처분신청을 인용받아 집행을 했으나 이후 그 특허가 무효가 된 경우 특허권자가 선행기술이 있었는지 여부를 알기 어려웠다면 이미 집행된 가처분집행을 위법한 것으로 볼 수 없다는 판결이 나왔다. 기존 대법원판례는 판매금지가처분, 특허침해금지가처분 등이 인용돼 가처분에 따른 집행이 이뤄진 이후 특허가 무효판정을 받았다면, 신청인측에 과실이 있다고 판단해 위법한 가처분집행으로 보고 있다. 이에 따라 피신청인측에서 그에 따른 손해배상소송을 내면 신청인의 과실이 추정돼 승소판결을 받았다. 이번 판결은 이러한 경우 항상 과실을 추정한 것은 너무 가혹하다고 보고, 특허무효결정을 받았더라도 이전의 가처분집행에 대한 과실추정기준을 제시한 첫 판결로 향후 상급심의 최종판단이 주목된다. 서울중앙지법 민사13부(재판장 이균용 부장판사)는 최근 (주)남선알미늄이 "특허무효판정으로 소급적으로 특허가 무효가 됐으므로 이를 기초로 집행된 위법한 가처분으로 인한 손해 10억원을 배상하라"며 알루미눔새시의 접착방법에 대한 특허를 가지고 있었던 이모씨를 상대로 낸 손해배상 청구소송(2007가합43028)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "특허권에 기초한 금지청구권을 피보전권리로 하는 가처분은 특허에 대한 판단을 함에 있어 전문적이고 기술적인 지식을 필요로 할 때가 많고 그 판단이 곤란하고 미묘한 경우가 많다"며 "따라서 판단 후 특허권이 진보성을 갖추지 못했다는 이유로 무효심결에 의해 특허가 무효로 됐더라도 채권자에게 과실이 있다고 추정하는 것은 지나치게 가혹하다고 볼 여지가 있다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "반면 제조판매금지 가처분이 집행된 경우 채무자는 영업상·신용상 매우 심각한 타격과 영향을 받게 돼 심한 경우 도산에 이르게 되는 경우도 많은 만큼 특허판단이 전문적이고 기술적인 지식을 필요로 하고 그 판단이 곤란하고 미묘한 경우가 많다는 추상적인 사정만을 들어 채권자의 과실을 부정하는 것도 당사자 사이에 지나치게 균형을 잃은 것으로 타당하지 않다"며 "따라서 가처분결정을 받아 그 집행을 함에는 상당한 이유가 있었는지 여부를 판단해야 할 것"이라고 덧붙였다. 재판부는 또 "이번 사건의 경우 우리나라의 국내 간행물이 아닌 스페인어로 되어있는 외국의 카탈로그에 의해 특허가 무효결정을 받았고, 또 그 책자가 특허공보와 같이 발명에 대해 구체적으로 상세하게 설명한 것도 아니다"라며 "피고가 가처분 집행당시 선행기술을 알지 못했고 쉽게 알 수 있었다고 볼 사정도 없다"고 설명했다. 재판부는 "또 2000년 무렵부터 최근까지 그 발명특허에 대해 대법원의 판결이 파기환송되는가 하면 특허법원의 판결과 특허심판원의 심결이 계속돼 피고로서는 가처분 집행당시 특허발명에 진보성이 있다고 믿을 만한 상당한 이유가 있다고 보인다"며 "피고가 진보성이 없어 그 특허가 무효임에도 피고를 상대로 가처분결정을 받고 그 집행을 했더라도 피고에게 고의 또는 과실이 있다고 할 수 없다"고 판단했다.