특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다.
나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다. 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다.
위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.
이와 달리 특허발명 또는 등록실용신안이 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우 이에 관한 권리범위확인심판에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수 있다는 취지로 판시한 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후823 판결, 대법원 1991. 12. 27. 선고 90후1468, 1475(병합) 판결, 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699 판결, 대법원 1998. 2. 27. 선고 97후2583 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.
☞ 이에 대하여, 특허발명이 진보성이 없어 그 특허가 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는, 그러한 특허권을 근거로 한 권리범위확인심판은 청구할 이익이 없다고 보아야 하므로, 권리범위확인심판에서도 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리, 판단하여야 한다는 취지의 대법관 신영철, 대법관 민일영의 반대의견이 있음
☞ 다수의견에 대하여는 대법관 고영한의 보충의견이 있고, 그 요지는 특허무효심판 절차에서 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 특허가 대세적으로 무효로 되는 것은 아니므로, 특허발명이 진보성이 없어 그 특허가 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우라도, 권리범위확인심판 청구의 이익을 부정할 수는 없다는 내용임
☞ 반대의견에 대하여는 대법관 신영철의 보충의견이 있고, 그 요지는 특허권의 권리범위확인심판은 권리범위확인의 대상이 되는 특허권이 존재함을 당연한 논리적 전제로 하고 있으므로, 특허가 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 권리범위에 관한 확인을 거부하여야 한다는 내용임
☞ 원고가 실시하고 있는 확인대상고안이 명칭을 ‘사료 운반차량용 사료 반송장치’로 하는 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 취지로 판단하면서, 위 각 고안은 진보성이 없어 무효이므로 그 권리범위가 인정될 수 없다는 원고의 주장을 권리범위확인심판에서는 진보성이 없는 경우라고 하더라도 그 권리범위를 부정할 수 없다는 이유로 배척한 원심을 수긍한 사안
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