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지식재산권
등록무효(상)
◇ 상표법 제34조 제1항 제13호의 선사용상표가 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식’되어 있다는 것의 의미, 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경된 경우 위 규정의 적용 가부 ◇ 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조). 여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다. 따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다. ☞ 원고들의 등록상표 “”(지정상품: 고량주 등)가 부정한 목적으로 선사용상표 “”(사용상품: 백주 등 주류)를 모방하여 등록받은 것으로서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부가 문제된 사안임. ☞ 원심은, 선사용상표의 사용기간 중 상표에 관한 권리가 양도되었는데 그와 함께 영업 일체가 이전되지 않아 선사용상표에 관한 주지성이 승계되지 않았고, 선사용상표권의 양수인이 독자적으로 주지성을 취득하지도 못하였다는 이유로, 선사용상표가 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 해당하지 않는다고 보아 위 규정이 적용되지 않는다고 판단하였음. ☞ 그러나 대법원은, 선사용상표의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용상표가 사용된 상품의 거래실정, 선사용상표 및 그 사용상품에 대한 인식과 평가 등 여러 사정들을 위의 법리에 비추어 살펴보면, 선사용상표는 그 사용기간 동안 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었음을 감안하더라도 이 사건 등록상표의 출원일 당시 그 사용상품에 관하여 중국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 여지가 있다고 판단하여 원심을 파기하였음.
상표법
등록상표
출원
선사용상표
2022-01-13
민사일반
지식재산권
상표권침해금지 등
◇ 선출원 등록상표와 유사한 후출원 등록상표의 사용이 선출원 등록상표권에 대한 침해에 해당하는지 여부(적극) ◇ 1. 가. 다음과 같은 상표권의 효력과 선출원주의, 타인의 권리와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지에 비추어 보면, 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서, 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다. 1) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편(상표법 제89조), 제3자가 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(상표법 제107조, 제108조 제1항). 2) 상표법은 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하고 있고(제35조 제1항), ‘선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정하고 있다(제34조 제1항 제7호). 이와 같이 상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있고, 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다(제117조 제1항 제1호). 3) 또한, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용 상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 ‘선특허권 등’이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 수 없다(제92조). 즉, 선특허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선특허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선특허권 등에 대한 침해가 성립한다. 나. 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우 선발명, 선창작을 통해 산업에 기여한 대가로 이를 보호·장려하고자 하는 제도라는 점에서 상표권과 보호 취지는 달리하나, 모두 등록된 지식재산권으로서 상표권과 유사하게 취급·보호되고 있고, 각 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다. 다. 이와 달리 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상표에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결, 대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441(병합) 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다. ☞ 원고는 이 사건 등록상표의 상표권자이고, 피고는 이 사건 등록상표와 유사한 표장들을 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사한 서비스업에 사용한 회사임. 원고가 피고에 대하여 피고 사용표장들의 금지 및 폐기, 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하자, 피고는 이 사건 소송 계속 중 피고 사용표장에 대하여 상표등록출원을 하고 등록을 받아, 위 등록일 이후의 상표 사용은 상표권의 정당한 행사로서 침해가 성립하지 않는다는 취지의 주장을 한 사안임. ☞ 대법원은 상표권의 효력, 선출원주의, 타인의 권리와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지 등에 비추어, 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면, 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립하고, 이러한 법리는 특허권·실용신안권·디자인권의 경우에도 그대로 적용된다고 하여, 이와 다른 취지의 종래 판례를 변경함. 이 사건에서는 구체적으로, 이와 같은 취지로 피고의 상표권 침해를 인정한 원심판결을 일부 유지하되, 금원 지급 청구 부분은 청구의 특정에 관한 법리오해, 석명권 불행사 등의 잘못이 있어 직권으로 파기함. ☞ 이 판결에는, ‘특허법과 실용신안법, 디자인보호법에 관하여 좀 더 구체적으로 보더라도, 저촉하는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출되고, 이 판결의 법리와 모순되는 규정이 없으며, 이 판결의 입장은 시간적 순서에 따라 선원이 우선함을 근간으로 구축되어 온 지식재산권법의 기본 원칙과 국제적 입법례에 부합할 뿐 아니라, 논리가 일관되고 명쾌하며 법적 안정성을 가져오는 장점이 있다’는 대법관 이기택, 대법관 노태악의 보충의견이 있음.
상표권침해
특허
상표
상표권
특허법
2021-03-22
지식재산권
등록무효(상)
패션잡지회사가 그 동명의 등록상표(패션아이템)에 관하여 그 출원 당시 상표사용의사가 없었다고 인정되지 않는다 판단한 사례 1. 사건 심결의 경위 가. 원고 및 'E.'는 2019년 3월 29일 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로, "이 사건 등록상표는 출원일 당시 출원인이 상표 사용의사 없이 출원한 상표로 상표법 제3조 및 제117조 제1항 제1호에 해당하여 무효"라고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 나. 특허심판원은 위 심판청구를 2019당1020호로 심리한 후, 2019년 9월 3일 "피고는 이 사건 등록상표를 패션산업 분야에서 사용하기 위하여 출원하여 등록받은 것으로 보여 이 사건 등록상표가 상표법 제3조 및 제117조 제1항 제1호에 해당한다고 보기 어렵다"라는 이유로 원고와 E.의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다. 2. 판단 가. 상표권은 등록에 의하여 발생하고(등록주의), 장차 사용하고자 하는 자도 자기의 상표를 등록받을 수 있다. 다만 상표등록을 받으려는 자는 상표사용의사가 있어야 상표법 3조에 따라 자기 상표를 등록받을 수 있고, 상표사용의사가 없는 경우 상표법 54조에 의해 등록받을 수 없으며, 등록받았다 하더라도 상표법 117조 1항 1호에 따라 무효이다. 상표법은 상표의 사용을 통해 그 상표에 화체된 업무상신용을 보호하려는 목적이 있으므로, 위 규정은 이른바 상표브로커 등에 의한 상표권남용을 방지하기 위한 취지이다. 상표에 대한 사용의사는 주관적·내면적 의사이므로 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 하고, 이를 지나치게 엄격하게 요구하면 등록주의의 근간을 손상시킬 수 있다. 상표법은 상표등록출원서에 상표사용의사에 관한 기재·소명을 요하지 않는 점, 심사관은 거절사유가 없다면 상표등록결정을 하여야 한다고 규정하는 점(상표법 68조), 상표법은 불사용취소로 상표사용을 간접적으로 강제하는 외에는 상표 불사용에 따른 무효규정을 두고 있지 않은 점 등을 감안하면, 등록상표가 출원인의 상표사용의사 없이 출원되어 등록되었다는 점은 섣불리 추정되어서는 아니되고, 객관적 증거에 기반하여 엄격하고 신중하게 인정되어야 한다. 나. 피고는 120년 전통의 저명한 패션잡지를 발행하는 회사인 점, 국내에도 위 잡지가 장기간 유통되었으며 국내 패션계에도 영향력이 큰 점, 피고가 발행하는 패션잡지 제호인 'VOGUE'는 이미 국내 일반수요자에게 피고의 출처표시로 인식된 점, 피고는 등록상표 출원 이전부터 특별기념전을 개최하여 'VOGUE'가 표시된 패션아이템을 판매한 점, 피고는 등록상표출원 이후로도 직접 또는 다른 브랜드와 협업으로 패션관련상품을 제조·판매한 점, 등록상표 지정상품 중 '우산, 비치파라솔'은 패션아이템에 속하는 것으로 피고의 잡지발행·상품판매업무와 밀접한 관련이 있어 피고에게 이 사건 등록상표를 사용할 사회적·경제적 필요성도 합리적으로 인정되는 점, 피고가 지정상품을 '우산, 비치파라솔'으로 정한 선등록상표들을 출원·등록받았다가 그 각 지정상품 중 '우산, 비치파라솔' 등에 대해 불사용취소심판이 확정되었다는 사정만으로는 출원인이 등록상표 출원당시 지정상품 중 '우산, 비치파라솔'에 대해 장차 상표를 사용하겠다는 의사 없이 오로지 상표를 선점하겠다는 목적에서 출원하였다고 단정하기 부족한 점 등 사정을 감안하면, 피고는 이 사건 등록상표 출원 당시 상표를 사용하고자 하는 의사가 있었다고 판단된다. 원고의 청구는 이유없다.
상표법
상표권
등록상표
패션잡지
2020-07-02
지식재산권
권리범위확인(상)
확인대상표장 'iRoom 차이슨 무선청소기' 중 '차이슨' 부분은 성질표시표장에 해당하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장이 유사하지 아니하다고 본 사례 1. 판단 ① 영국의 전자제품 회사인 다이슨 사의 다이슨(dyson) 무선청소기가 유명해짐에 따라 중국 업체들이 이를 모방한 제품을 제조하여 판매하면서 이 제품과 관련하여 중국을 의미하는 '차이나(China)'와 다이슨 사의 '다이슨(dyson)'을 합성한 신조어인 '차이슨'이 만들어졌고, '차이슨'은 이 사건 등록상표 출원 전부터 다수의 무선청소기 수입 판매업자들이 중국으로부터 다이슨 무선청소기를 모방한 제품을 수입하여 판매하면서 사용되기 시작하였으며, '차이슨'은 이 사건 등록상표 출원 전부터는 물론 그 이후 이 사건 심결시까지 무선청소기 수입 판매업자들과 이를 구매한 소비자들 사이에 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품' 등을 나타내는 단어로 사용되어 왔는바, 비록 '차이슨'이 사전에 등재되어 있지는 않지만 우리나라 일반 수요자들의 영어보급수준, 국내에서의 '다이슨(dyson)'의 인지도, 위와 같은 거래실정 등에 비추어 '차이슨'이 '차이나(China)'와 '다이슨(dyson)'을 합성하여 만든 신조어라는 점은 이 사건 심결 당시 확인대상표장의 사용상품인 무선청소기의 거래자 내지 일반 수요자가 쉽게 인지할 수 있을 것으로 보이는 점, ② 이 사건 심결시까지 다수의 국내 일간지나 경제신문 등에서 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품'을 소개하면서 '차이슨'으로 호칭하거나 약칭하여 온 점, ③ 비록 이 사건 심결일로부터 약 3개월 후에 실시되기는 하였으나, 피고의 의뢰로 실시된 한국리서치의 설문조사에서도 조사대상자 중 다수가 '차이슨'을 알고 있고, '차이슨'으로부터 '다이슨', '차이나', '모방 제품'이 떠오르며, '차이슨'이 가전제품 중에서 '무선청소기'에 사용되는 명칭이라고 응답하였는바 이와 같은 인식은 이 사건 심결 당시에도 다르지 않았을 것으로 보이고, 이 사건 심결일로부터 약 2개월 후에 원고의 의뢰로 실시된 한국갤럽의 설문조사에서도 조사대상자의 약 1/3이 '차이슨'을 알고 있다고 응답하였고, 그와 같이 응답한 응답자의 다수가 '차이슨'으로부터 '청소기, 다이슨 사의 제품을 모방한 제품, 중국에서 제조된 청소기' 등이 떠오른다고 응답한 점, ④ 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고 측에서도 중국에서 수입한 다이슨 제품을 모방한 무선청소기를 광고?판매하는 과정에서 해당 제품에는 제조업체 및 판매업체의 상표를 병기하여 사용하고, '차이슨'은 해당 제품을 설명 부분에 표기하는 등 '차이슨'을 상품출처 표시로 사용하는 것으로 보이지 않는 점, ⑤ 더욱이 앞서 본 바와 같이 '차이슨'은 원고가 창작한 표장이 아니라 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 이미 다수의 무선청소기 수입 판매업자들이 중국으로부터 다이슨 사의 무선청소기를 모방한 제품을 수입하여 판매하면서 이미 인터넷 블로그 등을 통해 알려지기 시작하였고, 원고가 이 사건 등록상표을 출원한 이후 이 사건 등록상표를 사용하여 제품을 판매하거나 광고를 함으로써 비로소 널리 알려지게 되었다고 단정하기도 어려운 점 등 '차이슨' 부분의 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하면, 확인대상표장 중 '차이슨'은 상품의 출처표시가 아니라 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품' 등의 의미로 인식되어 해당 상품의 일반 수요자나 거래자로 하여금 사용상품의 산지 등을 나타내는 것으로 직감하게 한다. 나아가 이러한 사유로 '차이슨' 부분은 다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품의 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장에 해당할 것으로 보이므로, 공익상 특정인이 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니하다. 또한 확인대상표장의 '차이슨' 부분은 특별한 도안화 없이 같은 크기의 한글을 나란히 배열하고 있어 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않는다. 따라서 확인대상표장의 '차이슨' 부분은 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시표장에 해당한다.
다이슨
차이슨
확인대장표장
2020-02-13
영문자와 이를 음역한 한글이 결합된 등록상표의 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당하는지에 관한 판단기준
등록취소(상)
일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 참조). 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다(대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결, 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조). 그런데 상품의 특성, 상품이 판매되는 시장, 시대의 변화 등에 따라 등록상표를 다소 변형하여 사용하기도 하는 것이 거래의 현실이어서, 영문자와 아울러 그에 대한 한글 발음을 옮긴 음역(音譯)이 결합된 상표를 등록한 후 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분을 생략한 채 사용하는 경우도 흔히 발생한다. 그리고 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 위와 같은 등록상표에서 그 한글 부분은 영문자의 발음을 그대로 표시한 것임을 일반 수요자나 거래자가 쉽게 알 수 있고, 호칭 내지 발음이 표시하는 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글 음역의 결합으로 인하여 새로운 관념은 생겨나지 않는 경우가 있을 수 있다. 이러한 경우에는 상표권자 또는 사용권자가 위 등록상표에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 형태의 상표를 사용하더라도, 일반 수요자나 거래자에게는 위 등록상표와 동일하게 호칭?관념되는 같은 상표가 사용된다고 인식되어 그에 대한 신뢰가 형성될 것이므로, 그 상표들 사이의 동일성을 부정한다면 일반 수요자나 거래자의 신뢰를 깨뜨리는 결과가 초래된다. 나아가 상표법이 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되면서 연합상표 제도를 폐지하여, 연합등록된 상표들 가운에 어느 하나의 상표를 사용하는 것만으로 연합등록된 모든 상표에 대하여 불사용으로 인한 상표등록취소를 면할 수 있었던 특례가 없어졌음을 참작하면, 등록상표 사용으로 인정되는 범위를 다소 탄력적으로 해석하여 상표권자의 상표 사용의 자유 내지는 그 상표의 동일성 인식에 관한 일반 수요자의 신뢰를 보호할 필요도 있다. 앞서 본 법리와 이와 같은 여러 사정들에 비추어 보면, 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 아니한 것이라고 볼 수 없다. 이와 달리 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표의 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용이 아니라는 취지로 판시한 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결, 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후711 판결, 대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후2542 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1673 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다. 지정상품을 ‘고무브이벨트’로 하는 이 사건 등록상표는 영문자 ‘CONTINENTAL’과 이를 단순히 음역한 한글 ‘콘티넨탈’이 이단으로 병기되어 있는 형태로 이루어져 있고, 원고가 ‘고무브이벨트’에 사용하고 있다고 하는 상표(이하 ‘실사용상표’라고 한다)는 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분만이 표시된 형태로 되어 있는데, 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등록상표의 상단 영문자 부분과 하단 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘대륙(풍)의’라는 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지는 아니한다고 할 것이고, 또 영문자 부분 ‘CONTINENTAL’은 그 한글 음역 부분 ‘콘티넨탈’의 병기 없이도 ‘콘티넨탈’로 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분만으로 된 실사용상표는 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표 그 자체와 동일한 호칭과 관념을 일으킨다고 할 것이어서, 실사용상표의 사용은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다고 봄이 타당하다고 판시한 사례.
2013-10-01
등록상표를 달리하는 수개의 상표권침해 행위에 대하여 원심이 포괄일죄의 관계로 잘못 판단하고, 그 중 일부 등록상표에 대한 상표권침해 행위에 대하여 이유무죄로 판결하였는데 피고인만 상고한 경우 상고심의 심판대상
상표법위반
수개의 등록상표에 대하여 상표법 제93조 소정의 상표권침해 행위가 계속하여 행하여진 경우에는 각 등록상표 1개마다 포괄하여 1개의 범죄가 성립하므로, 특별한 사정이 없는 한 상표권자 및 표장이 동일하다는 이유로 등록상표를 달리하는 수개의 상표권침해 행위를 포괄하여 하나의 죄가 성립하는 것으로 볼 수 없다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2009도10759 판결 참조). ☞ A, B, C, D 네 가지 등록상표에 대한 상표권침해 행위(A, B, C 등록상표에 대한 상표권침해 행위는 일정 기간 계속적으로 행하여진 복수의 행위, D 등록상표에 대한 상표권침해 행위는 일회의 행위)에 대하여 원심이 모두 포괄일죄의 관계로 잘못 판단하고 그 중 B 등록상표에 대한 상표권침해 행위 중 일부 및 C 등록상표에 대한 상표권침해 행위 전부에 대하여 이유무죄로 판결하였는데 피고인만 상고한 경우, 원심이 이유무죄로 판단한 부분 가운데 B 등록상표에 대한 상표권침해 행위 중 일부 부분은 그와 포괄일죄의 관계에 있는 B 등록상표에 대한 상표권침해 행위 중 나머지 부분에 대한 피고인의 상고에 따라 상소불가분의 원칙에 의하여 상고심에 이심되었으나[다만, 이미 당사자 간의 공격·방어의 대상으로부터 벗어나 사실상 심판대상에서부터도 이탈하게 되므로, 상고심으로서도 그 부분에까지 나아가 판단할 수는 없다(대법원 2010. 1. 14. 선고 2009도12934 판결 등 참조).], C 등록상표에 대한 상표권침해 행위 부분은 분리·확정되어 상고심의 심판대상이 아니라고 한 사례
2013-08-01
구 상표법 제73조 제4항에 따라 불사용취소를 면하기 위한 요건으로서 취소청구된 지정상품의 ‘광고’에 등록상표가 사용되었다고 보기 위한 요건
등록취소(상)
구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제2조 제1항 제6호 다목은 ‘상품에 관한 광고 정가표 거래서류 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위’를 상표사용행위의 하나로 규정하고 있는바, 비록 위 다목의 ‘광고’에 등록상표가 표시되어 있다고 하더라도, 그 등록상표가 거래사회의 통념상 지정상품과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없는 경우에는 위 다목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다. 카탈로그의 뒤표지 중간에 그 지정상품을 ‘배전함’ 등으로 하는 이 사건 등록상표 ‘’가 위 그림과 같은 형태로 표시되어 있다 하더라도, 카탈로그 앞표지의 제목은 ‘’로 되어 있고, 약 60여 페이지로 구성된 이 사건 카탈로그들의 본문에는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘배전함’과 동일한 ‘분전함’에 관한 내용이 모두 ‘’라는 원고의 또 다른 등록상표 아래 기재되어 있으며, 이 사건 카탈로그들의 뒤표지 중간에 나열된 상표 중에는 이 사건 카탈로그들 본문에 실린 상품들과 전혀 관련이 없는 상품들을 지정상품으로 하는 등록상표 ‘’와 영문자 부분이 동일한 ‘’ 표장도 포함되어 있으므로, 이 사건 등록상표는 주식회사 화신이 사용하고 있는 여러 상표 중 하나로서 단순히 나열된 것으로 보이고 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 ’배전함‘과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없다는 이유로, 위 다목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다고 판단한 사례
2013-04-30
등록상표의 사용이 지역적 주지상품표지에 대한 부정경쟁행위가 될 수 있는지 여부(적극)
부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반
일반적으로 상품의 용기나 포장이 상품 출처를 표시하는 것은 아니나, 어떤 용기나 포장의 형상과 구조 또는 문양과 색상 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 형상과 구조 또는 색상 등이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우에는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (가)목 소정의 “타인의 상품임을 표시한 표지(標識)”에 해당한다. 또한 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장과 같이 일반적으로 식별력이 없는 표지라 하더라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 수요자들이 어떤 특정인의 상품임을 표시하는 것으로 널리 알려져 인식하게 된 경우에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 “타인의 상품임을 표시한 표지(標識)”에 해당한다. 한편 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 타인의 상품임을 표시한 표지가 '국내에 널리 인식되었다'는 의미는 국내 전역에 걸쳐 모든 사람에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고, 국내의 일정한 지역범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로써 족하며, 널리 알려진 상표 등인지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 일응의 기준이 된다. ☞ ‘’ 표지와 ‘’ 표지가 막걸리 등 주류에 사용되는 경우 “늙지 않도록 해 주는 술” 정도의 의미로 직감되어 사용상품의 품질, 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 하더라도, 피고인이 그의 등록상표를 출원한 2007. 6. 28.경은 물론 그의 등록상표 또는 그의 상품표지를 사용하여 대구 지역에서 막걸리 제품을 생산·판매하기 시작한 2008년 7월경에는 이미 ‘’ 표지와 ‘’ 표지는 물론 이를 포함하여 피해자 측의 막걸리 제품 용기에 있는 문자, 도형, 색채 등 여러 요소가 결합한 전체적 외양(이하 ‘이 사건 상품표지’라 한다)이 대구와 그 인근 지역 일반 수요자들에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화되어 자타 상품의 식별기능을 가지는 상품표지로서 널리 알려져 있었다고 봄이 상당하고, 이 사건 상품표지가 사용된 상품인 ‘막걸리’는 통상 그 유통범위가 일정한 지역 내로 제한되는 점과 우리나라 국토면적 및 인구에서 대구와 그 인근 지역이 차지하는 비중 등에 비추어 볼 때 이 사건 상품표지가 대구와 그 인근 지역에서만 널리 인식되어 있었다고 하더라도 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 ‘국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시하는 표지’에 해당한다고 보아 이와 달리 본 원심을 파기한 사안
2012-05-17
동종업계 타인의 상호와 동일·유사한 서비스표를 출원·등록받는 행위가 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공서양속 위배에 해당하는지 여부(소극)
등록무효
가. 1) 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 ‘상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표’는, ‘상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 상표’, ‘그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 상표’ 또는 ‘그 상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해하는 상표’를 말하고, 이에 해당하는지 여부는 상표등록결정시를 기준으로 판단하여야 하며, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의해 서비스표의 경우에도 그대로 적용된다. 2) 이 사건 등록서비스표 ‘크라운진’의 구성 자체 또는 ‘크라운진’이 그 지정서비스업에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반한다고 볼 만한 사정이 없는 점, 원고(회사)는 2008. 1. 16. 설립되고 같은 해 2. 11. 사업자등록을 마쳐 이 사건 등록서비스표 출원 당시(2008. 2. 25.) 원고 상호의 사용기간이 매우 짧은 사정에 비추어, 피고가 원고의 상호에 화체된 신용이나 명성 등에 편승하거나 이를 이용할 의도로 이 사건 등록서비스표 등록출원을 하였다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 원고의 주장과 같이 피고가 오로지 원고에게 이 사건 등록서비스표를 양도하여 부당한 이익을 얻으려는 목적으로 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록받았다고 단정할 만한 사정도 찾아보기 어려운 점, 한편 타인의 등록상표(서비스표)와 동일?유사한 표장이라고 하더라도 그 사용이 부정경쟁의 목적 없이 자기의 상호를 보통으로 방법으로 표시하는 경우에 해당하는 때에는 상표(서비스표)권의 효력이 미치지 않으므로(상표법 제51조 제1항 제1호 참조), 이 사건 등록서비스표권의 존재로 인하여 원고의 상호 사용이 불가능해진다고 볼 수도 없는 점 등을 종합하면, 피고가 이 사건 등록서비스표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서 등 선량한 풍속에 위배된다거나 사회 공공의 이익을 침해하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다. 나. 1) 가) 상표법 제7조 제1항 제11호는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 이 규정의 입법 취지에 비추어 보면, 어떤 선사용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 그 후 등록된 상표가 그 선사용상표와 동일 또는 유사하고, 그 선사용상표에 관한 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면, 비록 그것이 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 보아야 한다. 나) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 “유전자분석업, 유전자진단연구업, 유전자검사업, 유전자감식서비스업, 유전자관련기술개발업, 유전자생명공학연구업, 유전자생명공학시험업, 유전자생명공학연구대행업, 유전자생명공학연구분석업, 동식물의 유전자정보제공업, 동식물의 유전자정보분석업”인 데 비하여, 선사용표장 1의 사용상품은 ‘과자, 빵, 식용캔디 등’이고, 선사용표장 2의 사용상품은 ‘맥주, 소주 등’이어서, 그 서비스업 및 상품의 속성이 전혀 다르고, 거래의 실정상으로도 수요자와 공급자의 범위가 중복된다고 보기 어려운 점, 선사용표장 1, 2의 사용자들이 그 선사용표장들을 사용하여 유전자검사업 등 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 관한 사업분야에 종사하고 있다거나 가까운 장래에 이러한 사업분야에 진출하고자 준비하고 있다고 볼 만한 사정도 없는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선사용표장 1, 2의 사용상품들은 서로 동일?유사하지 않을 뿐만 아니라, 이들 사이에 선사용표장 1, 2가 갖는 명성에 편성하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적인 유연관계가 있다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록서비스표가 선사용표장 1, 2와의 관계에서 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표에 해당한다고 보기 어렵다. 2) 가) 상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일?유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일?유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 나) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선사용표장 1, 2의 사용상품들은 서로 동일?유사하지 않을 뿐만 아니라, 이들 사이에 선사용표장 1, 2가 갖는 명성에 편성하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적인 유연관계가 있다고 볼 수도 없는 점 등에 비추어 보면, 피고가 선사용표장 1, 2를 모방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 위 표장의 가치를 희석화하여 선사용표장 1, 2의 사용자들에게 손해를 입히려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록서비스표를 출원·등록하였다고 보기 어렵다.
2011-12-27
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