지정서비스업을 '변호사업'으로 하는 등록상표의 출원인이 변호사 자격을 갖추지 않았다는 사정만으로는 출원인에게 사용의사가 없다고 단정하기 어려워 등록서비스표가 구 상표법 제23조 제1항 제4호 등에 해당하지 않는다고 본 사례 1. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제23조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호에 해당하는지 여부 가. 관련 법리 1) 상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있으므로, 서비스표권은 등록에 의하여 발생하고, 실제로 이를 사용한 사실이 있는지 여부는 서비스표권 발생의 요건이 아니어서, 국내에서 서비스표를 현재 '사용하는 자'는 물론이고 장차 '사용하고자 하는 자'도 자기의 서비스표를 등록받을 수 있다(제3조 본문). 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것)은 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우를 상표등록 거절사유에 열거하고 있지 않았다(제23조 제1항 제1호). 그 후 위 법이 2001년 2월 3일 법률 제6414호로 개정됨에 따라 '제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우'가 상표등록 거절사유로 추가되었고(제23조 제1항 제4호), 다시 2011년 12월 2일 법률 제11113호로 개정됨에 따라 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우도 상표등록 거절사유로 인정되게 되었다. 상표등록 무효사유도 마찬가지로 구 상표법 제71조(상표등록의 무효심판) 제1항 제1호는 제3조 단서의 경우만 등록무효사유로 규정하고 있었으나 2011년 12월 2일 법률 제11113호로 개정됨에 따라 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우도 상표등록 무효사유로 인정되게 되었다. 이렇게 볼 때, 서비스표 등록을 받고자 하는 자는 적어도 '사용하고자 하는' 의사는 있어야만 하고, 사용하고자 하는 의사가 없이 등록된 서비스표는 구 상표법 제2조에서 말하는 표장에 해당하지 아니하여 구 상표법 제23조 제1항 제4호에 따라 이를 등록받을 수 없고, 등록받았다고 하더라도 구 상표법 제71조 제1항 제1호에 따라 무효라고 해석하여야 한다. 2) 나아가, 구 상표법 제9조는 상표등록출원서에 상표 사용의사에 관하여 이를 기재하거나 입증하는 서면을 첨부하도록 요구하고 있지 않은 점, 구 상표법 제30조는 '심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 상표등록결정을 하여야 한다.'라고 규정하고 있는 점, 구 상표법 제73조 제1항 제3호가 '상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우'를 등록취소사유로 규정하고 구 상표법 제73조 제6항에서 이해관계인이 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 하여 상표등록 후 상표의 사용을 간접적으로 강제하고 있는 외에는 구 상표법이 상표등록 이후의 상표 불사용에 대하여 상표등록을 무효로 하는 별도의 규정을 두고 있지 아니한 점 등에 비추어 보면, '현재 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이 아니라는 점' 및 '장차 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하고자 하는 표장이 아니라는 점'은 섣불리 추정되어서는 아니 되고, 객관적인 증거에 기반하여 엄격하고 신중하게 인정되어야 함이 마땅하다. 나. 검토 갑 제5, 6호증, 을 제14호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 이 사건 등록서비스의 출원인이 2010년 8월 27일 이 사건 등록서비스표를 출원한 사실, 이 사건 등록서비스표의 출원인이 이 사건 등록서비스표를 출원할 당시는 물론 피고에게 이전할 당시까지도 변호사 자격을 갖추지 않은 사실이 인정되기는 한다. 그러나 이 사건 등록서비스표의 출원인이 '변호사업'에 필요한 자격을 취득하는 데에 어떠한 금지나 제한이 있었다고 볼 수 없는 점, 이 사건 등록서비스표의 출원인이 변호사 자격이 없다는 사정만으로 오로지 타인으로부터 상표 사용료나 양도 대가 등을 목적으로 자신의 본래의 업무와 아무런 관계도 없는 상표나 서비스표를 수집·등록하는 이른바 상표브로커임을 추단하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 객관적 증거가 없는 점, 이에 대하여 원고는 변론종결 후 2020년 2월 참고서면을 제출하여 이 사건 등록서비스표의 출원인이 이 사건 등록서비스표 이외에도 지정서비스업을 간호업, 노사관계중재서비스업 등으로 하여 상표를 출원하여 등록결정을 받았으나 등록료를 내지 않아 상표권 등록이 이루어지 않았고, 이에 비추어 보면 이 사건 등록서비스표의 출원인은 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 변호사업을 영위할 의사는 없고 오로지 제3자에게 서비스표를 양도하려는 목적으로만 이 사건 등록서비스표를 등록받은 것이라 주장한다. 그러나 위와 같은 사실이 인정된다고 하더라도 그러한 사실만으로는 이 사건 등록서비스표의 출원인이 제3자에게 서비스표를 양도하려는 목적으로만 이 사건 등록서비스표를 등록받은 것이라고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 이 부분 원고 주장은 받아들이지 아니한다.(중략) 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제23조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호에 해당하지 않는다.

상표법 제73조1항 제2호(제8호 포함)의 취지는 상표법에 의한 등록상표권자(전용사용권자 또는 통상사용권자 포함)는 그 등록상표를 지정상품에 독점적으로 사용할 권리를 가지나, 그 등록상표를 동일성을 잃지 않는 범위 내에서 성실히 사용할 의무가 있으므로 상표권자로 하여금 등록상표를 상표제도의 본래의 목적에 반하여 자신의 등록상표의 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 부정경쟁행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표권자의 영업상의 신용과 권익을 아울러 보호하려는데 그 목적이 있고(대법원 1999년 9월17일 선고, 98후423 판결 참조) 한편 여기서 ‘타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’에 해당하는지 여부는 상표권자가 실제로 사용한 상표(실사용상표)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(대상상표)의 외관, 호칭, 관념이 객관적·전체적으로 관찰할 때 서로 유사한지 여부, 혼동이 대상이 되는 대상상표가 일반 수요자에게 알려진 정도, 실사용상표가 상품에 사용된 구체적인 형태의 제반사정을 고려하되 그 궁극적인 판단기준은 당해 실사용상표와 대상상표의 상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 염려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 있다.