【권리내용】 [디자인권] 건축블록용 부재(제1068061호) 【심결】 특허심판원 2023. 4. 27. 자 2020당3600 심결 【판시사항】 [1] 디자인 완성 과정 등에 비추어 무권리자 출원 주장을 배척한 사례 [2] 디자인권자인 피고가 무효심판절차에서 제출한 답변서의 내용상 ‘신규성 상실 예외 적용’의 취지를 적은 것이라고 인정하고, 위 답변서가 심판장이 정한 제출기한을 지나서 제출되었다고 다투는 원고의 주장을 배척한 사례 【사안의 개요 및 쟁점】 원고는, ‘등록디자인은 원고가 창작한 선행디자인 1과 같아 무권리자가 출원한 것에 해당하고, 원고 특허발명(제2094642호) 실시례(선행디자인 2) 등 선행디자인들과 동일·유사하거나 그로부터 쉽게 창작할 수 있어 그 등록이 무효로 되어야 한다’고 주장하면서 피고 등록디자인의 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 선행디자인 1의 신규성 상실 예외를 인정하여 원고 심판청구를 기각하였다. 【판결요지】 청구기각 1. 선행디자인 1은 피고가 원고로부터 받은 선행디자인 2(㉮)에서 블록 세그먼트 안치부(삽입구)가 연결되는 부위의 높이를 줄이고, 강재 슈(steel shoe) 삼각 날을 일체형에서 교체형으로 변경함으로써 그 지배적 특징부를 창작한 것이라고 봄이 타당하다. 원고는, ‘피고가 A사에 기술적 아이디어를 제공했어도 설계도면을 완성한 A사가 원고에게 설계도면을 납품하기로 계약한 업체인 이상 디자인등록받을 수 있는 권리도 원고에게 귀속된다’고 주장한다. 그러나 피고가 선행디자인 1의 지배적 특징부를 창작했다고 인정되는 점, A사는 피고 아이디어를 도면화하는 작업을 한 정도였던 점, 피고가 계약 체결의 기대를 가지고 적극적으로 아이디어를 제공했다는 사정만으로 그 디자인등록을 받을 수 있는 권리까지 묵시적으로 양도한 것이라 볼 수 없고, 달리 명시적 승계약정이 체결되지도 않은 점에 비추어 보면, 원고의 위 주장은 이유 없다. 2. 구 디자인보호법(2023. 6. 20. 법률 제19494호로 개정 전의 것) 제36조 제2항 제4호는 ‘제1항 본문의 신규성 상실 예외를 적용받으려는 자는 제134조 제1항의 디자인등록무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다‘고 규정하고 있었다. 개정법 시행 전에 출원한 피고 등록디자인에 대하여는 삭제된 구법 규정이 여전히 적용된다. 피고는 등록디자인의 창작자로서 그와 동일한 선행디자인 1의 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에 해당한다. 선행디자인 1은 2019년 12월경 발행되었고, 피고는 그로부터 12개월 내인 2020. 4. 7. 등록디자인을 출원하였다. 또한 피고는 무효심판절차에서 2022. 4. 21. ‘원고는 피고가 제공한 CAD 도면을 그대로 사용했고, 원고 카탈로그에 실린 강재 슈도 피고 디자인임을 재차 확인한 바 있다.’라는 내용의 답변서를 대리인 없이 직접 작성하여 제출하였으며, 자신이 선행디자인 1을 창작했음을 증명하기 위한 서류를 제출하였다. 그렇다면 피고는 위 답변서에 ‘선행디자인 1에 신규성 상실 예외가 적용되어야 한다’는 주장을 명시적으로 적은 것은 아니라도 그러한 “취지”를 적었다고 봄이 타당하고, 이를 증명할 수 있는 서류도 제출했다고 보아야 한다. 원고는, “피고가 심판장이 정한 제출기한을 지나서 답변서를 제출했으므로, 위 답변서는 구 디자인보호법 제36조 제2항 제4호에서 정한 ‘답변서’로 볼 수 없다.”라는 취지로 주장한다. 그러나 위 조항이 답변서 제출기간을 제한하고 있지 않은 점, 디자인보호법 제134조 제1항에 따라 정한 기간이 지난 뒤에 답변서가 제출되어도 특허심판원은 심리종결 통지 전에는 답변서를 반려하지 않고 같은 조 제2항에 따라 그 부본을 청구인에게 송달하여야 하므로, 지정된 기간 뒤에 제출된 답변서가 구 디자인보호법 제36조 제2항 제4호가 규정한 답변서가 아니라는 결론이 위 조항으로부터 도출된다고 볼 수 없는 점(무변론판결에 관한 민사소송법 제257조 제1항 단서 참조), 특허심판원이 심리종결 예정시기를 통지하고도 처음에 예고했던 시기를 지나 피고에게 답변서 제출 기회를 부여한 것이 절차진행상 재량권을 일탈·남용한 것이라 볼 수도 없는 점에서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 클릭하여 크게보기

◇ 특허발명 출원 전 계약에 따라 납품하여 시운전한 제품에 대하여 비밀유지의무가 인정되는지 여부(적극) ◇ 특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조), ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 참조). ☞ 원심은 원고 보조참가인과 소외 회사 사이에 선행발명 4에 관한 비밀유지에 관한 약정을 체결하였다거나 소외 회사에 신의칙상 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 사정이 없으므로 선행발명 4는 이 사건 특허발명의 출원 전에 소외 회사에 납품되어 그 사업장에 설치·시운전됨으로써 공연히 실시되었다는 이유에서, 이 사건 특허발명의 청구항 1항 내지 4항은 선행발명 4에 의하여 신규성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 한다고 판단함. ☞ 대법원은 “최초 납품한 선행발명 4는 시제품으로서의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있으며, 또한 소외 회사와 원고 보조참가인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동의 목적 하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설 금지 의무를 부담하였고, 나아가 이 사건 시운전 당시 소외 회사에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보인다는 점을 고려할 때, 선행발명 4는 이 사건 특허발명 출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다”고 보아, 원심판결을 파기환송함.

[1] 특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. [2] 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다. [3] 한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다. [4] 이와 달리, 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결, 대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449 판결, 대법원 2007. 9. 20. 선고 2006후1100 판결, 대법원 2008. 8. 21. 선고 2006후3472 판결, 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결, 대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250 판결, 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하기로 한다. ☞ 명칭을 ‘폴리비닐알코올계 중합체 필름 및 편광필름’으로 하는 이 사건 특허발명 중 청구항 6, 7 발명은 편광필름의 제조공정 전에 PVA 원료를 물로 세정하여 PVA를 미리 일정 범위 내로 제거함으로써 PVA 필름의 제조과정에서 용출되는 PVA로 인하여 편광필름에 결점이 생기는 것을 방지할 수 있는 기술인데, 비교대상발명들에는 그러한 기술사상이 전혀 개시 또는 암시되어 있지 아니하므로 그 진보성이 부정된다고 할 수 없다고 한 원심 판단 부분은 수긍한 반면, 원심이 곧바로 그에 따라, 청구항 6의 방법에 의해 제조된 물건인 ‘편광필름’을 그 특허청구범위로 하는 청구항 9, 10 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단한 부분은 ‘제조방법이 기재된 물건발명’의 해석방법에 관한 법리를 오해한 위법이 있다는 이유로 파기한 사안 ☞ 이 판결에 대하여는 관여 법관의 의견이 일치되었음

특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 등 참조). ☞ 확인대상발명이 특허발명(이 사건 제1항 발명)과 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에서 차이가 없어 과제의 해결원리가 동일하고, 구성의 변경에도 불구하고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 차이를 보이는 변경된 구성은 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하여 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라고 판단되므로, 이와 달리 부수적인 차이를 들어 확인대상발명이 특허발명의 구성과 균등하지 않아 그 권리범위에 속하지 않는다고 본 원심을 파기한 사안

이 사건 특허발명의 목적 중 하나는 열풍과 원적외선을 가하여 커피 원두를 신속하고 균일하게 볶을 수 있도록 하는 커피 로스터를 제공하는 것이다. 이러한 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용은, 제1이송관(이 사건 특허발명 도면 표시 134, 이하 이 부분에서 같다)을 통하여 볶음용 베젤(122)에 공급된 고온의 열풍이 볶음용 베젤 내부에서 선회 및 순환한 후 배기관(126)과 배출수단(사이클론, 180)을 통해 외부로 배출되고, 고온의 열풍이 가해짐과 동시에 운모유리로 만들어지거나 운모 등이 코팅처리된 용기본체(122b)와 덮개(122a) 및 댐퍼(122c)에서 원적외선이 방출되어, 이러한 열풍 및 원적외선의 작용으로 커피 원두를 볶게 되는 것이다. 이 사건 곡물 로스터가 해결하고자 하는 과제 중 하나는 로스팅실로 공급되는 열풍이 소정 각도의 블레이드에 의해 상승 회전하는 기류(회전 와류)가 발생되면서 균일한 볶음이 달성되는 곡물 로스터를 제공하는 것이다. 피고보조참가인은 특허출원서상의 ‘발명을 실시하기 위한 구체적인 내용’ 부분에서, 주 분배실(이 사건 곡물 로스터 도면 표시 27, 이하 이 부분에서 같다)은 둥근 링(Ring) 형상이어서 배출되는 열풍이 회전하면서 토출되는데 회전만으로는 곡물의 교반과 볶음을 하기에 많은 전력이 소모되고 상부와 하부의 고른 볶음이 힘들어지므로 주 분배실에 45° 전후의 기울기를 갖는 복수의 블레이드(32)를 설치하고 그 상부에 망체(30)를 설치함으로써 회전 와류를 발생시켜 이를 해결할 수 있다고 설시하였다. 또한 로스팅 챔버(이 사건 특허발명상의 볶음용 베젤과 같다, 이하 볶음용 베젤로 표시한다, 9)의 하부에 아래쪽으로 갈수록 좁아지는 경사면(10a)을 형성하여 곡물의 상하 로테이션을 효과적으로 달성할 수 있다고 하였다. 한편, 커피 원두를 볶기 위하여 열풍 또는 데워진 공기의 대류에 의한 열전달을 이용하는 방식은 이 사건 특허발명 이전부터 국외에서 이용되어 오던 방식이다. 이러한 사실들에 비추어 보면, 커피 원두를 신속하고 균일하게 볶고자 하는 목적을 달성함에 있어 단순히 열풍을 이용한다는 점이 이 사건 특허발명의 특징적 구성이라고 보기는 어렵다고 할 것인데, 이 사건 특허발명과 이 사건 곡물 로스터는 그 볶음수단의 내부 구조상 열풍을 이용하는 방식에 차이가 있어 서로 동일한 구성이라고 볼 수는 없을 것이다. 피고가 제작한 이 사건 곡물 로스터와 원고의 이 사건 등록디자인은 전체적으로 직육면체의 형상으로 볶음용 베젤과 곡물 투입을 위한 호퍼, 배기관 및 배출수단 등으로 구성되어 외부로 노출된 상부 공간과 외부로부터 밀폐된 하부 공간으로 구성되어 있다는 공통점이 있기는 하다. 그러나 한편, 이 사건 등록디자인은 외부로 노출된 상부 공간에 있는 볶음용 베젤의 아래에 냉각용 베젤을 두어 두 개의 원통 유리관이 이어진 형상을 하고 있고 볶음용 베젤의 내부에 별다른 구조물이 장치되어 있지 아니한 반면, 이 사건 곡물 로스터는 볶음용 베젤의 아래에 열풍분배기, 배출관 등이 설치되어 있어 원통의 유리관 모양을 하고 있는 장치는 볶음용 베젤 하나뿐이며 그 볶음용 베젤의 내부에 기둥 모양의 게이트가 장치되어 있다. 하부 공간에 관해서도 이 사건 등록디자인은 완전한 직육면체의 형상임에 반하여, 이 사건 곡물 로스터는 사다리꼴의 형태를 하고 있다. 또한, 볶음용 베젤과 호퍼, 배출수단 같은 경우 각 원통 형태, 깔때기 형태 및 원통과 깔때기가 결합한 형태를 기본적인 형태로 하는 것으로 보이므로 이 부분들이 유사하다고 하여 곧바로 양 디자인이 서로 유사하다고 인정하기는 어렵다. 그렇다면 이 사건 등록 디자인과 곡물 로스터를 관찰하였을 때 느낄 수 있는 심미감에는 상당한 차이가 있다고 할 것이어서, 각 디자인이 그 전체적인 형상과 모양이 유사하다고 보기 어렵다.

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 ‘과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결, 대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결 참조). ☞ 피고 실시제품이 특허발명(이 사건 제1항 발명)과 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에서 차이가 없어 과제의 해결원리가 동일하고, 구성의 변경에도 불구하고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 차이를 보이는 변경된 구성은 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하여 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라고 판단되므로, 이와 달리 부수적인 차이를 들어 피고 실시제품이 특허발명의 구성과 균등하지 않아 그 특허권을 침해하지 않는다고 본 원심을 파기한 사안

특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다. 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다. 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 이와 달리 특허발명 또는 등록실용신안이 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우 이에 관한 권리범위확인심판에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수 있다는 취지로 판시한 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후823 판결, 대법원 1991. 12. 27. 선고 90후1468, 1475(병합) 판결, 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699 판결, 대법원 1998. 2. 27. 선고 97후2583 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다. ☞ 이에 대하여, 특허발명이 진보성이 없어 그 특허가 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는, 그러한 특허권을 근거로 한 권리범위확인심판은 청구할 이익이 없다고 보아야 하므로, 권리범위확인심판에서도 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리, 판단하여야 한다는 취지의 대법관 신영철, 대법관 민일영의 반대의견이 있음 ☞ 다수의견에 대하여는 대법관 고영한의 보충의견이 있고, 그 요지는 특허무효심판 절차에서 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 특허가 대세적으로 무효로 되는 것은 아니므로, 특허발명이 진보성이 없어 그 특허가 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우라도, 권리범위확인심판 청구의 이익을 부정할 수는 없다는 내용임 ☞ 반대의견에 대하여는 대법관 신영철의 보충의견이 있고, 그 요지는 특허권의 권리범위확인심판은 권리범위확인의 대상이 되는 특허권이 존재함을 당연한 논리적 전제로 하고 있으므로, 특허가 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 권리범위에 관한 확인을 거부하여야 한다는 내용임 ☞ 원고가 실시하고 있는 확인대상고안이 명칭을 ‘사료 운반차량용 사료 반송장치’로 하는 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 취지로 판단하면서, 위 각 고안은 진보성이 없어 무효이므로 그 권리범위가 인정될 수 없다는 원고의 주장을 권리범위확인심판에서는 진보성이 없는 경우라고 하더라도 그 권리범위를 부정할 수 없다는 이유로 배척한 원심을 수긍한 사안

특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니다. 그런데 특허법은 제1조에서 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정하여 발명자뿐만 아니라 그 이용자의 이익도 아울러 보호하여 궁극적으로 산업발전에 기여함을 입법목적으로 하고 있는 한편, 제29조 제2항에서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원 전에 공지된 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것에 대하여는 특허를 받을 수 없다고 규정함으로써 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성 없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 두고 있다. 따라서 진보성이 없어 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 특허법의 입법목적에도 정면으로 배치된다. 또한, 특허권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 특허발명의 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 그 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다. 이러한 점들에 비추어 보면, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이다. 이와 달리 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권 침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다고 판시한 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 및 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다. ☞ 위 법리에 따라 살펴보면, 명칭을 “드럼세탁기의 구동부 구조”로 하는 이 사건 제1 특허발명 중 특허청구범위 제31항의 경우 다른 구성들은 선행기술들에 이미 개시되어 있거나 그로부터 용이하게 도출할 수 있지만, 터브후벽부에 고정된 서포터 후단부를 노출된 베어링하우징 후단부 외주면에 밀착하여 진동을 감소시키는 작용효과를 가지는 ‘서포터·베어링하우징 밀착구성’의 기술사상은 선행기술들에 전혀 개시 또는 암시되어 있지 아니하므로, 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임은 명백하지 않다는 이유 등으로, 이와 달리 판단한 원심판결을 파기한 사례.

등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없는바, 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다.