중국 대형로펌인 '따청(大成)'과 합병한 다국적 로펌 '덴톤스(Dentons)'가 우리나라에 서비스표를 등록하려 소송까지 냈지만 패소했다. 등록하려던 '大成 DENTONS'가 비슷한 업종으로 이미 선등록된 '대성'과 호칭 및 관념이 유사하다는 이유에서다. 특허법원 특허2부(재판장 이제정 부장판사)는 다국적 로펌 덴톤스 그룹이 특허청장을 상대로 낸 출원서비스 등록 거절 결정 취소소송(2018허8104)에서 최근 원고패소 판결했다. 덴톤스는 2015년 1월 '大成 DENTONS'를 법률서비스업으로 지정해 서비스표로 등록했다. 하지만 특허청은 2017년 "덴톤스가 출원한 서비스표는 2000년 법률연구조사업, 법무사업, 변리사업, 변호사업을 지정해 선등록된 '대성'과 호칭 및 관념이 유사하다"며 등록을 거절했다. 덴톤스는 이에 반발해 특허심판원에 불복 심판을 냈지만 기각당하자 "서비스표 중 'DENTONS' 부분은 선등록된 서비스표와 외관, 호칭, 관념이 다르다"며 소송을 냈다. 재판부는 "둘 이상 문자로 이뤄진 결합상표는 전체의 외관 등을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이지만, 상표 중 (일부분만으로도) 일반 수요자에게 인상을 심어주거나 그 부분만으로 독립해 상품의 출처표시기능을 수행하는 것이 있으면 해당부분을 가지고 상표의 유사여부를 대비·판단해야 한다"며 "'大成 DENTONS' 중 '大成'은 식별력을 가지는 중요부분"이라고 밝혔다. 특허법원, 원고패소 판결 이어 "일반 소비자들의 중국어 수준에 비추어 볼 때 '大成 DENTONS'는 '따청덴톤스'로 불리거나 5음절의 '대성덴톤스'로 불릴 가능성보다 앞 부분 한자의 한글 음역, 즉 대성(大成)으로 불리고 '크게 이루다'는 관념으로 인식할 여지가 많다"며 "덴톤스 그룹은 중국로펌 따청과 스위스 로펌 덴톤스가 합병한 것이므로 소비자들이 두 회사 상호를 결합한 세계 최대 다국적 로펌으로 인식할 것이라 주장하지만, 국내 일반 소비자들의 상식 수준 등에 비추어 외국 법률회사들의 이름이나 합병 여부를 쉽게 알 수 있다고 보기 어렵다"고 설명했다. 또 "'大成 DENTONS'와 '대성'은 글자체와 글자수 등 외관이 다르지만, '大成'은 식별력 있는 중요부분에 해당하고 선등록된 '대성'과 호칭 및 관념이 동일·유사해 비슷한 서비스 업종에서 사용될 경우 수요자나 거래자에 혼동을 일으킬 염려가 있다"고 판시했다.

외국의 지리적 명칭과 대학교를 합성한 단어도 세간에 상당히 알려져 식별력을 가졌다면 상표등록을 받아줘야 한다는 대법원 전원합의체 판결이 나왔다. 대법원 전원합의체(주심 김창석 대법관)는 21일 아메리칸 유니버시티(AMERICAN UNIVERSITY)가 특허청장을 상대로 낸 서비스표·상표 출원신청거절결정 취소소송(2015후1454)에서 원고승소 판결한 원심을 확정했다. 판결문 보기 아메리칸 유니버시티는 2012년 6월 자신들이 미국에서 쓰는 대학 명칭인 'AMERICAN UNIVERSITY'를 한국 특허청에 상표로 등록하려고 출원 신청했다. 그러나 특허청은 "일반 수요자들이 '미국의 대학에서 제공하는 또는 미국식으로 진행되는 서비스'로 인식하기 쉽다"며 "서비스표의 식별력이 없다"며 거부했다. 아메리칸 유니버시티는 2013년 10월 특허심판원에 심판을 청구했지만 기각되자 소송을 냈다. 재판부는 "아메리칸 유니버시티는 미국 워싱턴DC에 위치한 종합대학교로 1893년 설립된 이래 120년 이상 'AMERICAN UNIVERSITY'를 교명으로 사용하고 있다"며 "대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 'AMERICAN UNIVERSITY'의 실제 사용내역 등에 비춰 보면, 'AMERICAN UNIVERSITY'라는 출원서비스표는 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련해 미국 유학준비생을 비롯한 수요자들에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고 볼 수 있다"고 판시했다. 이 같은 다수의견에 대해 5명의 대법관이 별개의견을 냈다. 고영한·김창석·김신·조재연 대법관은 "지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장은 그 표장의 구성 자체에 의해 '본질적인 식별력'이 인정되고, 다수의견과 같이 그 표장을 교명으로 하는 특정 대학교가 수요자들에게 상당한 정도로 알려져 있는지를 기준으로 상표등록 여부를 판단할 것은 아니다"라며 "따라서 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 실제 특정 대학교의 명칭으로 사용되고 해당 대학교의 운영 주체가 그 명칭에 대해 상표등록을 출원하는 경우, 표장이 전체로서 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성했다고 볼 수 있다"는 별개의견을 냈다. 조희대 대법관은 "현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교의 고유 업무인 대학교육업 등과 관련하여 등록출원된 것이라면, 이러한 표장은 그 자체로 상표등록을 받기에 충분한 '본질적인 식별력'을 갖춘 것으로 볼 수 있으므로 상표등록이 가능하다"는 별개의견을 냈다. 앞서 특허법원도 "일반인들이 합리적인 정보를 바탕으로 'AMERICAN UNIVERSITY'를 미국에 있는 특정 대학 명칭으로 쉽게 인식할 수 있어 식별성이 있다"며 원고승소 판결했다. 대법원 관계자는 "우리나라는 예전부터 지리적 명칭을 상표의 구성으로 사용하는 사례가 많았고, 특히 지리적 명칭을 식별력이 없는 업종명 등과 결합해 구성한 표장에 대해 상표등록이 가능한지에 관해 분쟁이 많았다"며 "이번 판결은 현저한 지리적 명칭이 포함된 결합상표의 식별력 유무 및 상표등록 가능 여부에 관해 구체적인 판단 기준을 제시했다는 점에서 의의가 있다"고 설명했다. 이 전원합의체 판결문은 대법원 홈페이지(http://www.scourt.go.kr/sjudge/1529563499909_154459.pdf)에서 전문을 확인할 수 있다.

'자생초' 한의원의 상표가 자생한방병원 등을 운영하는 자생의료재단의 '자생' 상표권을 침해했다는 대법원 판결이 나왔다. '자생초'는 먼저 등록된 '자생'의 유사 서비스표(서비스업 식별표지)에 해당하기 때문에 사용해서는 안 된다는 취지다. 대법원 특별1부(주심 김신 대법관)는 자생의료재단 이사장 신모씨가 자생초한의원 원장 유모씨를 상대로 낸 등록무효소송(2015후1690)에서 원고패소 판결한 원심을 깨고 최근 원고승소 취지로 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 재판부는 "둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립해 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비판단하는 것이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 봐야하고 이러한 법리는 서비스표에도 마찬가지로 적용된다"고 설명했다. 그러면서 "'자생초' 중 '초'는 약초와 같이 풀을 의미하는 한자어로 많이 사용돼 약의 재료를 연상시킨다는 점에서 식별력이 높지 않을뿐만 아니라 '자생초'는 사전에 등재돼 있지 않은 단어로 새로운 의미가 형성되는 것도 아니다"며 "'자생초'와 '자생'은 유사한 서비스표에 해당한다"고 판시했다. 신씨는 1995년 1월 '자생', '자생한의원', '자생한방병원'을 서비스표를 등록하고 한의원업 등 영업을 해왔다. 유씨는 2008년 10월 '자생초'란 이름을 서비스표로 등록하고 한의원업 등 서비스를 제공했다. 이에 신씨는 유씨를 상대로 특허심판원에 심판을 청구했지만 기각당하자 특허법원에 소송을 냈다. 신씨는 "'자생초'는 '자생'의 표장 및 서비스업이 유사해 수요자를 기만할 우려가 있다"며 "유씨가 부당한 이익을 얻으려는 것"이라고 주장했다. 그러나 앞서 특허법원은 "유사 서비스표가 아니다"라며 유씨의 손을 들어줬다. 특허법원은 "외관과 글자수가 다르다"며 "'자생초'는 '스스로 자라는 풀'이고 '자생'은 '저절로 나서 자람'의 의미이기 때문에 관념도 다르다"고 판단했다.

오리온제과가 등록한 '포카'와 '포카칩'은 서로 구분돼 동일한 상표로 볼 수 없다는 판결이 나왔다. 특허법원 제4부(재판장 崔成俊 부장판사)는 기존 상표의 발음과 형태가 유사한 소위 '미투(Me too)상표'를 놓고 동종업계간 법정분쟁이 끊이지 않고있는 가운데 오리온스낵인터내셔널(주)가 "'포카칩'과 '포카'는 동일한 상표로 볼 수 있어 상표등록이 유효하다"며 롯데제과(주)를 상대로 낸 상표등록취소 소송(☞2005허5730)에서 1일 "포카칩의 '칩'을 부가적인 부분으로 볼 수 없어 포카칩과 포카는 구분된다"며 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "문자와 문자의 결합으로 이뤄진 결합상표는 일부의 문자부분이 상표의 전체적인 구성에 거의 영향을 미치지 않을 정도로 표장의 전체구성 중에서 차지하는 비중이 매우 적은 부가적인 부분이거나 일반수요자나 거래자가 문자부분을 결합상표의 한 부분으로 인식하지 않을 정도로 문자부분이 의미가 없다면 몰라도, 그렇지 않은 이상 그 문자부분이 부가된 실사용상표는 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 할 수 없다"고 설명했다. 재판부는 이어 "실제 사용상표들은 띄어쓰기 없이 불가분적으로 결합되어 있는 점, 호칭 또한 한꺼번에 호칭하기에 적당한 3음절의 짧은 음절로 구성돼 '포카'와 '칩'으로 분리되지 않고 전체로서 '포카칩'으로 호칭되리라 예상되는 점 등의 제반 사정을 종합해 볼 때 'CHIP' 또는 '칩' 부분이 실사용상표들의 표장에 있어 아무런 의미가 없는 부가적 부분이라 할 수 없어 오리온의 실사용상표와 롯데의 등록상표를 동일성의 범위 내에 있는 표장이라고 할 수 없다"고 덧붙였다. 오리온제과는 89년 '포카칩'과 '포카'란 상표를 등록한 뒤 '포카칩'은 과자 제품의 상표로 사용해 오고 있었으나 '포카'는 별도로 사용하지 않고있다가 롯데제과가 '포카'란 명칭을 사용하기 위해 특허심판원에 "상표등록 후 3년이상 국내에서 사용하지 않았으므로 등록을 취소해야 한다"는 청구를 하여 받아들여지자 "포카도 포카칩과 같은 상표로 계속 사용한 것으로 봐야 한다"며 특허법원에 소송을 냈었다.