중소기업은행이 인력컨설팅업체의 'IBK' 상표를 무효로 해달라며 낸 소송에서 패소했다. 특허법원 특허1부(재판장 김용섭 부장판사)는 중소기업은행이 (주)IBK를 상대로 낸 등록무효소송(☞2009허504)에서 "(주)IBK의 상표등록 당시 중소기업은행의 영문약칭 'IBK'는 저명상표가 아니었다"며 지난 4일 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "등록서비스표가 상표법 제7조1항 제3호, 제6호, 제9호, 제10호에 해당하기 위해서는 선사용 서비스표가 사후에 등록된 서비스표의 출원시 또는 등록여부 결정시 주지 또는 저명상표여야 하고, 제11호에 해당하기 위해서는 주지·저명하지는 않더라도 일반거래에서 특정인의 서비스표나 서비스업으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 한다"고 밝혔다. 상표법 제7조는 상표등록을 받을 수 없는 상표의 예로 공익사업을 표시하는 저명한 표장(제3호), 저명한 상호(제6호), 현저하게 인식된 타인의 상표와 동일(제9호) 혹은 혼동 우려가 있는 상표(제11호) 등의 경우를 규정하고 있다. 재판부는 이어 "중소기업은행은 1987년12월께부터 'IBK'를 영문약칭이나 서비스표로 사용해 온 사실은 인정된다"면서도 "대부분 외국과의 거래를 위한 서류(문서)와 내부문서 또는 직원을 위한 자료로 사용되거나 제한된 수요자의 범위 내에서 사용돼 거래 일반 소비자들을 상대로 광범위하게 지속적으로 사용됐다고 보기 어렵다"고 밝혔다. 재판부는 또 "(주)IBK의 2001년12월 상표출원 또는 등록여부 결정시 중소기업은행의 영문약칭 'IBK'가 국내에서 저명상표에 해당한다거나 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 특정인의 서비스표나 서비스업이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기 어렵다"고 덧붙였다. 재판부는 "(주)IBK의 지정서비스업은 '기업경영 등 인사관련 서비스업'에 해당하는 데 비해 중소기업은행의 서비스표 지정서비스업은 모두 '금융업'에 해당해 업무영역을 달리한다"며 "동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표가 아니므로 상표법 제7조1항 제7호에 해당하지도 않는다"고 지적했다. (주)IBK는 지난 2001년12월 'IBK' 서비스표를 인력컨설팅업 등을 지정서비스업으로 해 등록했다. 이보다 앞서 1999년에 'IBK Capital Corporation'을 서비스표로 등록했던 중소기업은행은 특허심판원에 등록무효심판(2008당787)을 청구했으나 지난해 12월 기각당하자 1월 소송을 냈다.

외국에서 유명한 상표를 한글이나 영어로 소리나는대로 표기해 상표로 등록해 사용할 수 없다는 판결이 나왔다. 특허법원 제1부(재판장 황한식 부장판사)는 7일 일본의 유명한 제과회사인 (주)히요꼬가 국내제과업체 (주)청우식품을 상대로 낸 상표 등록무효 청구소송(☞2005허11049)에서 원고 승소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "상표법 제7조1항12호의 입법취지는 국내에서는 아직 주지·저명하지는 않지만 외국에서 주지·저명한 상표의 권리자가 국내에서도 그 상표를 자타상품의 식별표지로 사용할 수 있도록, 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에 대해 상표등록을 배제함으로써 외국의 주지·저명한 상표를 보호하려는 데 있는 점 등을 고려할 때 일본의 일반 수요자가 부르는 호칭을 한글과 영어로 음역해 구성한 등록상표는 원상표의 호칭과 동일해 전체적으로 유사한 표장이라고 볼 수 있다 "고 밝혔다. 재판부는 이어 "원고가 등록한 'ひよ子'는 일본내에서 주지저명한 상표로 병아리를 뜻하는 'ひよこ'에서 끝의 'こ'자를 '子'로 바꾸어 등록한 것이며 이는 '히요꼬'로 발음된다"며 "피고가 등록한 히요꼬 아래에 그 영어음역인 HIYOKO를 이단으로 병기한 문자상표는 국내에서는 매우 드문 일본어로 구성된 상표이고 국내의 일본어 보급수준에 비춰 볼 때 국내 일반 수요자에게 병아리와 같은 특별한 관념을 생성하지 못하며 그 밖에 그 표장 자체에 국내 일반 수요자 사이에서 상표로서의 기능을 수행하기 적합할 정도의 별다른 특징을 가진다고 할 수 없다"고 덧붙였다. 일본에서 병아리 모양의 과자류를 생산, 판매하는 (주)ひよ子(히요꼬)는 2002년 국내 제과업체인 청우식품이 특허청에 우리말 발음 표기대로 '히요꼬'와 그 아래에 그 영어음역인 'HIYOKO'를 병기한 상표를 등록하자 자사의 상표와 동일하다며 등록무효심판 청구를 특허청에 냈다 기각당하자 법원에 소송을 냈다.

원 저자라 해도 후속으로 발간된 책에 직접 관여하지 않고 출판사가 지속적인 광고 등을 함으로써 수요자들이 책의 출처를 출판사로 인식하게 되었다면 원 저자는 책 제목을 출판물에 사용할 수 없다는 판결이 나왔다. '영절하'라는 제목에 대한 상표권 여부를 두고 2차례 대법원 파기환송심을 거치는 등 치열한 법정 공방 끝에 지난달 초 서울고법이 대법원의 판단에 따라 저자인 정씨 손을 들어주면서 이번 특허법원 판결이 차후 결론에 중요한 영향을 미치게 됐다. 특허법원 제5부(재판장 이기택 부장판사)는 지난달 24일 '영어공부 절대로 하지 마라(영절하)'의 출판사인 (주)사회평론이 저자인 정찬용씨를 상대로 낸 상표등록무효거절결정한 특허심판원의 심결을 취소해 달라며 낸 소송(☞2005허8197)에서 "출판업을 연상할 수 있는 부분은 저자가 사용할 수 없다"며 원고 일부승소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "원칙적으로 서적류의 제호는 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 직접 설명하거나 함축적으로 나타내는 것으로 서적이라는 상품의 식별표지로 기능하진 않지만 서적류의 경우에도 출판업자의 책임에 의해 편집, 발행돼 저작자의 창작물이라는 면보다는 출판업자의 상품이라는 성격이 더 뚜렷이 나타나는 사전류, 연감류, 중고생 학습도서, 문고류, 전집류 등의 제호는 그 저작물의 명칭임과 동시에 출판업자의 출처표시로서의 기능을 가지며 자타 상품 식별표지로서의 성격을 가진다"며 "다른 사람의 상품을 표시하는 것이라는 수요자간의 현저하게 인식되어 있는 상표는 등록할 수 없다는 상표법 제7조제1항제9호에 따라 정씨의 등록상표 중 정기간행물, 학습지, 서적, 연감 등에 대한 부분을 취소한다"고 밝혔다. 사회평론은 지난 99년 5월 정씨와 3년간 독점출판계약을 맺으며 '영어공부 절대로 하지 마라'라는 제목의 책을 낸 뒤 그 후 정씨를 공동집필인으로 '영절하'제목에 부제만 달리해 총 7권의 영어교재 등을 출판했다. 이 책들은 100만부 이상 팔리는 선풍적인 인기를 끌었다. 출판계약이 끝난 후 정씨가 상표등록을 '영절하'를 상표등록 한 후 사회평론이 '영절하'를 이용해 계속 출판물을 내놓자 저작권 등을 침해했다며 소송을 제기하자 사회평론은 정씨의 상표가 무효라며 특허심판원에 등록무효심판 청구를 했다 받아들여지지 않자 다시 특허법원에 소송을 냈었다.

B형간염, 디프테리아, 파상풍, 백일해를 예방하는 종합백신인 'HB-DTP백신' 이 국내에서도 만들어져 국내와 아프리카 등 저개발국가에 저렴한 가격에 보급될 전망이다. 이는 특허법원이 벨기에 국적의 제약회사인 글락소스미스클라인의 HB-DPT백신 특허가 무효라는 판결을 내렸기 때문이다. 이번 판결이 확정될 경우 국내 제약회사들이 백신을 자체생산, 저렴한 가격에 국내외에 보급할 수 있는 길이 열리게 된다. 특허법원 제4부(재판장 최성준 부장판사)는 8일 글락소스미스클라인이 녹십자백신(주)(현 베르나바이오텍코리아)와 미국국적의 치론코포레이션(최근 노바티스에 흡수합병됨)을 상대로 "자사의 "HB-DPT백신 특허에 대해 무효심판을 내린 특허심판원의 결정을 취소해달라"며 낸 등록무효심결 취소청구소송(2005허49)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "선행기술에 발명의 구성과 효과가 명확하게 기재돼 있고, 특허발명이 그와 동일한 구성을 통해 실제로 동일한 효과를 얻고 있다면 선행기술에 일정한 오류가 있거나 그 내용의 신빙성을 의심하게 하는 사정이 포함돼 있다는 이유만으로 선행기술의 범주에서 제외할 수 없다"며 "누구라도 그 기술적 의미를 무시할 수밖에 없을 정도로 선행기술의 내용이 상식이나 경험칙에 반하는 경우에 한해 예외적으로 선행기술에서 제외해야 한다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "1988년 최씨의 논문에는 이 사건 특허발명의 구성과 효과가 명확히 기재되어 있고, 원고가 논문의 오류가 많거나 해당 기술분야 종사자들의 선행기술로 삼을 가능성이 없다는 주장을 감안하더라도 그 기술적 의미를 무시해야 할 정도로 신뢰할 수 없는 자료라고 볼 수 없다"며 "원고의 기술은 최씨의 논문에 나타난 기술에 비해 신규성이 없고 당시 백신분야의 기술수준에 비춰 발명의 기술적 어려움을 인정할 수 없어 진보성도 인정하기 어려워 원고의 특허발명의 전체가 등록무효가 되야 한다"고 덧붙였다. 녹십자백신(주)와 치론코포레이션은 글락소스미스클라인의 백신 특허 출원일이 1992년이었으나 이미 4년전인 1988년 고려대 식품공학과 대학원생 최모씨에 의해 이미 발표되었던 것이라며 "신규성이 없어 무효"라고 특허심판원에 등록무효심판 청구, 인용결정을 받았었다. 한편 이번에 등록무효가 된 HB-DTP백신은 B형간염, 디프테리아, 파상풍, 백일해를 예방하는 종합백신으로 고 이종욱 총장이 이끌었던 WHO(세계보건기구)가 1992년부터 아프라카 등 저개발국가에 보급하기 위해 노력하고 있었으나 글락소스미스클라인의 독점으로 백신 공급에 어려움을 겪고 있었다.