형식적으로는 청구범위가 감축됐어도 도면 등의 추가로 새로운 변경이 생겼다면 실용신안등록청구범위 정정은 허용되지 않는다는 판결이 나왔다. 특허법원 특허2부(재판장 김의환 부장판사)는 최근 A사가 특허청장을 상대로 낸 등록정정소송(☞2008허8198)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "실용신안법 제33조 등에 의하면 실용신안권자는 실용신안의 명세서나 도면에 불완전한 것이 있을 때에는 실용신안등록청구범위의 감축 등의 경우에 한해 명세서 또는 도면의 정정심판을 청구할 수 있게 돼 있다"며 "이 경우 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정돼 있다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "실용신안등록청구범위의 정정이 청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 형식적인 기재만을 대비할 것이 아니라 실용신안의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련해 실질적으로 대비해 판단함이 합리적"이라고 덧붙였다. 재판부는 또 "명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 실용신안등록청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 등록실용신안이 한정돼 형식적으로는 청구범위가 감축되는 경우라 해도 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 등록실용신안이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되면 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 정정은 허용되지 않는다"고 설명했다. A사는 2007년3월 특허심판원에 스프링클러용 연결구용 고정장치 등록고안의 명세서 및 도면에 대해 정정심판청구를 했으나 2008년4월 청구범위를 실질적으로 변경하는 것이라는 이유로 허용될 수 없다는 통지를 받았다. 그러자 A사는 정정명세서 등 보정서를 제출했으나 특허심판원은 5월 재보정은 요지가 변경됐다는 이유로, 정정심판청구는 실용신안등록청구범위의 실질적 변경이라는 이유로 청구를 받아들이지 않는 심결(2007정23)을 했다. 이에 A사는 7월 특허법원에 소송을 냈다.