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[판결] 대법원 "법무법인 명의로도 특허대리업무 할 수 있다"
변리사 자격을 가진 변호사가 법무법인에 소속되어 있다면 법무법인 명의로도 상표출원 등 특허대리 업무를 할 수 있다는 대법원 판결이 나왔다. 특허청은 그동안 법무법인 명의의 특허대리는 허용하지 않았는데 이같은 잘못된 관행에 제동을 건 것이다. 대법원 특별3부(주심 안철상 대법관)는 최근 A씨가 특허청을 상대로 낸 상표등록출원 무효처분 취소소송(2017두68837)에서 원고승소 판결한 원심을 확정했다. B법무법인은 변리사 자격이 있는 구성원 변호사를 담당변호사로 지정한 뒤 A씨를 대리해 2016년 3월 10일 특허청에 상표등록을 출원했다. 그러나 특허청은 2016년 3월 23일 '변리사가 아닌 자는 심사·심판의 대리 업무를 할 수 없고 법무법인은 변리사법에 따른 변리사가 아니므로 출원서를 제출할 권한이 없다'며 대리권 보정을 명했고 A씨가 이에 응하지 않자, 2016년 5월 말께 해당 상표등록출원을 무효 처분했다. 이에 A씨는 소송을 냈다. 재판부는 "개정 변리사법 시행일인 2016년 7월 28일 이전에 변호사법에 따른 변호사 자격을 가진 사람은 변리사 등록을 한 경우 변리사의 자격을 가진다"면서 "또한 변호사법에 따라 법무법인은 변호사의 직무에 속하는 업무를 수행하고 법무법인의 구성원이나 구성원 아닌 소속 변호사가 다른 법률에 정한 자격에 의한 직무를 수행할 수 있을 때에는 그 직무를 법인의 업무로 할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "따라서 법무법인은 변리사 자격을 가진 그 구성원이나 소속 변호사가 수행할 수 있는 특허청에 대한 대리 등의 업무를 법인의 업무로 할 수 있다고 봄이 타당하다"고 판시했다. 재판부는 또 "변리사법은 변리사 업무를 조직적·전문적으로 수행하기 위해 특허법인·특허법인(유한) 등을 설립할 수 있다고 했을 뿐 개인 변리사와 특허법인 등만이 업으로서 특허청에 대해 대리 업무를 할 수 있다거나, 법무법인은 변리사 자격 있는 변호사를 담당변호사로 하여 특허청에 대한 대리 업무를 하지 못한다고 명시적으로 규정한 바 없다"며 "또 구 상표법 제9조를 비롯한 특허법·실용신안법·현행 상표법·디자인보호법의 특허청에 대한 대리 업무와 관련한 규정에서 '대리인이 특허법인 등인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명'을 기재하라고만 했을 뿐 업으로서 하는 임의대리인의 자격을 특허법인 등만으로 제한한 바가 없고 해당 규정이 이처럼 해석되지도 않을 뿐 아니라, 그 밖에 법무법인 명의의 특허청에 대한 대리 등 업무 수행을 제한하는 명시적 규정은 없다"고 설명했다. 아울러 "△법무법인의 구성원이나 구성원 아닌 소속 변호사가 변리사 자격을 가지고 법무법인 명의로 특허청에 대한 대리 등 업무를 수행하는 것과 변리사 자격을 가진 변호사가 개인 변리사 자격으로 특허청에 대한 대리 등 업무를 수행하는 것 사이에 전문성 측면에서 본질적인 차이가 있다고 보기 어렵고 △법무법인이 특허청에 대한 대리 등 업무를 수행하기 위해서는 변리사 자격을 가진 구성원이나 그와 같은 구성원 및 소속 변호사를 담당변호사로 지정해야 하고 변리사 자격이 없는 변호사는 이에 관여할 수 없으며 변리사에 관한 관리·감독 규정이 여전히 적용된다는 점에서 법무법인 명의의 특허청에 대한 대리 등 업무 수행으로 인해 전문성이 저하된다거나 특허법인과 법무법인 제도의 취지를 훼손하는 결과가 발생한다고 보기 어려우며 △법무법인이 변리사 자격 있는 구성원 또는 이와 같은 구성원 및 소속 변호사를 담당변호사로 지정해 법인 명의로 특허청에 대한 대리 등 업무를 할 수 있다고 해석하더라도 특허법인과 법무법인 또는 특허법인 소속 변리사와 법무법인 소속 변리사를 합리적 이유 없이 차별한다거나 법무법인에 소속되지 않은 개인 변리사의 직업수행의 자유를 제한한다고 보기 어렵다"며 "이러한 점에서 변호사법 제49조 2항의 규정을 제한 해석해 법무법인이 변리사 자격 있는 구성원이나 그와 같은 구성원 및 소속 변호사를 담당변호사로 지정해 특허청에 대한 대리 등 업무를 하는 것을 금지해야 할 합리적 이유가 있다고 보기도 어렵다"고 덧붙였다. 앞서 1,2심도 "이사건 상표등록출원은 적법하고 특허청의 보정명령 불응을 이유로 한 무효처분은 부적법하다"며 A씨의 손을 들어줬다.
변호사
변리사
법무법인
특허청
상표출원
특허
박수연 기자
2022-02-11
지식재산권
제조방법까지 기재했더라도 특허 판단의 대상 안돼<br> 대법원, 원고승소 원심파기
[판결] 물건의 발명, 특허여부 판단은 '물건 그 자체'
제조방법이 기재된 물건발명(PbP)의 특허요건을 판단할 때는 제조방법의 기재를 포함해 특허청구범위의 모든 기재에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악해 신규성과 진보성 등을 판단해야 한다는 대법원 전원합의체 판결이 나왔다. 대법원 전원합의체(주심 김소영 대법관)는 22일 A씨(대리인 특허법인 코리아나)가 B씨를 상대로 낸 특허무효소송 상고심(2011후927)에서 22일 원고승소 판결한 원심을 깨고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "물건의 발명에 제조방법이 기재돼 있다 해도 새롭게 발명된 건 제조방법이 아니라 물건 자체이기 때문에 이는 물건의 발명으로 봐야 한다"며 "물건의 발명에 관해 특허를 청구할 때 그와 관련한 물건의 제조방법은 물건의 구조나 성질을 보여주는 하나의 수단일 뿐이다"라고 밝혔다. A씨는 물건 발명의 특허를 청구하면서 '甲물건(a방법에 의한 제조)'이라고 기재해 특허로 등록됐다. 이후 B씨는 A씨와 다른 방법으로 甲물건을 만들었고, A씨의 특허는 일반적으로 기술자들이 손쉽게 발명할 수 있는 것이라고 주장하며 특허심판원에 "A씨의 특허를 무효로 인정해 달라"는 심판을 청구했다. 특허심판원이 A씨의 특허에 대해 무효라고 결정하자 A씨는 법원에 무효결정을 취소해 달라며 소송을 냈다. 특허법원은 "제조방법이 다른 기술과 비교해 봤을 때 진보성이 인정된다"며 원고승소 판결했다. ※'제조방법이 기재된 물건발명(Product-by-Process Claim)'은 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재돼 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명을 말한다. 예컨대 특허청구범위가 '~방법으로 제조된 물건', '제조방법 P에 의하여 제조된 단백질 X', '~장치로 제조된 물건' 등으로 기재된 발명을 말한다. PbP와 관련한 쟁점은 이들 발명에 진보성이 있는지 여부인데, PbP 청구항의 해석에 관해서는 전 세계적으로 '물건 발명'으로 해석하는 견해(동일성설)와 '제조방법 발명'으로 한정해 해석하는 견해(한정성설)이 대립하고 있다. 우리 대법원은 그동안 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정이 있는 경우(진정 PbP)에는 대해서는 한정설을, 그 외의 부진정 PbP의 경우에는 동일성설을 취해 왔다(2004후3416). 이법 전원합의체 판결에 의해 종전 대법원 판결은 변경됐다.
물건의발명
제조방법이기재된물건발명
PbP
발명의진보성
제조방법발명
신소영 기자
2015-01-23
민사일반
전문직직무
대법원, “쌍방대리 해당”… 변호사에도 적용 가능성
특허법인 소속 변리사가 그 법인 상대로 쟁송대리행위 못해
변리사가 특허법인 소속으로 특허청에 신고 돼 있지 않더라도 외관상 특허법인 소속변리사로 보이는 경우에는 변리사법에서 금지하고 있는 쌍방대리에 해당된다는 대법원 판결이 나왔다. 이번 판결의 법리는 쌍방대리를 금지하고 있는 변호사법에도 그대로 적용될 가능성이 높아 법조계의 주목을 끌고 있다. 대법원 특별3부(주심 안대희 대법관)는 최근 삼각김밥 포장지를 제조하는 S회사가 B유통회사를 상대로 낸 권리범위 확인소송 상고심(☞2005후2571)에서 이같이 판시했다. 다만 재판부는 "쌍방대리행위가 판결결과에 영향을 미쳤다고 볼 수 없다"는 이유로 원고 패소판결을 내린 원심을 확정했다. 재판부는 판결문에서 "일방 당사자의 대리인으로 특허법인이 선임된 경우에는 상대방의 대리인인 변리사가 형식적으로 그 특허법인의 소속변리사로 신고 돼 있는 경우뿐만 아니라 실질적으로 소속변리사에 해당하는 경우에도 소속변리사라고 봐야 한다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "(특허심결사건에서) 피심판청구인의 대리인인 H특허법인의 인터넷 홈페이지에 심판청구인의 대리인인 A변리사가 구성원으로 표시돼 있을 뿐만 아니라 둘이 같은 건물을 사용하고 있었고, 피심판청구인의 대리인인 특허법인이 심판청구인의 주장에 대해 다투지 않은 사실 등을 종합하면 비록 A변리사가 H특허법인의 구성원 내지 소속변리사로 인가 내지 신고되지 않았더라도 실질적으로는 법인의 소속변리사에 해당하는 것으로 보인다"며 "따라서 H특허법인이나 A변리사의 특허심판원에서의 심판대리행위는 변리사법 제7조에 위반된다"고 판시했다. 하지만 재판부는 "원고나 심판청구인 또는 피심판청구인 본인이 심결시까지 아무런 이의를 제기한 바가 없어 변리사법에 위반한 심판대리행위에 완전한 효력이 생겼을 뿐만 아니라 특허심판절차에는 직권심리주의가 적용돼 심판대리행위에 관한 이 같은 절차상의 잘못이 심결을 취소해야 할 중대한 잘못이라고 보기도 어렵다"며 "따라서 변리사법 제7조에 위반되는 이들의 심판대리행위가 변리사로서 징계를 받을 행위에 해당하는 것은 별론으로 하더라도 이 사건 판결 결과에는 영향을 미치지는 않는다"고 덧붙였다. 삼각김밥 포장지를 제조하는 S회사는 자신들이 전용실시권을 가지고 있는 주먹밥 포장시트와 관련한 특허에 대해 2003년 12월 유통업체 B사가 일본인 특허권자를 상대로 청구한 소극적 권리범위 확인심판절차에 피청구인보조참가를 했다. 특허심판원이 "특허발명의 권리범위에 속하지 않는다"며 청구인에게 유리한 결정을 내리자 "B회사를 대리한 A변리사가 피청구인의 국내 대리인인 H특허법인에 소속된 만큼 쌍방대리에 해당한다"는 등의 이유로 특허법원에 소송을 냈었다.
변리사
특허법인
변리사법
쌍방대리
쟁송대리
권리범위확인
정성윤 기자
2007-08-17
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