비아그라의 파란색 다이아몬드 모양도 상표권으로 인정할 수 있다는 판결이 나왔다. 서울고법 민사5부(재판장 권택수 부장판사)는 17일 비아그라 제조사인 ㈜한국화이자제약이 ㈜한미약품을 상대로 낸 디자인침해권 금지소송 항소심(2013나26816)에서 원고패소 판결한 1심을 취소하고 원고승소 판결했다. 재판부는 판결문에서 "한국화이자제약의 비아그라와 한미약품의 팔팔정은 푸른색 다이아몬드 모양 도형이라는 지배적인 특징이 동일해 외관이 유사하다"며 "같은 성기능장애 치료용 얄약에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관해 혼동을 일으킬 염려가 있어 상표권 침해에 해당한다"고 밝혔다. 앞서 1심은 "두 약품은 향정신성의약품으로 의사 처방에 따라 투약되고 있어 일반 소비자들은 처방전 없이 구입할 수 없다"며 "형태가 비슷하다고 혼동을 일으킨다고 단정할 수 없고, 두 제품의 포장이 달라 거래 단계에서 혼동의 우려도 없다"고 판단해 한미약품의 손을 들어줬다. 비아그라는 1999년부터 국내에 판매되기 시작한 최초의 경구 발기장애 치료제다. 효능이 다른 발기장애 치료제보다 탁월하고 부작용이 적다고 알려져 판매가 개시되자마자 전 세계적으로 선풍적인 인기를 끌었다. 한미약품은 비아그라의 특허권이 만료되자 복제 약품을 출시해 비아그라와 유사한 푸른색 다이아몬드 모양의 알약을 출시했다. 한국화이자제약은 지난해 10월 소송을 냈다.

모바일 게임 개발사인 선데이토즈가 '애니팡' 상표권을 두고 출판사를 상대로 벌인 소송에서 승소했다. 이번 판결이 확정되면 선데이토즈는 애니팡 상표를 게임 외에 완구·도서·만화 등 각종 영역에서 사용할 수 있게 된다. 특허법원 특허2부(재판장 김우진 부장판사)는 최근 ㈜선데이토즈가 ㈜굳앤조이를 상대로 낸 등록취소소송(2913허4565)에서 원고승소 판결했다. 선데이토즈는 지난해 9월 굳앤조이가 '애니팡'상표를 3년 이상 국내에서 사용하지 않았다며 특허심판원에 등록취소 심판을 청구했다. 굳앤조이는 아동 학습서적을 출판하는 계약을 맺으면서 'Ani-pang'이라는 상표를 사용했다고 주장했다. 선데이토즈는 등록취소 심판이 받아들여지지 않자 지난 5월 소송을 냈다. 재판부는 판결문에서 "굳앤조이가 계약서에 'Ani-pang'을 사용했더라도 계약서가 국내에서 전시 또는 반포됐다고 단정하기 어렵다"며 "상표가 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용됐다고 볼 사정이 없어 상표 등록 취소를 면할 수 없다"고 밝혔다.

상표권 침해자가 상표권자와 같은 종류의 영업을 하고 있다면 침해기간에 비례한 상표권 사용료 합계액이 손해액으로 추정된다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 민사2부(주심 이상훈 대법관)는 지난달 25일 ㈜남선알미늄(소송대리인 법무법인 위더스)이 ㈜피엔에스알미늄을 상대로 낸 손해배상 청구소송 상고심(2013다21666)에서 "피고는 42억여원을 지급하라"며 원고승소 판결한 원심을 확정했다. 재판부는 판결문에서 "상표권이 침해당한 경우 손해 발생에 관한 주장이나 증명의 정도는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장·증명하는 것으로 족하다고 봐야 한다"고 밝혔다. 재판부는 "상표권자가 침해자와 같은 종류의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의해 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다"며 "피엔에스알미늄은 남선알미늄의 등록상표와 유사한 '남성알미늄'을 사용해 같은 제품을 제작·판매함으로써 상표권을 침해했으므로, 피엔에스알미늄은 남선알미늄이 입은 손해를 배상하라고 판결한 원심은 정당하다"고 덧붙였다. 남선알미늄은 1990년부터 회사이름과 동일한 상표를 등록하고 금속제 난간, 문, 창문틀 등을 지정상품으로 등록해 영업을 해왔다. 피엔에스알미늄은 2004년 10월부터 '남성알미늄' 상표를 이용해 남선알미늄과 같은 종류의 제품을 생산해 판매했다. 남선알미늄은 2006년 '남성알미늄'이 유사상표이므로 상표등록을 취소해달라는 심결취소소송을 내 특허법원과 대법원에서 승소하자 "1998년부터 2007년까지 '남선알미늄'의 통상 사용료 42억여원을 지급하라"며 민사소송을 내 1·2심에서 모두 승소했다.

'사자표' 브랜드로 춘장 제조업계에서 국내 1위인 영화식품의 명예회장과 대표인 아들이 소송을 벌여 한 번씩 이기고 졌다. 지난 2002년 큰아들 왕학보(52)씨에게 회사를 넘긴 아버지 왕수안(75) 명예회장은 2010년과 2011년에 아들을 상대로 두 건의 소송을 냈다. 왕 회장이 낸 소송은 "주식 명의신탁약정에 따라 두 아들이 주주로 등재됐을 뿐 회사가 실제로는 자기 소유"라며 아들이 2006년 개인 사업체를 주식회사로 바꾸며 세운 영화식품 지분 37%를 돌려달라는 주식인도 등 청구소송과 "사자 그림 상표권 침해를 금지해 달라"는 상표권 침해금지 소송이다. 서울중앙지법은 작년 10월 주식인도 청구소송(2010가합111365)에서 "왕 회장에게 영화식품 주식 총 13만7000주를 인도하라"며 원고일부승소 판결을 했다. 이 사건은 현재 서울고법에서 심리 중에 있다. 하지만 상표권 소송에서는 아들이 이겼다. 서울고법 민사4부(재판장 이균용 부장판사)는 왕 회장이 회사와 회사 대표를 맡은 아들을 상대로 낸 상표권 침해금지 소송의 항소심(2012나88954)에서 원심과 같이 원고패소 판결을 했다고 31일 밝혔다. 재판부는 아들 왕씨가 아버지 회사 시설물뿐만 아니라 자산과 부채까지 모두 포괄적으로 넘겨받은 점을 고려해 상표권에 관한 권한도 받은 것으로 판단했다. 영화식품은 왕 회장 아버지인 대만인 왕송산씨가 1948년 캐러멜을 첨가한 춘장을 개발한 뒤 설립한 용화장유의 후신이다. 국내에서 유통되는 춘장의 70% 이상을 생산하는 것으로 알려졌다.

다른 사업자로부터 상표를 이전받기로 한 사업자가 상표권 이전등록 전에 이미 상표를 계속 사용하고 있더라도 상표이전청구권의 소멸시효는 그대로 진행한다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 민사2부(주심 이상훈 대법관)는 9일 ㈜케이티가 "'KT'를 포함하는 문장을 광고 등에 사용하지 못하게 해달라"며 ㈜케이티로지스를 상대로 낸 부정경쟁행위 금지소송 상고심(2011다64102)에서 원고패소판결한 원심을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "상표권 또는 서비스표권의 양도는 상표권에 관한 이전등록으로 효력이 발생하므로 상표권자에 대해 이전등록절차의 이행을 청구할 권리를 가지는 사람이 이미 그 상표를 실제로 사용하고 있다는 것만으로 상표권에 관한 이전등록절차 이행청구권의 소멸시효가 진행되지 않는다고 할 수는 없다"고 밝혔다. 재판부는 "케이티로지스는 합의일인 2002년 11월로부터 상사 채권 소멸시효 기간인 5년을 넘긴 이후인 2009년 12월에야 상표권 등 이전등록절차의 이행을 구하는 소송을 냈다"며 "케이티로지스의 상표권 등 이전등록절차 이행청구권은 특별한 사정이 없는 한 그 발생시부터 소멸시효가 진행되는 것으로 봐야 함에도 소멸시효가 완성됐다는 주장을 배척한 원심은 법리를 오해한 위법이 있다"고 지적했다. 케이티는 2004년 종합물류정보망 사업을 준비하면서 자동차운송업과 물품보관업, 상품포장업 등 39종류의 서비스업에 관한 상표로 'KT LOGIS'를 등록출원했다. 그러나 사업 적자가 누적되자 케이티는 사내 벤처회사인 케이티로지스와 2002년 '종합물류정보망 자산 이관에 관한 부속합의'를 체결했고, 케이티로지스는 케이티로부터 이전받기로 한 'KT Logis'라는 표지를 블랙박스 판매업 등에 사용했다. 케이티는 "종합물류정보망 사업을 위해 상표사용을 허락했음에도 케이티로지스가 이 사업을 제대로 추진하고 있지 않고, 허용된 범위를 벗어나 택배업과 블랙박스 판매업을 하면서 'KT'라는 상표를 사용한 것은 위법하다"며 소송을 냈다. 1심은 원고승소판결했으나, 2심은 "케이티로지스가 물류전산망 사업계획서를 제출하지 않는 등의 사실만으로 상표권 이관약정의 신뢰관계가 깨졌다고 볼 수 없고, 케이티로지스가 상표를 계속 사용해왔으므로 상표권 이전등록청구권의 소멸시효는 진행하지 않는다"며 원고패소판결했다.

상표권자가 상표를 여러 제품군에 등록해 놓고 사용하지 않은 경우 다른 회사가 상표권자의 일부 제품군에 대해서만 상표등록 취소심판을 청구하는 것도 가능하다는 대법원 판결이 나왔다. 이번 판결로 LG생활건강이 등록한 '리엔'상표는 립스틱 등 21개 상품군에 사용할 수 없게 됐다. 대법원 특허2부(주심 신영철 대법관)는 지난달 15일 (주)LG생활건강이 "리엔 상표를 쓰지 못하게 한 특허심판원 심결을 취소해달라"며 (주)웅진코웨이를 상대로 낸 상표등록 취소소송 상고심(2012후3220)에서 원고패소 판결한 원심을 확정했다. 재판부는 판결문에서 "상표법은 등록상표를 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 않으면 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있는데, 등록상표의 지정상품이 2개 이상 있는 경우 일부 지정상품에 관해 취소심판을 청구할 수 있다고 규정할 수 있을 뿐 동일·유사 지정상품군 단위로 등록취소심판을 청구해야 한다는 규정을 별도로 두고 있지 않다"고 밝혔다. 재판부는 "불사용으로 인한 상표등록 취소심판 제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 불사용에 대한 제재를 가하려는 데 입법목적이 있으므로 등록상표 지정상품이 2개 이상인 경우 이해관계인은 취소를 필요로 하는 지정상품의 범위를 임의로 정해 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다"고 설명했다. 웅진코웨이는 웅진코웨이는 2011년 3월 LG생활건강이 향수 등 33개 제품에 대해 정당한 이유없이 '리엔' 상표를 사용하지 않았다며 상표등록 취소 심판을 청구한 데 이어 같은 해 8월 립스틱 등 21개 상품에 대해서도 등록취소 심판을 청구했다. 특허심판원이 웅진코웨이의 청구를 받아들이자 LG생활건강은 특허법원에 소송을 냈다. LG생활건강은 "웅진코웨이가 이미 3월에 낸 상표등록 취소 심판을 청구해 계속중이어서 나중에 낸 일부 제품군에 대한 상표등록 심판청구는 심판청구 이익이 없다"고 주장했으나 1,2심은 받아들이지 않고 원고패소판결했다.

'강아지모양'을 두고 벌어졌던 아가타와 스와로브스키 간의 법정다툼에서 법원이 스와로브스키의 손을 들어줬다. 스와로브스키가 판매하는 강아지 모양의 팬던트는 앞으로도 판매가 가능하게 됐다. 대법원 특허3부(주심 김신 대법관)는 지난달 24일 아가타 디퓨전(AGATHA DIFFUSION)사가 (주)스와로브스키 코리아를 상대로 낸 상표권 침해중지소송 상고심(2011다18802)에서 원고패소 판결한 원심을 확정했다. 재판부는 판결문에서 "아가타의 상표와 스와로브스키의 제품은 모두 강아지 또는 개를 형상화한 것으로 머리 부분이 몸통에 비해 비교적 크게 표현돼 있고, 구체적인 모습을 생략하고 외형을 단순화한 점에서 유사한 특징이 있으나, 아가타사의 등록상표는 2차원의 평면 형태인 반면 스와로브스키사의 제품은 크리스털을 커팅해 제작된 제품의 특성으로 인해 3차원의 입체감을 주는 형태인 점, 아가타사의 등록상표 강아지에는 목줄이 있지만 스와로브스키사의 제품 형상의 강아지에는 목줄이 없는 점에서 차이가 있어 이 둘은 외관에 있어 유사하다고 볼 수 없다"고 밝혔다. 재판부는 "스와로브스키사의 목걸이용 펜던트는 그 형상 자체가 상품의 출처를 표시하기 위한 목적으로 사용되는 것이 아니고 상품 판매시 별도의 등록상표를 표시하고 있는 점 등을 고려하면 스와로브스키사의 제품 형상은 디자인으로만 사용된 것일 뿐 상품의 식별표지로 사용된 것이라고 볼 수는 없다"고 덧붙였다. 프랑스 악세사리 제조업체 아가타사는 2003년 7월 국내에 법인을 세우고 강아지 모양의 상표를 등록한 뒤 영업을 해왔다. 스와로브스키사가 아가타사의 상표와 비슷한 모양의 펜던트 제품을 출시하자 아가타사는 "먼저 등록한 상표와 유사한 펜던트 제품 판매를 중지하고 상표권 침해로 인한 손해배상금 1억원을 지급하라"며 소송을 냈다. 1심은 "양 사의 등록상표와 제품의 모양은 나란히 두고 각 부분을 세밀해 대비했을 때 발견할 수 있는 정도에 불과하다"며 스와로브스키 제품을 전량 폐기하고 스와로브스키는 아가타에 5000만원을 배상하라고 판결했다. 하지만 2심은 "출처표시를 위한 것이 아니라 단순히 디자인으로 표장을 사용해 상표 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 상표권 침해로 볼 수 없다"며 원고패소판결했다.

오픈마켓 운영자는 쇼핑몰에서 판매되는 가짜 브랜드 상품의 유통을 방지해야 할 책임이 없다는 첫 대법원 결정이 나왔다. 일반 매장과 달리 인터넷을 매개로 수많은 판매자가 참여하는 오픈마켓의 특성을 고려한 것으로, 개별적인 상표권 침해행위가 입증되면 상표권자가 오픈마켓 운영자에게 해당 상품의 판매를 금지해 달라고 요구할 수는 있지만 상표권 침해행위가 발생하지 않게 근본적인 대책을 마련하도록 의무를 지울 수는 없다는 취지다. 대법원 민사3부(주심 민일영 대법관)는 최근 (주)아디다스 코리아가 "G마켓에서 아디다스 상표가 사용된 상품이 판매되거나 전시되는 것을 중단시켜 달라"며 온라인 쇼핑몰 G마켓 운영회사인(주)이베이코리아를 상대로 낸 상표권침해금지 가처분 신청 재항고심(2010마817)에서 신청을 기각한 원심을 확정했다. 재판부는 결정문에서 "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(정보통신망법)에서 유통을 금지한 '사생활 침해 또는 명예훼손 등 타인의 권리를 침해하는 정보'에는 상표권을 침해하는 정보는 포함되지 않는다고 해석하는 것이 합리적"이라며 "정보통신서비스제공자에게 조리상 일정한 범위 내에서 상표권 침해행위를 방지해야 할 의무가 있음은 별론으로 하고 법률상 상표권침해행위를 적극적으로 방지해야 할 작위의무가 있음을 전제로 한 방조책임은 인정할 수 없다고 판단한 원심은 정당하다"고 밝혔다. 재판부는 "온라인쇼핑몰 운영자가 판매자로서 직접 소비자들에게 상품을 판매하는 형태가 아니라 거래가 이뤄질 수 있는 전저거래 시스템을 제공하고 구체적 거래에는 관여하지 않는 이른바 오픈마켓(Open market)에 타인의 상표권을 침해하는 상품판매정보가 게시되고 그 전자거래 시스템을 통해 판매자와 구매자 사이에 이러한 상품에 대한 거래가 이뤄진다고 하더라도 그런 사정만으로 곧바로 운영자에게 상표권 침해 게시물에 대한 불법행위책임을 지울 수는 없다"고 설명했다. 그러나 재판부는 "오픈마켓 운영자가 제공하는 인터넷 게시공간에 게시된 상표권침해 게시물의 불법성이 명백하고, 오픈마켓 운영자가 이같은 게시물이 게시된 사정을 구체적으로 인식했음이 외관상 명백히 드러났으며 기술적, 경제적으로 그 게시물에 대한 관리·통제가 가능한 때에는 오픈마켓 운영자에게 해당 상품을 판매할 수 없도록 하는 등 적절한 조치를 취할 것이 요구된다"고 덧붙였다. 아디다스사는 G마켓에서 유통되는 상품들 중 상표를 위조한 것으로 보이는 5417개의 상품목록을 이베이코리아에 통보하면서 그 상품들에 대한 판매중단조치를 취할 것과 판매자들의 등록계정 삭제를 요구하고 아디다스사의 상표를 사용한 상품이 자신들의 사전 허락 없이 판매목적으로 게시 또는 검색하지 않도록 적극적인 조치를 취해줄 것을 요구했다. 이베이코리아는 "상표권자가 위조품으로 특정해 신고한 상품에 대해서는 판매중단 조치를 취하고 있다"며 자신들에게 상표권침해 방지를 위한 포괄적 의무가 없다고 주장하자 아디다스사는 가처분신청을 냈으나 1·2심이 받아들이지 않자 대법원에 재항고했다.

과테말라 설화로 전해지는 '걱정인형' 상표는 다른 사업자가 사용해도 상표권 침해가 아니라는 판결이 나왔다. 서울중앙지법 민사12부(재판장 김현석 부장판사)는 지난 14일 '걱정인형' 제작판매자 김모씨가 "'메리츠 걱정인형' 상표 사용을 중단하라"며 메리츠화재(주)를 상대로 낸 상표권 침해금지소송(2012가합60164)에서 원고패소 판결했다. 재판부는 판결문에서 "김씨가 걱정인형 상표를 출원하기 전에도 걱정인형에 대한 전설이 책과 인터넷을 통해 국내에 소개됐다"며 "여러 나라에서 비슷한 인형이 판매되고 있다"고 밝혔다. 재판부는 "걱정인형은 영문 명칭 'worry doll'을 문자 그대로 번역한 것으로 독창적인 관념이나 사상을 포함하지 못한다"며 "김씨에게 이를 혼자 사용할 권리를 주는 것은 공익상 바람직하지 않다"고 설명했다. 걱정인형은 잠자리에 들기 전 걱정거리를 말하고 인형을 베개 밑에 넣어두고 자면 인형이 걱정을 대신 해준다는 과테말라 고산지대 인디언의 설화다. 김씨는 2009년 '돈워리(Don't Worry) 걱정인형' 상표를 출원했고 2010년부터 인형을 판매하기 시작했다. 메리츠화재가 지난해부터 '고객님의 걱정을 대신 해드리는 걱정인형'이라는 마케팅을 하면서 인형이 널리 알려지자 김씨는 지난해 7월 소송을 냈다.

대법원 특허2부(주심 신영철 대법관)는 지난달 25일 인기 간식 '꾸이맨'의 후발 상표권자 허모씨가 원조 '꾸이맨' 제조업체 (주)경진식품을 상대로 낸 상표등록무효 소송 상고심(2012후2470)에서 원고패소판결한 원심을 확정했다. 재판부는 "윤모씨는 2003년에 경진식품을 설립하면서 누나를 대표이사로 취임하게 한 후 실질적으로 운영해왔고, 윤씨가 사망한 이후에도 경직식품은 계속해 등록상표를 사용해 상품을 생산해왔으므로 윤씨가 경진식품에 묵시적으로 통상사용권을 설정했다고 봐야한다"고 설명했다. 재판부는 "윤씨가 2005년 6월 사망한 뒤 3년 이내에 상표권 이전등록을 하지 않아 2008년 6월 상표권이 소멸했고, 그로부터 1년이 경과하지 않은 2009년 5월 허씨의 상표가 출원됐다"며 "통상사용권자인 경진식품의 상표사용은 상표법에서 규정한 '사용'에 해당하고 상표권이 소멸한 날부터 1년이 경과하지 않은 시점에서 등록출원된 허씨의 상표는 그 등록이 무효로 돼야 한다"고 덧붙였다. 상표법은 상표권이 소멸한 날을 기준으로 소급해 1년간 상표가 사용되지 않았다면 타인이 동일 또는 유사상표 등록을 할 수 있도록 허용하고 있다. 윤씨가 사망한 뒤 경진식품이 상표법에서 정한 기한인 3년이 지나도록 상표권이전등록을 하지 않자 허씨는 윤씨가 등록했던 '꾸이맨'과 동일한 도안 등을 상표로 등록했다. 허씨는 경진식품의 꾸이맨 상표 사용은 상표권 이전을 받지 않은 채 이뤄졌으므로 정당한 사용이라고 볼 수 없고, 상표권 소멸일을 기준으로 1년 이전에 정당한 상표사용이 없었으므로 자신의 상표권 등록이 유효하다고 주장하며 특허심판원에 원조 꾸이맨의 상표등록무효심판을 청구했으나, 심판원이 청구를 기각하자 특허법원에 소송을 냈다.