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[판결] SK케미칼, 패치형 치매치료제 특허침해로 120억여 원 배상해야
SK케미칼이 노파르티스 아게(노바티스)의 패치형 치매치료제인 '엑셀론 패치(리바스티그민)'에 대한 특허권을 침해해 노파르티스 아게에 120억여 원을 배상하라는 특허법원 판단이 나왔다. 특허법원 25-1부(임영우, 우성엽, 김기수 고법판사)는 18일 노파르티스 아게가 SK케미칼을 상대로 제기한 특허권침해금지 등 청구소송 항소심에서 "SK케미칼은 노파르티스 아게의 특허권을 침해했고, 그로 인한 손해배상 등 120억여 원을 지급하라"며 원고승소 판결했다(2021나1787). 패치형 치매치료제인 '엑셀론 패치(리바스티그민)'에 대한 특허권자인 노파르티스 아게는 1997년 8월 29일에 등록한 특허의 만료를 앞두고 2012년 4월 특허청에 존속기간 연장승인신청을 했다. 하지만 이듬해 불승인 처분을 받았다. 이에 불복한 노파르티스 아게는 특허청을 상대로 불승인 처분을 취소해달라는 행정소송을 제기해 대법원에서 승소 판결을 받았다. 해당 판결에 따라 특허청은 2018년 12월 존속기간 연장을 승인(873일)했다. 문제는 해당 존속기간 연장승인처분이 있기 전, SK케미칼이 엑셀론 패치의 특허발명을 침해하는 의약품을 생산해 유럽 각지로 수출했다는 점이다. 이에 SK케미칼은 특허청의 노파르티스 아게에 대한 존속기간 연장 승인이 나오자 특허청장을 상대로 연장승인 처분을 무효 또는 취소해달라며 행정소송을 냈다. 하지만 법원은 기각했고 이는 그대로 확정됐다. 노파르티스 아게가 반격에 나섰다. SK케미칼을 상대로 특허침해로 인한 손해배상 소송을 제기했다. 노파르티스 아게 측은 "SK케미칼이 해당 제품을 생산한 행위, 그 제품을 유럽 국가에 수출한 행위, 국내에서 판매한 행위는 특허권의 침해에 해당한다"고 주장했다. 재판부는 SK케미칼이 특허 존속기간 연장 이전에 국내에서 해당 제품을 생산한 행위는 특허침해 행위에 해당한다고 판단했다. 재판부는 "특허법상 존속기간 연장승인처분은 당초 존속기간 만료일에 소급해 효력을 가지므로, 연장승인처분에 의해 노파르티스 아게 특허권의 존속기간은 연장됐다고 봐야 한다"며 "SK케미칼이 연장된 존속기간 만료일 이전에 국내에서 제품을 생산한 행위는 특허침해 행위에 해당한다"고 밝혔다. 이어 "SK케미칼의 제품은 노파르티스 아게의 제네릭으로서 주성분, 함량, 제형, 효능·효과, 용법·용량이 동일한 의약품"이라며 "노파르티스 아게 제품의 대체품임이 명백하고 SK케미칼이 이를 유럽에 수출함으로써 노파르티스 아게 제품의 매출이 감소했을 것으로 보인다"고 판단했다. 결국 "이러한 노파르티스 아게의 손해는 SK케미칼의 국내에서의 특허권 침해행위와 상당인과관계가 있다고 보는 것이 타당하다"고 밝혔다. 다만 재판부는 SK케미칼이 노파르티스 아게로부터 특허침해행위를 경고하는 내용의 내용증명을 송달받기 이전까지의 기간에 대해 특허법 제130조의 과실추정이 깨진다고 판단했다. 따라서 "내용증명 송달 이후의 기간에만 특허침해행위에 대한 SK케미칼의 주의의무위반이 인정된다"고 했다. 손해배상액은 총 113억여 원이 인정됐다. SK케미칼의 해당 제품에 대한 국내 생산과 유럽 판매 매출이 특허침해와 상당인과관계에 있는 손해에 해당하지만, 특허청의 존속기간 연장불승인 처분을 신뢰했다는 등의 사정이 고려됐다. 재판부는 또 "SK케미칼은 내용증명을 송달받기 전까지 제품을 생산해 특허권자인 노파르티스 아게로부터 허락을 받은 바 없이 특허를 무단으로 실시해 법률상 원인 없는 이익을 얻었고, 이에 따라 노파르티스 아게는 손해를 입었다"며 7억여 원의 부당이득을 반환하라고 판시했다. 앞서 1심은 SK케미칼이 노파르티스 아게에게 25억 원 지급 판결을 내렸다.
엑셀론패치
특허권
특허침해
SK케미칼
한수현 기자
2024-01-27
공정거래
행정사건
[판결] 퀄컴 '과징금 1조 원' 확정… 대법원, "공정위 처분 정당하다"
2016년 공정위가 시장지배적 지위를 남용하고 불공정 거래 행위를 했다는 이유로 다국적기업 퀄컴에 역대 최대인 1조300억 원대 과징금을 부과한 것은 정당하다는 취지의 대법원 판단이 나왔다. 대법원 특별3부(주심 노정희 대법관)는 13일 퀄컴 인코포레이티드와 퀄컴 테크놀로지 인코포레이티드(QTI), 퀄컴 CDMA 테크놀로지 아시아퍼시픽 PTE LTD(QCTAP)가 공정거래위원회를 상대로 낸 시정명령 등 취소 청구 소송(2020두31897)에서 원고 일부승소 판결한 원심을 확정했다. 공정거래 소송은 서울고법이 1심, 대법원이 2심을 담당하는 2심 체제로 운용된다. 서울고법은 공정위가 한 시정명령 중 일부가 위법해 취소하라고 판단하면서도 과징금 처분은 그대로 유지했다. 시장 지배적 지위를 남용한 부분을 토대로 산정된 과징금 1조311억 원은 전액 적법하다고 판단한 것으로, 사실상 원고 패소로 판결한 셈이다. 대법원도 이 같은 판단이 옳다고 봤다. 재판부는 "퀄컴은 시장지배적 지위를 이용해 경쟁사인 칩셋 제조사에 라이센스 계약을 거절했고, 휴대폰 제조사에는 라이센스 계약의 체결을 강제했다”며 "이런 행위는 시장지배적 지위 남용행위에 해당한다"고 했다. 앞서 공정위는 2016년 이들 3개 회사가 특허권과 모뎀칩세트 공급을 연계해 기업에 '갑질'을 했다며 역대 최대 규모의 과징금 1조 311억 원을 부과하고 시정명령을 내렸다. 공정위는 휴대전화 생산에 필수적인 이동통신 표준필수특허(SEP)를 보유한 퀄컴이 특허 이용을 원하는 사업자에게 차별 없이 이 특허를 제공하기로 한 국제표준화 확약(FRAND)을 어겼다고 판단했다. 삼성, 인텔 등 칩세트사가 계약 체결을 요구하면 거부하거나 판매처를 제한하는 등 특허권 사용을 제한했다고 본 것이다. 또 퀄컴이 칩세트를 공급받는 휴대전화 제조사들에게도 특허권 계약을 함께 맺도록 강제해 휴대전화 제조사와의 특허권 계약도 일방적 조건으로 체결했다고 봤다. 퀄컴의 미국 본사인 QI는 특허권 사업을, 나머지 2개사는 이동통신용 모뎀칩셋 사업을 하고 있다. 이번 소송은 역대 최고액인 '1조 311억 원' 과징금 처분의 정당성을 싸고 벌어진 소송인 만큼 한국 대형로펌 등 내로라 하는 변호사들이 양측 대리인으로 참여하는 등 뜨거운 관심을 모았다. 대법원 관계자는 "공정거래법상 타당성 없는 조건 제시와 불이익 강제 행위 등이 다른 사업자의 사업 활동을 부당하게 어렵게 하는 행위로서 시장 지배적 지위 남용 행위에 해당하는지에 관한 판단 기준을 재확인·구체화한 판결"이라고 말했다.
퀄컴
공정거래
시장지배적지위
박수연 기자
2023-04-13
민사일반
인터넷
지식재산권
쿠팡, 적극적 검색…상품 삭제할 의무는 없다
[판결](단독) 오픈마켓에서 ‘상표권 침해 상품’ 거래 있더라도
오픈마켓인 쿠팡에서 물건을 판매하는 사업자가 자신의 상표권을 침해한 유사 상품이 쿠팡 내에서 판매되고 있는데도 쿠팡 측이 판매 중단 조치를 취하지 않았다면서 소송을 냈지만 1심에서 패소했다. 법원은 수십억 개의 상품이 판매되고 있는 오픈마켓의 특성을 고려할 때 오픈마켓인 쿠팡측이 상표권 침해 가능성이 있는 상품을 적극 검색해 삭제해야 할 의무까지 진다고 볼 수는 없다고 판단했다. 서울중앙지법 민사61부(재판장 권오석 부장판사)는 지난달 23일 쿠팡에서 상품을 판매하는 A 씨가 B 사와 쿠팡(소송대리인 법무법인 율촌)을 상대로 낸 손해배상청구소송(2021가합510647)에서 "B 사는 A 씨에게 2000만 원을 지급하라"며 원고일부승소 판결했다. 재판부는 쿠팡에 대한 A 씨의 손해배상청구는 모두 기각했다. 서울중앙지법 손해배상 청구 기각 A 씨는 쿠팡에서 탈취제 등을 판매했다. B 사가 유사한 제품을 쿠팡에서 판매하자, A 씨는 B 사가 상표권과 저작권을 침해했다며 소송을 냈다. A 씨는 쿠팡을 상대로도 "B 사가 내 상표권을 침해한 제품을 판매하는데도 판매 중단 조치를 취하지 않고 방치했다"며 소송을 냈다. 쿠팡 측은 "A 씨로부터 판매 중단 요청을 받고 A 씨에게 저작권 침해 상품을 특정해달라고 요청했지만, 회신을 받지 못해 조치를 취하지 못했을 뿐"이라며 "저작권 침해 행위를 방치하지 않았다"고 맞섰다. 재판부는 "판매자와 구매자 사이의 구체적 거래에 관여하지 않는 이른바 오픈마켓에서는 운영자가 제공한 인터넷 게시 공간에 타인의 상표권을 침해하는 상품 판매 정보가 게시되고 그 전자거래 시스템을 통해 이러한 상품에 대한 거래가 이뤄진다고 하더라도 그러한 사정만으로 곧바로 운영자에게 상표권 침해 게시물에 대한 불법행위 책임을 지울 수는 없다"고 밝혔다. 다만 "상표권 침해 게시물이 게시된 목적과 내용 등에 비춰볼 때 △오픈마켓 운영자가 제공하는 인터넷 공간에 상표권 침해 게시물의 불법성이 명백한 경우 △오픈마켓 운영자가 상표권 침해 피해자로부터 게시물 삭제 요구를 받거나 게시물이 게시된 사정을 구체적으로 인식하는 경우 △게시물에 대한 관리 및 통제가 가능한 경우 등에는 오픈마켓 운영자에게 해당 게시물을 삭제하고 상품 판매 중단 등 적절한 조치를 취할 것이 요구된다"면서 "이를 게을리해 상표권 침해를 용이하게 했을 때는 부작위에 의한 방조자로서 공동불법행위 책임을 진다"고 설명했다. 재판부는 "쿠팡은 판매 이용 약관에서 판매자에게 상표권 등의 권리를 침해하는 상품을 판매하지 않을 의무를 부과하고 있고, 특허권 침해 등 분쟁이 발생할 경우 판매 중단 조치를 위한 내부 절차를 두고 있다"며 "쿠팡은 A 씨로부터 판매 중단 요청을 받은 후 신고하려는 상품의 특정을 요청했으나, A 씨에게 아무런 회신을 받지 못했다"고 했다. 그러면서 "쿠팡에 입점한 판매자 수는 약 31만 개이고 판매되는 상품 수는 20억 개에 달한다"며 "이와 같이 많은 상품이 등록 및 판매되는 오픈마켓의 특성을 고려하면 A 씨가 쿠팡으로부터 판매 중단 대상인 상품을 구체적 개별적으로 특정해줄 것을 요청받고 아무런 대응을 하지 않았음에도 쿠팡이 권리 침해 또는 부정경쟁행위 가능성이 있는 상품을 적극적으로 검색해 미리 삭제해야 할 주의의무가 있다고 보기 어렵다"고 판시했다. 한편 재판부는 B 사가 A 씨의 상표권을 침해했다고 판단했다. 그러면서 B 사의 상표권 침해행위가 A 씨의 매출에 미친 영향과 침해 기간 등을 고려해 A 씨의 손해액을 2000만 원으로 정했다.
전자상거래
상표권
오픈마켓
이용경 기자
2022-10-17
민사일반
한·미 조세협약 따라 원천징수 대상 아니다<br> 대법원, 삼성전자 '법인세 113억' 불복소송 승소 확정
[판결] 국내에 등록 안 된 MS 특허에 대한 대가는
국내에 등록되지 않은 특허에 대한 대가는 한·미 조세협약에 따라 법인세 원천징수 대상이 아니기 때문에 세무서가 삼성전자에 113억여원의 법인세를 부과한 것은 위법하다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 특별3부(주심 노정희 대법관)는 최근 삼성전자가 동수원세무서를 상대로 낸 법인세 원천징수처분 등 취소 소송(2019두47100)에서 원고승소판결한 원심을 확정했다. 삼성전자는 2011년 7월 1일 마이크로소프트(MS)와 안드로이드 기반 스마트폰과 태블릿 사업 등을 운영하는데 필요한 특허권 사용료(로열티)를 지급하는 내용의 계약을 체결했다. 삼성은 이후 2012년부터 2015년까지 로열티를 지급하면서 이 로열티가 국내원천소득에 해당한다고 판단, 한·미 조세협약 제14조 1항에 따른 제한세율 15%를 적용해 산정한 법인세를 원천징수해 납부했다. 동수원세무서는 2016년 10월 10일부터 2017년 3월 31일까지 실시한 법인세 통합조사 결과 삼성전자가 2013년 MS로부터 받아야 할 690억여원을 로열티와 같은 금액에서 상계하고 나머지 금액에 대한 법인세를 징수해 법인세를 과소 납부했다고 통보했다. 이후 삼성전자에 690억여원에 대한 법인세 113억여원을 징수했다. 이에 반발한 삼성전자는 조세심판원에 징수 처분의 취소를 요구하는 심판을 청구했지만 기각되자 소송을 냈다. 삼성전자는 "로열티에 적용되는 한·미 조세협약 제6조 3항에 의하면 미국법인이 국내에 특허권을 등록해 국내에서 특허실시권을 가지는 경우 그 대가로 받는 로열티만이 국내원천소득에 해당한다"며 "국내에 등록되지 않은 특허권의 사용 대가로 받은 로열티는 원천징수대상에 해당하지 않는다"고 주장했다. 세무당국은 "한·미 조세협약 제2조 2항에 따라 '사용'의 의미는 국내법에 따라 판단해야 한다"며 "구 법인세법에 제93조 8호 단서 후문에 따라 국내에 등록되지 않은 로열티 소득이라도 그 소득이 특허권을 국내에서 제조·판매 등에 사용한 대가라면 국내원천소득으로 본다"고 맞섰다. 법원은 삼성전자의 손을 들어줬다. 1,2심은 "미국법인이 사용료의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지는 한·미 조세협약에 따라 판단해야 한다"며 "미국법인이 특허권을 국외에서 등록했을 뿐 국내에는 등록하지 않은 경우 미국법인이 그와 관련해 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없고 이러한 법리는 해당 특허권이 국내에 등록되어 있지 않는 이상 미국 이외의 국가에 등록된 경우에도 마찬가지로 적용된다"고 판시했다. 대법원도 "원심 판단에 국내세법과 조세조약의 관계, 특허권의 속지주의 원칙 및 국내법에 의한 조약배제에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다"며 확정했다.
한미조세협약
특허
삼성전자
법인세
박수연
2022-03-21
민사일반
MS 측 일부승소 원심 파기환송
[판결] 대법원 "MS 법인세 6300억 환급소송 다시 판단하라"
미국의 다국적 IT기업 마이크로소프트(MS)가 동수원세무서를 상대로 법인세 약 6300억원을 돌려달라며 낸 소송에서 대법원이 MS 측의 손을 들어준 원심 판결을 파기했다. 대법원 특별3부(주심 김재형 대법관)는 10일 MS사와 자회사 MS라이센싱이 동수원세무서를 상대로 낸 경정거부처분 취소소송(2019두50946)에서 세무당국이 경정거부처분한 금액 중 6337억원은 취소하라고 판결한 원심을 파기하고 사건을 수원고법으로 돌려보냈다. 삼성전자는 2011년 7월 MS와 안드로이드 기반 스마트폰과 태블릿 사업을 운영하는데 필요한 특허권 사용료(로열티)를 지급하는 내용의 계약을 체결했다. 삼성은 2012년부터 2015년까지 MS라이센싱 명의의 계좌로 로열티를 지급하면서 이 로열티가 국내원천소득에 해당한다고 보아 한·미조세협약 제14조 1항에 따라 제한세율 15%를 적용해 산정한 법인세를 원천징수해 동수원세무서에 납부했다. 4년 동안 삼성전자가 사용한 특허권의 대가는 모두 4조3582억원이었고, 이중 법인세 원천징수액은 15%인 6537억여원이었다. MS 측은 2016년 6월 동수원세무서에 "이 사건 특허권 사용료 중 한국에 등록되지 않은 특허권에 대한 사용 대가 부분은 국내원천소득이 아니므로, 원천징수된 세액은 MS 측에 환급되어야 한다"며 경정청구를 했다. 경정청구란 과다납부한 세액을 바로잡아달라고 요청하는 것을 말한다. MS 측은 이 사건 특허권 사용에 대한 법인세 원천징수액 6537억원 중 6344억여원을 돌려달라고 요구했다. 그러나 동수원세무서는 경정청구를 거부했고, MS 측은 이에 불복해 2016년 10월 조세심판원에 심판을 청구했지다. 조세심판원이 2017년 6월 MS 측의 청구를 기각하자, MS 측은 소송을 냈다. 1,2심은 동수원세무서가 경정을 거부한 MS 측의 경정청구액 6344억원 중 대부분인 6337억원을 취소하라며 MS측의 손을 들어줬다. 1,2심은 "국내에 등록되지 않은 미국법인의 특허권이 국내에서 제조·판매에 사용된 경우 미국법인이 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지는 한·미 조세협약에 따라 판단해야 한다"며 "한·미조세협약 해석상 특허권이 등록된 국가 외에서는 특허권의 침해가 발생할 수 없어 이를 사용하거나 그 사용의 대가를 지급한다는 것을 관념할 수도 없기에 미국법인이 특허권을 국내에 등록하지 않은 경우와 관련해 지급받는 소득은 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없다"고 판시했다. 다만 MS라이센싱을 제외한 MS의 청구에 대해선 "설령 이 사건 특허권 및 그 사용료를 실질적으로 관리하는 주체가 MS라고 하더라도, MS라이센싱의 경정청구권 행사에 따른 환급 세액의 귀속은 원고들 사이의 내부적인 분배 문제"라며 "MS는 별도의 경정청구권이 인정되지 않는다고 봐야 한다"고 덧붙였다. 그러나 대법원의 판단은 달랐다. 재판부는 "동수원세무서는 원심에서 '이 사건 사용료에는 국내원천소득으로서 원천징수대상인 저작권, 노하우, 영업상의 비밀 등의 사용대가가 포함되어 있다'고 주장함으로써 처분의 동일성이 유지되는 범위 내에서 사유를 추가 또는 변경했다고 볼 수 있기 때문에 원심으로서는 이같은 주장에 관해 심리·판단했어야 한다"고 지적했다. 이어 "이와 다른 전제에서 동수원세무서의 주장이 법원의 심리대상이 아니라고 판단한 원심판결에는 법원의 심리대상 등에 관한 법리를 오해해 필요한 심리를 다하지 않아 판결에 영향을 미친 잘못이 있다"며 사건을 파기환송했다. 아울러 MS의 경정청구권이 인정되지 않는다고 판단한 원심에 대해서도 "소득의 실질귀속사는 과세표준과 세액의 경정을 청구할 수 있다"며 "원심은 MS가 특허권 사용료 소득의 실질귀속자인지 여부에 관해 필요한 심리를 다하지 않아 판결에 영향을 미친 잘못이 있다"고 판시했다.
라이센스
마이크로소프트
법인세
박수연 기자
2022-02-10
민사일반
대법원, 미쓰비시중공업이 낸 재항고 기각
[판결] '일제 강제동원' 미쓰비시 한국 내 상표권·특허권 압류명령 "정당"
일제 강점기 강제동원 피해자에 대한 배상 판결이 확정된 일본 미쓰비시중공업이 한국 내 자산압류 조치에 불복해 재항고했지만 대법원이 기각했다. 대법원 민사1부(주심 노태악 대법관)는 지난 10일 미쓰비시중공업이 강제동원 피해자 양금덕 할머니 등을 상대로 낸 상표권 압류명령과 특허권 압류명령에 대한 재항고 신청(2021마5961, 2021마5865)을 각각 기각했다. 재판부는 "미쓰비시중공업은 한·일 청구권 협정에 따라 구성된 중재위원회로부터 임시적 처분을 받을 기회를 박탈당한 상태에서 이뤄진 압류 명령은 집행 장애 사유가 있는 경우에 준해 허용돼서는 안 된다고 주장했지만, 원심은 이 같은 사정이 집행 장애 사유가 된다거나 강제 집행을 불허해야 할 사유가 된다고 볼 수 없다고 판단했다"면서 "이같은 원심 판단에는 재판에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙을 위반한 잘못이 없다"고 설명했다. 아울러 "이 사건 압류명령이 초과압류에 해당해 위법하다는 주장은 적법한 재항고이유가 될 수 없고, 기록을 살펴보더라도 초과압류에 해당한다고 볼 아무런 자료가 없다"고 판단했다. 앞서 대법원은 2018년 11월 강제동원 피해자 5명이 미쓰비시중공업을 상대로 제기한 손해배상청구소송에서 "미쓰비시중공업은 피해자들에게 1인당 1억원에서 1억5000만원의 위자료를 지급하라"며 원고승소 판결한 원심을 확정했다. 그러나 미쓰비시중공업이 대법원 판결 이행을 거부했고 강제동원 피해자와 유족은 미쓰비시중공업의 한국 내 보유자산인 상표권 2건과 특허권 6건을 압류하는 신청을 내 법원에서 인용결정을 받았다. 미쓰비씨중공업은 이 결정에 불복해 항고했으나 기각되자 대법원에서 다시 판단해달라며 재항고 했다.
자산압류
강제동원
일제강점기
미쓰비시중공업
박수연 기자
2021-09-14
민사일반
서울고법, 이송 결정 취소
[판결](단독) ‘상표권 양도’ 사해행위 취소소송은 지재권 관련 소송으로 볼 수 없다
상표권 양도계약과 관련한 사해행위 취소소송은 '특허권 등 지식재산권에 관한 소'로 볼 수 없어 서울중앙지법 전속관할에 속하지 않는다는 법원 판단이 나왔다. 서울고법 민사25-1부(재판장 박형남 부장판사)는 최근 A사가 "B사와 C씨가 체결한 상표권 양도계약은 사해행위에 해당하므로, B사를 상대로 낸 사해행위취소소송 사건을 서울중앙지법으로 이송하도록 한 서울남부지법의 결정을 취소해달라"며 낸 항고를 받아들여 서울남부지법의 이송결정을 취소했다(2020라20582). C씨의 채권자인 A사는 2019년 "C씨가 B사에 상표권을 넘기는 양도계약을 맺은 것은 사해행위에 해당한다"며 B사를 상대로 서울남부지법에 양도계약의 취소와 함께 원상회복으로 상표권 이전등록의 말소를 청구하는 소송을 냈다. 그러나 서울남부지법은 이 사건에 대한 관할이 없다며 민사소송법 제24조 2항, 제34조 1항을 적용해 사건을 서울중앙지법으로 이송한다는 결정을 내렸다. 그러자 A사는 지난 5월 "이 사건은 민사소송법 제24조 2항의 '특허권 등의 지식재산권에 관한 소'에 해당하지 않으므로 1심(서울남부지법) 결정은 위법해 취소돼야 한다"며 즉시항고를 제기했다. 2016년 1월부터 '특허침해소송 관할집중' 제도가 시행되면서 특허침해소송과 지식재산권 관련 소송 1심은 서울중앙지법과 대전·대구·부산·광주지법 등 5개 법원이 담당하고, 항소심은 특허법원이 전속관할하고 있다. 개정 민사소송법 제24조 2항과 3항은 특허권, 상표권 등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고등법원이 있는 곳의 경우 서울중앙지방법원), 그 지방법원이 서울중앙지방법원이 아닌 경우 서울중앙지방법원에도 소를 제기할 수 있다고 규정한 데 따른 것이다. “전속관할 속하지 않아 보통 재판 소재지 법원이 관할” 재판부는 "민사소송법에서 특허권 등의 지식재산권에 관한 소의 관할에 대해 별도의 규정을 둔 이유는 그 심리·판단에 관한 전문적인 지식이나 기술 등에 이해가 필요하므로 전문 재판부에 사건을 집중시킴으로써 충실한 심리와 신속한 재판 뿐만 아니라 지식재산권의 적정한 보호에 이바지할 수 있기 때문"이라며 "특허권 등 양도계약에 관한 사해행위 취소 및 원상회복을 구하는 소는 채권자의 피보전채권 존재 여부, 특허권 등의 양도계약이 사해행위에 해당하는지 여부 등이 쟁점이므로 그 심리·판단에 전문적인 지식이나 기술 등에 대한 이해가 필요한 사안이라고 보기 어렵다"고 밝혔다. 이어 "이처럼 사해행위 취소소송에서 다뤄지는 쟁점에 비춰볼 때 당사자가 전속관할 법원에서 심리를 받지 못함으로써 받는 불이익은 없는 반면, 전속관할 법원으로 이송할 경우 당사자가 법원에 접근하는데 불편이 따르게 되고 (그만큼) 당사자에게 소송수행상 부담을 줄 수 있다"고 설명했다. 또 "상급심에서 전속관할 위반을 이유로 파기이송 판결을 할 경우 절차적 안정성을 해치게 될 뿐만 아니라 하급심 실무지침으로 작용해 지나치게 광범위한 사건이 특허법원에 집중됨으로써 특허법원의 고유 기능을 다하지 못하고 관할에 대해 별도 규정을 둔 취지도 살리지 못하게 될 우려가 크다"고 덧붙였다. 그러면서 "이 소송은 민사소송법 제24조 2항에서 규정하고 있는 '특허권 등의 지식재산권에 관한 소'에 해당하지 않는다"며 "B사의 보통 재판적 소재지가 있는 곳의 법원인 서울남부지법에 그 관할이 있으므로 제1심 결정을 취소한다"고 했다.
지식재산권
특허권
양도계약
상표권
사해행위
박미영 기자
2020-07-16
행정사건
서울행정법원, 현대차가 낸 법인세 경정거부처분 취소소송서 승소 판결
[판결] "외국에만 등록된 특허의 사용료는 과세대상 아니다"
내국법인이 외국에만 등록된 특허를 국내에서 사용하기 위해 자사 외국법인에 특허사용료를 지불했다면 과세대상이 아니라는 판결이 나왔다. 서울행정법원 행정6부(재판장 이성용 부장판사)는 현대자동차가 서초세무서장을 상대로 낸 법인세 경정거부처분 취소소송(2019구합78692)에서 최근 원고승소 판결했다. 현대차는 자사 미국법인에 오디오 제품 관련 특허를 등록하고 이를 국내에서 사용하기 위해 미국법인에 특허사용료로 약 85억원을 지급했다. 국내에는 해당 특허를 등록하지 않았기 때문이다. 그런데 과세당국은 이를 법인세법 제93조 8호에 따라 '국내원천소득'에 해당한다고 판단하고 15%인 약 12억에 달하는 법인세를 경정 청구했다. 현대차는 이에 불복해 소송을 냈다. 재판부는 "법인세법 규정은 외국법인이 특허권 등을 국외에서 등록했을 뿐 국내에서 등록하지 않은 경우라도 그 특허권 등이 국내에서 제조·판매 등에 사용된 때에는 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 보도록 정했다"고 밝혔다. 그러나 "구 국제조세조정에 관한 법률 제28조는 '비거주자 또는 외국법인의 국내원천소득의 구분에 관하여는 소득세법 제119조 및 법인세법 제93조에도 불구하고 조세조약이 우선해 적용된다'라고 규정하고 있다"며 "국외에서 등록됐을 뿐 국내에는 등록되지 않은 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조·판매 등에 사용된 경우 미국법인이 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지는 한·미 조세협약에 따라 판단하지 않을 수 없다"고 설명했다. 그러면서 "한·미 조세협약에 따라 미국법인이 특허권을 국외에서 등록했을 뿐 국내에는 등록하지 않은 경우에는 미국법인이 그와 관련해 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없다"며 "이를 전제로 한 세무당국의 법인세 경정거부처분은 위법하다"고 판시했다.
외국법인
특허사용료
내국법인
박미영 기자
2020-04-27
민사일반
항소심은 지법 항소부 아닌 특허법원 전속관할
[판결](단독) 상표권 침해에 손해배상만 청구… 1심을 단독판사가 담당한 경우에는
상표권 침해로 인한 손해배상을 청구하는 사건의 항소심은 특허법원이 전속관할권을 가진다는 대법원 판결이 나왔다. 상표권 등의 침해 금지를 구하지 않고 손해배상만 청구해 1심을 단독판사가 담당한 경우에도, 항소심은 지방법원 합의부가 아닌 특허법원 전속관할이라는 점을 분명히 한 판결이다. 2015년 개정된 법원조직법 제28조 등은 '특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외하고 특허법원이 심판한다'고 규정하고 있다. 대법원 민사3부(주심 조희대 대법관)는 A씨가 B씨를 상대로 낸 손해배상소송(2019다284186)에서 최근 원고패소 판결한 원심을 파기하고 사건을 특허법원으로 이송했다. 인도 음식 전문점을 운영하던 A씨는 "B씨가 우리 상표를 무단으로 사용했다"면서 "상표권 무단 사용에 따른 손해 3000여만원을 배상하라"며 서울중앙지법에 소송을 냈다. 1심을 맡은 서울중앙지법 민사 단독판사는 "B씨가 A씨 소유 상표권을 사용했음을 인정할 수 있는 증거가 없다"며 원고패소 판결했다. 이에 반발한 A씨는 항소했고, 2심을 맡은 서울중앙지법 민사합의부는 A씨의 항소를 기각했다. 대법원, 원심 직권 파기 상고심에서는 상표권 침해를 이유로 한 손해배상소송의 항소심 재판을 어느 법원이 심리할지를 두고 '관할'이 문제가 됐다. 대법원은 "민사소송법에 따라 특허권 등 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고법이 있는 곳의 경우 서울중앙지방법원)의 전속관할로 한다"며 "또 법원조직법은 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외하고, 특허법원이 심판한다고 규정하고 있다"고 밝혔다. 이어 "A씨는 상표권 침해를 이유로 손해배상청구를 냈으므로 이는 민사소송법상 특허권 등 지식재산권에 관한 소에 해당하므로 이 사건의 항소심은 특허법원의 전속관할에 속한다"며 사건을 직권으로 파기하고 특허법원으로 이송했다.
상표권
특허법원
항소심
손현수 기자
2020-03-23
행정사건
서울행정법원, 원고승소 판결
[판결](단독) 퇴직 후 받은 특허 보상금에 소득세 부과 못한다
특허기술을 개발한 연구원이 퇴직 후 받은 특허권 보상금에 대해서는 소득세를 물릴 수 없다는 판결이 나왔다. 서울행정법원 행정5부(재판장 박양준 부장판사)는 A씨 등 3명이 서울반포세무서장을 상대로 낸 종합소득세 경정거부처분 취소소송(2018구합78084)에서 최근 원고승소 판결했다. 한국원자력연구원 소속 연구원이었던 A씨 등은 재직 중 4건의 특허 기술을 발명했다. 원자력연구원은 이들이 퇴직한 후 해당 기술의 특허권을 보유하게 됐다. 특허권의 가치는 3억7800만원으로 평가됐다. 원자력연구원은 이를 현물출자 후 매각해 경비 등을 공제한 뒤 1억6000만원을 보상금으로 A씨 등 기술개발에 기여한 연구원들에게 지급하기로 결정했다. 하지만 이후 문제가 생겼다. 원자력연구원은 이 보상금을 비과세대상인 발명진흥법상 직무발명보상금으로 봐 소득세를 원천징수하지 않았는데, 세무당국은 보상금이 성과급에 해당한다며 근로소득세 과세대상이라고 판단했기 때문이다. A씨 등은 이에 불복해 조세심판원에 심판 청구를 했으나 기각되자 소송을 제기했다. 상여금 아닌 직무발명보상금 근로소득에 해당 안돼 재판부는 "원자력연구원은 미리 내부규정인 기술출자관리지침에 보상금의 보상 형태와 보상액 결정 방법 등을 마련해 문서로 공개했다"며 "이 지침에 근거해 지급된 보상금은 발명진흥법에서 정한 기준과 방법 등에 따라 지급됐다고 볼 수 있으므로 법상 정당한 직무발명보상금에 해당한다"고 밝혔다. 이어 "상여금은 종업원 등의 개인적인 성과에 대해 지급하기보다 회사 전체의 성과에 대해 지급한 것인데 반해, 보상금은 A씨 등의 개인적 성과에 대해 지급한 것"이라며 "세무당국이 이를 상여금으로 보고 근로소득에 해당한다고 주장하는 것은 타당하지 않다"고 판시했다.
비과세
발명진흥법
소득세
특허권보상금
박미영 기자
2020-03-12
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