【권리내용】 [특허권] 산성용액 누설 감지 장치(제1460020호) 【판시사항】 피고들이 제1심에서 일부 제품의 구성을 명확히 밝히지 않다가 위 제품도 특허권을 침해한 것으로 인정된다는 제1심판결이 선고되자 항소심에서 위 제품의 구성을 밝히면서 특허권을 침해하지 않았다고 다툰 사안에서, 피고들이 제1심에서 제품의 구성에 관하여 침묵하거나 불분명한 진술을 한 것만으로는 재판상 자백이 성립되지 않는다고 본 사례 【사안의 개요 및 쟁점】 원고들은 피고들의 F22 제품이 특허권을 침해하였다고 주장하면서 소를 제기했는데, 제1심 진행 과정에서 F21 제품도 F22 제품과 구성이 같아 특허권을 침해한 것이라는 취지로 청구취지 및 청구원인을 변경하였다. 피고들은 제1심에서 F21 제품의 구체적인 구성이나 그것이 F22 제품의 구성과 동일한지 등에 관하여 구체적으로 진술하지 아니하였다. 제1심법원이 F21, F22 제품 모두 특허권을 침해한 것으로 인정된다고 판결하자, 피고들은 항소심에 이르러 F21 제품은 F22 제품과 구성이 다르다는 취지로 주장하였다. 【제1심판결】 서울중앙지방법원 2022. 5. 20. 선고 2019가합514752 판결 F21, F22 제품의 구성이 같음을 전제로 두 제품 모두 원고들 특허권을 침해하였다 하여 원고들 청구 일부 인용 【판결요지】 제1심판결 변경(확장청구 포함) 원고들은, ‘피고들이 제1심에서 F21 제품도 F22 제품과 같이 반응막으로 동일한 구조라는 사실에 대하여 전혀 다투지 않았고, 이에 따라 제1심법원도 두 제품의 구성이 같다는 전제하에 피고들의 F21 제품 실시행위가 이 사건 특허권을 침해한 것이라 판단하였으므로, F21 제품이 F22 제품과 같은 구성을 갖추고 있다는 사실에 대하여 피고들의 재판상 자백이 성립하였다’고 주장한다. 재판상 자백은 변론기일 또는 변론준비기일에서 상대방의 주장과 일치하면서 자신에게는 불리한 사실을 진술하는 것을 말하며, 상대방의 주장에 단순히 침묵하거나 불분명한 진술을 하는 것만으로는 자백이 있다고 인정하기에 충분하지 않다. 제1심의 경과를 본다. 원고들은 이 사건 소 제기 당시 F22 제품만을 대상으로 특허권 침해를 주장하다가 2021. 8. 17. 자 준비서면에서 피고 1 대리점이 다른 업체에 제공한 견적서에 근거하여 처음으로 F21 제품의 특허침해 가능성을 제기하였다. 피고들은 2021. 8. 18. 열린 제1심 제4회 변론기일에서 ‘F21 제품의 구조가 F22 제품과 유사한지 확인하여 주장을 정리하겠다’는 취지로 진술하였으나, 2021. 12. 6. 자 준비서면에서는 ‘피고들은 고객사로부터 제공받은 정보에 따라 맞춤 생산하는 방식으로 제품을 제작하므로, F21 제품이 F22 제품과 유사한 구조인지 판단하기 어렵다’는 취지로만 진술하였다. 원고들은 2021. 12. 7. F22 제품에 더하여 F21 제품 및 모델명이 LST와 LSC로 시작하는 제품 4개를 특허침해 제품으로 추가하는 것으로 청구취지와 청구원인을 변경하고, 같은 날 6개 제품 전부에 관한 문서제출명령을 신청하였다. 피고들은 2021. 12. 27. 위 문서제출명령신청에 대하여 ‘LST형 및 LSC형 제품은 존재하지 않는 제품이고 F21, F22 제품과는 전혀 다른 구조와 형태를 갖춘 제품’이라는 취지의 의견을 제출하였다. 이어서 피고들은 2022. 1. 18. 자 준비서면을 통해 F21, F22 제품에 대한 구체적인 언급 없이 ‘피고들 실시제품 모두 원고들 특허권을 침해하지 않았다’는 취지의 진술만을 하였다. 제1심법원이 피고들 의견을 받아들여 2022. 2. 11. 원고들이 문서제출명령 신청한 문서 중 LST형과 LSC형 제품에 대한 부분은 기각하고 F21, F22 제품에 대한 문서제출명령을 하자, 피고들은 2022. 3. 28. F21 제품에 대한 가림 처리를 해제한 견적서를 제출하였다. 이에 원고들은 2022. 3. 31. 특허침해 제품을 기존 6개에서 LST형과 LSC형 제품을 제외한 F21, F22 제품으로 변경하는 것으로 청구취지 및 청구원인을 변경하였다. 원고들이 소 제기 당시 F22 제품의 특허침해만을 주장하다가 문서제출명령을 거쳐 2022. 3. 31. 자 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 통해 최종적으로 F21 제품을 특허침해 제품으로 포함하고 변론을 종결하기까지의 제1심 소송 경과 및 당사자 주장 내용, 특히 피고들이 제1심에서 F21 제품의 구성에 관한 원고들의 석명 요구나 주장에 대하여 침묵하거나 불분명한 진술을 한 바는 있으나, F21 제품의 구성을 명시적으로 정리하거나 그 구성이 이 사건 특허발명의 구성과 같다고 진술한 적이 없는 점, 피고들이 제1심에서 일관되게 주장한 내용의 주된 취지는 F22 제품을 비롯한 자신들 실시제품 일체가 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 데 있는 것으로 보이는 점 등을 종합하면, F21 제품이 F22 제품과 구성이 동일하다는 사실에 관하여 피고들의 자백 의사를 추단할 만한 행위가 있었다고 보기 어렵고, 달리 F21 제품이 F22 제품과 동일한 구성을 가진다고 인정하거나, 그 밖에 F21 제품의 구성을 특정할 만한 증거가 없다. F21 제품의 구성을 특정하기 어려운 이상, 해당 제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 인정할 수 없다. 따라서 원고들의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다(이하 나머지 쟁점 생략).

【권리내용】 [디자인권] 건축블록용 부재(제1068061호) 【심결】 특허심판원 2023. 4. 27. 자 2020당3600 심결 【판시사항】 [1] 디자인 완성 과정 등에 비추어 무권리자 출원 주장을 배척한 사례 [2] 디자인권자인 피고가 무효심판절차에서 제출한 답변서의 내용상 ‘신규성 상실 예외 적용’의 취지를 적은 것이라고 인정하고, 위 답변서가 심판장이 정한 제출기한을 지나서 제출되었다고 다투는 원고의 주장을 배척한 사례 【사안의 개요 및 쟁점】 원고는, ‘등록디자인은 원고가 창작한 선행디자인 1과 같아 무권리자가 출원한 것에 해당하고, 원고 특허발명(제2094642호) 실시례(선행디자인 2) 등 선행디자인들과 동일·유사하거나 그로부터 쉽게 창작할 수 있어 그 등록이 무효로 되어야 한다’고 주장하면서 피고 등록디자인의 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 선행디자인 1의 신규성 상실 예외를 인정하여 원고 심판청구를 기각하였다. 【판결요지】 청구기각 1. 선행디자인 1은 피고가 원고로부터 받은 선행디자인 2(㉮)에서 블록 세그먼트 안치부(삽입구)가 연결되는 부위의 높이를 줄이고, 강재 슈(steel shoe) 삼각 날을 일체형에서 교체형으로 변경함으로써 그 지배적 특징부를 창작한 것이라고 봄이 타당하다. 원고는, ‘피고가 A사에 기술적 아이디어를 제공했어도 설계도면을 완성한 A사가 원고에게 설계도면을 납품하기로 계약한 업체인 이상 디자인등록받을 수 있는 권리도 원고에게 귀속된다’고 주장한다. 그러나 피고가 선행디자인 1의 지배적 특징부를 창작했다고 인정되는 점, A사는 피고 아이디어를 도면화하는 작업을 한 정도였던 점, 피고가 계약 체결의 기대를 가지고 적극적으로 아이디어를 제공했다는 사정만으로 그 디자인등록을 받을 수 있는 권리까지 묵시적으로 양도한 것이라 볼 수 없고, 달리 명시적 승계약정이 체결되지도 않은 점에 비추어 보면, 원고의 위 주장은 이유 없다. 2. 구 디자인보호법(2023. 6. 20. 법률 제19494호로 개정 전의 것) 제36조 제2항 제4호는 ‘제1항 본문의 신규성 상실 예외를 적용받으려는 자는 제134조 제1항의 디자인등록무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다‘고 규정하고 있었다. 개정법 시행 전에 출원한 피고 등록디자인에 대하여는 삭제된 구법 규정이 여전히 적용된다. 피고는 등록디자인의 창작자로서 그와 동일한 선행디자인 1의 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에 해당한다. 선행디자인 1은 2019년 12월경 발행되었고, 피고는 그로부터 12개월 내인 2020. 4. 7. 등록디자인을 출원하였다. 또한 피고는 무효심판절차에서 2022. 4. 21. ‘원고는 피고가 제공한 CAD 도면을 그대로 사용했고, 원고 카탈로그에 실린 강재 슈도 피고 디자인임을 재차 확인한 바 있다.’라는 내용의 답변서를 대리인 없이 직접 작성하여 제출하였으며, 자신이 선행디자인 1을 창작했음을 증명하기 위한 서류를 제출하였다. 그렇다면 피고는 위 답변서에 ‘선행디자인 1에 신규성 상실 예외가 적용되어야 한다’는 주장을 명시적으로 적은 것은 아니라도 그러한 “취지”를 적었다고 봄이 타당하고, 이를 증명할 수 있는 서류도 제출했다고 보아야 한다. 원고는, “피고가 심판장이 정한 제출기한을 지나서 답변서를 제출했으므로, 위 답변서는 구 디자인보호법 제36조 제2항 제4호에서 정한 ‘답변서’로 볼 수 없다.”라는 취지로 주장한다. 그러나 위 조항이 답변서 제출기간을 제한하고 있지 않은 점, 디자인보호법 제134조 제1항에 따라 정한 기간이 지난 뒤에 답변서가 제출되어도 특허심판원은 심리종결 통지 전에는 답변서를 반려하지 않고 같은 조 제2항에 따라 그 부본을 청구인에게 송달하여야 하므로, 지정된 기간 뒤에 제출된 답변서가 구 디자인보호법 제36조 제2항 제4호가 규정한 답변서가 아니라는 결론이 위 조항으로부터 도출된다고 볼 수 없는 점(무변론판결에 관한 민사소송법 제257조 제1항 단서 참조), 특허심판원이 심리종결 예정시기를 통지하고도 처음에 예고했던 시기를 지나 피고에게 답변서 제출 기회를 부여한 것이 절차진행상 재량권을 일탈·남용한 것이라 볼 수도 없는 점에서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 클릭하여 크게보기

◇ 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 상고심 계속 중 정정심결이 확정된 경우 상고이유로 주장할 수 있는지 여부(소극) ◇ 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)을 정정한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다. 따라서 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 한다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결, 대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결 등 참조). ☞ 본건은 피고(심판청구인)가 원고(상고인, 특허권자)의 특허권에 대한 무효를 구하는 특허무효심판사건으로, 수치한정발명인 이 사건 특허발명은 소변이나 혈액에서 채취한 NGAL이라는 바이오마커(biomarker)를 통해 급성 신장 질환을 비신장 질환과 구별하여 급성 신장 질환의 가능성을 조기에 발견하기 위한 발명으로 그 컷오프 값(경계값)을 제시하고 있음. ☞ 원심과 특허심판원은 모두 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다고 일관되게 판단하였음. ☞ 상고인은 원심 변론종결 이후 정정심판을 청구하여 재심사유가 있다는 취지로 주장하였으나, 상고심은 위 1항의 법리에 따라 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 하며, 더욱이 위 정정심판청구는 2021. 11. 26. 취하되었다는 이유로 이 부분 상고이유 주장을 배척함. ☞ 또한 상고심은 수치한정발명의 진보성 법리를 전제로 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합함으로써 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 차이점인 급성 신장 질환과 관련이 없는 낮은 NGAL 농도를 배제하도록 컷오프 값을 250ng/㎖ ~ 525ng/㎖ 범위로 한정한 구성을 쉽게 도출할 수 있고, 위 컷오프 값의 한정이 선행발명들과 다른 이질적 효과를 갖는다거나, 위 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다는 이유 등으로 이 사건 특허발명의 진보성을 부정한 원심의 판단을 수긍하여 상고기각 판결을 선고함.

◇ 결정형 발명의 진보성 판단 기준 ◇ 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조). 의약화합물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 이른바 결정형 발명의 진보성을 판단할 때에는 이러한 특수성을 고려할 필요가 있다. 하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다. 한편 결정형 발명과 같이 의약화합물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등에서 특별한 사정이 없는 한 효과의 현저성을 가지고 결정형 발명의 진보성을 판단한 것도 결정형 발명의 위와 같은 특성으로 인해 구성이 곤란한지 불분명한 사안에서 효과의 현저성을 중심으로 진보성을 판단한 것으로 이해할 수 있다). 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등 참조). 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장ㆍ증명하는 것이 허용된다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 등 참조). ☞ 선행발명의 화합물인 타일로신과 화학 구조는 동일하지만 5.0, 9.0 및 10.5° 2θ의 피크를 포함하는 분말 X선 회절 스펙트럼 값으로 특정된 구성을 갖는 타일로신 제Ⅰ형 결정형에 관한 발명이라는 점에서 차이가 있는 ‘이 사건 제1항 발명’이 선행발명에 의해 진보성이 부정되는지 여부가 쟁점이 된 사안임. ☞ 대법원은, 피고가 제출한 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식에 관한 자료만으로는 통상의 기술자가 결정화 공정 변수를 적절히 조절하거나 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 선행발명으로부터 위와 같은 특성을 갖는 제Ⅰ형 결정형을 쉽게 도출할 수 있는지 분명하지 않다는 등의 이유로 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 의해 진보성이 부정된다고 단정할 수 없다고 보아, 이와 달리 판단한 원심판결을 파기환송하였음.

◇ 특허발명 출원 전 계약에 따라 납품하여 시운전한 제품에 대하여 비밀유지의무가 인정되는지 여부(적극) ◇ 특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조), ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 참조). ☞ 원심은 원고 보조참가인과 소외 회사 사이에 선행발명 4에 관한 비밀유지에 관한 약정을 체결하였다거나 소외 회사에 신의칙상 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 사정이 없으므로 선행발명 4는 이 사건 특허발명의 출원 전에 소외 회사에 납품되어 그 사업장에 설치·시운전됨으로써 공연히 실시되었다는 이유에서, 이 사건 특허발명의 청구항 1항 내지 4항은 선행발명 4에 의하여 신규성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 한다고 판단함. ☞ 대법원은 “최초 납품한 선행발명 4는 시제품으로서의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있으며, 또한 소외 회사와 원고 보조참가인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동의 목적 하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설 금지 의무를 부담하였고, 나아가 이 사건 시운전 당시 소외 회사에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보인다는 점을 고려할 때, 선행발명 4는 이 사건 특허발명 출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다”고 보아, 원심판결을 파기환송함.

◇ 특허발명의 진보성 부정 여부(소극) ◇ 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 등 참조). ☞ 이 사건 특허발명은 ‘세라믹 용접 지지구’에 관한 것인데, 피고가 청구한 특허무효심판에서 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 특허권을 무효로 하는 심결이 내려지자, 원고가 심결취소를 구하는 사안임. ☞ 이 사건 특허발명은 내화도와 소성밀도, 흡수율의 각 수치한정 및 그 조합을 구성요소로 하는 발명인데, 선행발명 1에는 흡수율과 비례관계에 있는 기공률에 관한 부정적인 교시를 담고 있고, 또 통상의 기술자가 선행발명 1에 이 사건 특허발명과 같은 낮은 흡수율을 채택하여 결과적으로 선행발명 1의 비교적 높은 범위의 기공률을 배제하는 것은 선행발명 1의 내화도와 기공률 간의 유기적 결합관계를 해치는 것이므로 선행발명 1에 기하여 진보성을 부정하기는 어렵다는 이유로, 진보성을 부정한 원심판결을 파기환송함. ☞ 특허발명에 대한 진보성 판단을 함에 있어 구성요소의 유기적 결합관계와 선행발명의 부정적 교시 등을 신중히 고려하여 사후적 고찰을 하지 않도록 주의하여야 한다는 취지의 판결임.

◇ 특허발명의 진보성 판단기준 ◇ 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조). 특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조). ☞ 말단비대증과 카르시노이드 종양 등을 치료할 수 있는 유효성분인 옥트레오티드를 위한 마이크로입자 형태의 서방형 제제(3개월간 지속 방출)로서의 의약조성물 제공을 위한 발명의 진보성이 문제된 사안임. ☞ 원심은, 옥트레오티드를 함유한 마이크로 입자 형태의 서방형 제제에 관한 선행발명 1의 실시례에, 데스로렐린과 류프로렐린이라는 활성 물질과 관련해 이 사건 제1항 발명과 동일 조성의 마이크로 입자를 포함한 서방형 제제와 효과를 개시하고 있는 선행발명 2 또는 선행발명 6을 결합하면, 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되고, 이를 전제로 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항, 제7항 내지 제13항 정정발명의 진보성이 부정된다고 판단함. ☞ 대법원은, 선행발명 1은 이 사건 제1항 발명과 마이크로 입자의 조성에 차이가 있고, 그 효과에 관하여도 7일 정도의 생체 외 방출 결과만을 담고 있으며, 선행발명 2, 6의 활성 물질은 옥트레오티드와 제형의 방출속도에 영향을 미치는 물성과 구조가 달라, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2 또는 6을 결합한다고 하여 선행발명 2, 6의 서방출 효과가 그대로 나타날 것이라고 예측하기 어려운 점 등을 고려할 때, 통상의 기술자가 선행발명들을 결합하여 이 사건 제1항 정정발명에 이르는 것이 쉽다고 보기 어렵다고 판단하여 원심을 파기하였음.

◇ 선출원 등록상표와 유사한 후출원 등록상표의 사용이 선출원 등록상표권에 대한 침해에 해당하는지 여부(적극) ◇ 1. 가. 다음과 같은 상표권의 효력과 선출원주의, 타인의 권리와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지에 비추어 보면, 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서, 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다. 1) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편(상표법 제89조), 제3자가 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(상표법 제107조, 제108조 제1항). 2) 상표법은 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하고 있고(제35조 제1항), ‘선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정하고 있다(제34조 제1항 제7호). 이와 같이 상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있고, 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다(제117조 제1항 제1호). 3) 또한, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용 상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 ‘선특허권 등’이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 수 없다(제92조). 즉, 선특허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선특허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선특허권 등에 대한 침해가 성립한다. 나. 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우 선발명, 선창작을 통해 산업에 기여한 대가로 이를 보호·장려하고자 하는 제도라는 점에서 상표권과 보호 취지는 달리하나, 모두 등록된 지식재산권으로서 상표권과 유사하게 취급·보호되고 있고, 각 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다. 다. 이와 달리 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상표에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결, 대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441(병합) 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다. ☞ 원고는 이 사건 등록상표의 상표권자이고, 피고는 이 사건 등록상표와 유사한 표장들을 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사한 서비스업에 사용한 회사임. 원고가 피고에 대하여 피고 사용표장들의 금지 및 폐기, 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하자, 피고는 이 사건 소송 계속 중 피고 사용표장에 대하여 상표등록출원을 하고 등록을 받아, 위 등록일 이후의 상표 사용은 상표권의 정당한 행사로서 침해가 성립하지 않는다는 취지의 주장을 한 사안임. ☞ 대법원은 상표권의 효력, 선출원주의, 타인의 권리와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지 등에 비추어, 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면, 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립하고, 이러한 법리는 특허권·실용신안권·디자인권의 경우에도 그대로 적용된다고 하여, 이와 다른 취지의 종래 판례를 변경함. 이 사건에서는 구체적으로, 이와 같은 취지로 피고의 상표권 침해를 인정한 원심판결을 일부 유지하되, 금원 지급 청구 부분은 청구의 특정에 관한 법리오해, 석명권 불행사 등의 잘못이 있어 직권으로 파기함. ☞ 이 판결에는, ‘특허법과 실용신안법, 디자인보호법에 관하여 좀 더 구체적으로 보더라도, 저촉하는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출되고, 이 판결의 법리와 모순되는 규정이 없으며, 이 판결의 입장은 시간적 순서에 따라 선원이 우선함을 근간으로 구축되어 온 지식재산권법의 기본 원칙과 국제적 입법례에 부합할 뿐 아니라, 논리가 일관되고 명쾌하며 법적 안정성을 가져오는 장점이 있다’는 대법관 이기택, 대법관 노태악의 보충의견이 있음.

심판절차에서 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 해당한다는 점에 대한 직권심리를 하면서 의견진술의 기회를 주지 않은 절차적 위법이 있다고 본 사례 1. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단 가. 이 사건 심판절차의 직권심리에 관한 절차위반 여부 1) 관련 규정 및 법리 특허법 제159조 제1항은 ‘심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.’고 규정하고 있다. 특허심판원의 심판절차에서 당사자 또는 참가인에게 직권으로 심리한 이유에 대하여 의견진술의 기회를 주도록 한 특허법 제159조 제1항의 규정은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 특허심판원이 직권으로 심리한 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없지만, 형식적으로는 이러한 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 심판절차에서의 직권심리에 관한 절차위반의 위법이 없다고 보아야 한다(대법원 2006. 6. 27. 선고 2004후387 판결 등 참조). 2) 판단 앞서 든 증거에 갑 제1, 5, 14, 15, 18 내지 21호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 이 사건 심판절차에는 직권심리를 하면서 의견진술의 기회를 주지 않은 것으로 봄이 상당하다. (1) 특허심판원은 이 사건 심결에서 “확인대상발명은 후 등록발명의 구성과 동일하거나 실질적으로 동일한 구성을 모두 포함한다. 확인대상발명을 대상으로 하는 이사건 심판청구는 후 등록발명에 대한 권리의 효력을 부정하는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 해당하여 부적법하므로 각하를 면할 수 없다”라고 판단하였는데, 피고는 이에 관한 구체적인 주장을 한 바 없다. (2) 오히려 피고는 심판 과정에서 “확인대상발명과 후 등록발명이 동일하지 않다”, “확인대상발명의 일부 구성은 후 등록발명과 일부 구성이 상이하므로, 확인대상발명이 이 사건 특허발명을 동일하게 실시하는 것은 아니므로 적극적 권리범위 확인 심판 청구가 부적법한 것이라고 주장하지 않겠다”라고 주장하였다. (3) 이 사건 심판 과정에서 원고와 피고는 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 동일하거나 균등한지 여부, 이 사건 특허발명의 신규성이 부정되는지 여부, 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부에 관한 주장과 변론을 하였을 뿐이다. 따라서, 확인대상발명이 후 등록발명과 동일한지 여부에 관하여는 이 사건 심판에서 쟁점이 된바 없다(오히려 앞서 본 바와 같이 피고가 확인대상발명과 후 등록발명의 동일성을 부인하고 심판청구의 적법성을 다투지 않겠다는 취지를 명확히 하여, 원고와 피고 사이에 확인대상발명이 후 등록발명과 동일하지 않다는 점에 관하여 다툼이 없었다). (4) 특허심판원은 확인대상발명과 피고의 후 등록발명이 동일한지 여부에 대하여 원고와 피고 모두에게 의견진술의 기회를 부여한 바 없다. (5) 동일성 여부에 대한 의견진술기회를 부여받았다면 확인대상발명을 보정하거나 또는 확인대상발명과 피고의 후 등록발명의 구성을 대비하여 그 구성상의 차이 등에 관하여 주장할 수 있었을 것이고, 그 당부에 대한 특허심판원의 심리 및 판단이 이루어졌을 것으로 보인다.

피고의 인터넷 사이트가 원고의 특허발명과 작용효과가 동일하지 않아 균등침해하지 않았다고 본 사례 1. 사건 개요 원고 회사는 IT 관련 프로그램 및 사이트를 개발하는 회사로 ‘마지막 알파벳 제거 알고리즘을 이용한 반도체 부품 검색 방법’이라는 명칭의 특허발명에 대한 특허권자이다. 원고 회사는 2004년 초경 전자부품 데이터시트 검색사이트인 올데이터시트닷컴(www.alldatesheet.com)을 개설하여 현재까지 운영하고 있다. 피고는 2003년 8월 1일 원고 회사에 입사하여 근무하였다가 2014년 2월 10일 퇴사하였다. 피고는 재직 중 원고 회사에 '근무하는 동안 보고 들었던 아이템 및 모든 부분에 대해 외부 유출을 하지 않을 것이며, 만약 정보 유출이 되어 원고 회사에 피해가 발생하게 되면 법적 책임을 지겠다'는 내용의 보안각서를 제출하였고, 이후 '사원은 직무상 지득한 비밀을 엄수하고 회사기밀을 누설해서는 아니 된다'는 규정이 포함된 원고 회사 취업규칙에 서명하였다. 이후 피고는 원고 회사에서 퇴사한 후 자신의 인터넷 사이트를 직접 개설하거나 타인으로부터 양수하여 현재까지 운영하고 있다. 2. 판단 원고의 특허발명과 피고 사이트의 차이점을 명확하게 알 수 있는 구성요소 S150을 비교하면, 특허발명은 검색결과를 검색어와 일치, 검색어로 시작, 검색어로 종료 및 검색어를 포함하는 결과별로 색인을 구성하여 각 배열에 포함된 결과를 출력하는 한정을 포함하고 있는데, 피고 사이트는 검색어와 일치하거나 검색어로 시작하는 부품명만을 출력하고, 일치, 시작, 종료, 포함을 구분하여 각 색인을 출력하지 않는다는 차이점이 있다. 특허발명의 기술사상의 핵심은 사용자가 정확한 반도체 부품명을 알지 못하는 경우나 실수로 잘못 검색어를 입력하더라도, 마지막 알파벳을 제거하여 검색함으로써 도출된 검색결과에 대하여 검색어와 일치하거나, 검색어로 시작 또는 종료하거나 검색어를 포함하는 반도체 부품을 제시할 수 있도록 하는 것이고, 검색어의 마지막 알파벳을 순차로 제거하여 검색결과를 도출하는 기술사상은 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과하다. 따라서 특허발명의 기술사상의 핵심은 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 피고 사이트에서 특허발명의 기술사상의 핵심이 구현되어 있는 것만 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다. 다만 특허발명의 구성요소 S150은 검색결과를 검색어와 일치, 검색어로 시작, 검색어로 종료 및 검색어를 포함하는 결과별로 나누어 색인을 구성하여 각각의 결과를 출력함으로써 검색어와 일치하거나 검색어로 시작하는 결과만을 출력하는 것보다 더 많은 검색결과를 출력하고, 사용자가 원하는 반도체 부품에 대한 검색결과를 더 쉽게 찾을 수 있는 효과를 가지는 반면, 피고 사이트는 검색어와 일치, 시작, 종료 및 포함하는 각 경우를 구분하여 표시하지는 않는 차이가 있다. 특허발명과 피고 사이트는 작용효과가 같다고 할 수 없다. 결국 피고 사이트가 특허발명의 균등범위에 속한다고 할 수 없으므로, 피고 사이트는 특허발명을 균등침해하지 않는다.(중략) 또한 원고 사이트와 피고 사이트의 소스파일 프로그램 언어가 다른 점, 데이터시트는 원래 제조사가 작성하여 원고 회사와 같은 부품검색사이트 운영자에게 제공되는 것으로서 원고가 문서 자체에 대한 저작권을 가지지 않는 점, 원고 사이트에 업로드된 데이터시트는 다른 블로그에서도 다수 발견되므로, 피고 사이트의 데이터시트 출처가 원고 사이트라고 단정할 수 없는 점, 원고는 소장에서 원고 사이트에 세계에서 가장 많은 반도체 상품이 등록되어 있고 원고 사이트가 반도체 데이터시트 검색사이트 중 접속량 세계 1위라고 주장하였으며, 수사기관에서는 원고 사이트의 세계시장 점유율이 1위이고 2016년 매출 40억 원을 달성하였다고 진술하였는바, 원고 회사의 워터마크가 표시된 150여건의 데이터시트는 전체 데이터시트에 비하여 미미한 수준에 불과하다고 보이는 점 등에 비추어, 피고 사이트의 150여건의 데이터시트에 원고 회사의 워터마크가 삽입되었다는 사실만으로 피고가 기계적인 방식으로 정보를 수집하는 크롤링 방법으로 원고 사이트에 관한 데이터베이스권을 침해하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 데이터베이스권 침해를 전제로 한 원고의 이 부분 청구도 이유 없다.