【권리내용】 [디자인권] 건축블록용 부재(제1068061호) 【심결】 특허심판원 2023. 4. 27. 자 2020당3600 심결 【판시사항】 [1] 디자인 완성 과정 등에 비추어 무권리자 출원 주장을 배척한 사례 [2] 디자인권자인 피고가 무효심판절차에서 제출한 답변서의 내용상 ‘신규성 상실 예외 적용’의 취지를 적은 것이라고 인정하고, 위 답변서가 심판장이 정한 제출기한을 지나서 제출되었다고 다투는 원고의 주장을 배척한 사례 【사안의 개요 및 쟁점】 원고는, ‘등록디자인은 원고가 창작한 선행디자인 1과 같아 무권리자가 출원한 것에 해당하고, 원고 특허발명(제2094642호) 실시례(선행디자인 2) 등 선행디자인들과 동일·유사하거나 그로부터 쉽게 창작할 수 있어 그 등록이 무효로 되어야 한다’고 주장하면서 피고 등록디자인의 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 선행디자인 1의 신규성 상실 예외를 인정하여 원고 심판청구를 기각하였다. 【판결요지】 청구기각 1. 선행디자인 1은 피고가 원고로부터 받은 선행디자인 2(㉮)에서 블록 세그먼트 안치부(삽입구)가 연결되는 부위의 높이를 줄이고, 강재 슈(steel shoe) 삼각 날을 일체형에서 교체형으로 변경함으로써 그 지배적 특징부를 창작한 것이라고 봄이 타당하다. 원고는, ‘피고가 A사에 기술적 아이디어를 제공했어도 설계도면을 완성한 A사가 원고에게 설계도면을 납품하기로 계약한 업체인 이상 디자인등록받을 수 있는 권리도 원고에게 귀속된다’고 주장한다. 그러나 피고가 선행디자인 1의 지배적 특징부를 창작했다고 인정되는 점, A사는 피고 아이디어를 도면화하는 작업을 한 정도였던 점, 피고가 계약 체결의 기대를 가지고 적극적으로 아이디어를 제공했다는 사정만으로 그 디자인등록을 받을 수 있는 권리까지 묵시적으로 양도한 것이라 볼 수 없고, 달리 명시적 승계약정이 체결되지도 않은 점에 비추어 보면, 원고의 위 주장은 이유 없다. 2. 구 디자인보호법(2023. 6. 20. 법률 제19494호로 개정 전의 것) 제36조 제2항 제4호는 ‘제1항 본문의 신규성 상실 예외를 적용받으려는 자는 제134조 제1항의 디자인등록무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다‘고 규정하고 있었다. 개정법 시행 전에 출원한 피고 등록디자인에 대하여는 삭제된 구법 규정이 여전히 적용된다. 피고는 등록디자인의 창작자로서 그와 동일한 선행디자인 1의 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에 해당한다. 선행디자인 1은 2019년 12월경 발행되었고, 피고는 그로부터 12개월 내인 2020. 4. 7. 등록디자인을 출원하였다. 또한 피고는 무효심판절차에서 2022. 4. 21. ‘원고는 피고가 제공한 CAD 도면을 그대로 사용했고, 원고 카탈로그에 실린 강재 슈도 피고 디자인임을 재차 확인한 바 있다.’라는 내용의 답변서를 대리인 없이 직접 작성하여 제출하였으며, 자신이 선행디자인 1을 창작했음을 증명하기 위한 서류를 제출하였다. 그렇다면 피고는 위 답변서에 ‘선행디자인 1에 신규성 상실 예외가 적용되어야 한다’는 주장을 명시적으로 적은 것은 아니라도 그러한 “취지”를 적었다고 봄이 타당하고, 이를 증명할 수 있는 서류도 제출했다고 보아야 한다. 원고는, “피고가 심판장이 정한 제출기한을 지나서 답변서를 제출했으므로, 위 답변서는 구 디자인보호법 제36조 제2항 제4호에서 정한 ‘답변서’로 볼 수 없다.”라는 취지로 주장한다. 그러나 위 조항이 답변서 제출기간을 제한하고 있지 않은 점, 디자인보호법 제134조 제1항에 따라 정한 기간이 지난 뒤에 답변서가 제출되어도 특허심판원은 심리종결 통지 전에는 답변서를 반려하지 않고 같은 조 제2항에 따라 그 부본을 청구인에게 송달하여야 하므로, 지정된 기간 뒤에 제출된 답변서가 구 디자인보호법 제36조 제2항 제4호가 규정한 답변서가 아니라는 결론이 위 조항으로부터 도출된다고 볼 수 없는 점(무변론판결에 관한 민사소송법 제257조 제1항 단서 참조), 특허심판원이 심리종결 예정시기를 통지하고도 처음에 예고했던 시기를 지나 피고에게 답변서 제출 기회를 부여한 것이 절차진행상 재량권을 일탈·남용한 것이라 볼 수도 없는 점에서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 클릭하여 크게보기

고소, 고발 등을 함에 있어 피고소인 등에게 범죄혐의가 없음을 알았거나 과실로 이를 알지 못한 경우 고소인 등은 고소, 고발로 인하여 피고소인 등이 입은 손해를 배상할 책임이 있다 할 것인바, 이때 고소, 고발 등에 의해 기소된 사람에 대하여 무죄의 판결이 확정되었다고 하여 무죄라는 형사판결 결과만으로 고소인 등에게 고의 또는 과실이 있었다고 바로 단정할 수는 없고, 고소인 등의 고의 또는 과실의 유무에 대한 판단은 선량한 관리자의 주의를 표준으로 하여 기록에 나타난 모든 증거와 사정을 고려하여 판단하여야 한다. 살피건대 원고가 상표법위반에 대하여 혐의없음 처분을 받은 사실은 앞서 본 바와 같으나, 한편 피고는 ‘DRAIN OO’라는 상표를 등록하여 사용하고 있었고 원고가 사용한 상표는 이와 완전히 동일한 것이었으므로 상표법 전문가가 아닌 피고로서는 원고의 행위가 상표법위반에 해당한다고 판단할 수 있었던 점, 원고는 검찰이 원고의 상표법위반에 대하여 혐의없음 처분을 내린 후에 특허심판원 심결을 청구한 점 등을 비롯하여 이 사건 변론과정에서 나타난 제반사정에 비추어 보면 피고가 상당한 이유없이 오로지 원고에게 소송상의 고통을 줄 의도로 고소하였다거나, 그 고소행위에 과실이 있어 불법행위에 해당한다고 보기 어렵다.

원고가 원심법원에 상표등록무효심판청구를 기각한 특허심판원 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였는데 원심은 심결의 부적법 사유(일사부재리 위반)를 들어 심결을 취소한 경우, 이러한 원심판결에 대한 원고의 상고는 상고의 이익이 없어 부적법하다고 한 사례.

상표법 제71조 제1항, 제73조 제3항의 규정 취지에 비추어 보면 어느 상표가 2개 이상의 지정상품에 관하여 등록이 되어 있는 경우 무효심판이나 불사용을 사유로 하는 취소심판을 청구함에 있어서는 무효원인이나 불사용취소사유가 있는 지정상품에 한해 무효심판이나 취소심판을 청구할 수 있다고 할 것이나, 상표법 제73조 제1항 제7호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우에는 등록상표 전부에 관하여 취소심판을 청구해야 하고, 특허심판원은 등록상표 전부에 대해 취소여부를 심판해야 한다. 그러나 피고가 특허심판원에 제출한 심판청구서의 청구의 이유에는 ‘이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제7호에 의하여 등록이 취소되어야 한다.’라고 기재되어 있는바, 이러한 경우 특허심판절차상 심판청구인인 피고로부터 심판청구취지를 이 사건 등록상표의 상표등록취소를 구하는 것으로 보정을 받은 후 절차를 진행하는 것이 온당한 처사이지만, 상표법 제73조 제1항 제7호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우에는 일부의 지정상품에 대하여 취소심판을 청구할 수 없고 특허심판원 또한 일부 취소의 심판을 할 수 없는 법리에 피고가 심판청구서의 청구의 이유란에 위 규정에 의한 등록의 취소만을 구하고 있을 뿐 일부 지정상품에 대한 등록의 취소를 구하는 이유에 관하여는 아무런 언급이 없는 점을 보태어 보면, 피고의 이 사건 심판청구는 상표법 제73조 제1항 제7호에 의하여 이 사건 등록상표의 등록을 취소하여 달라는 취지의 청구로 선해할 수 있고, 따라서 피고의 위 청구에 응하여 이 사건 등록상표의 지정상품 전부에 대해 등록을 취소한다는 특허심판원의 이 사건 심결에 어떠한 잘못이 있다고 할 수 없다.

“사정(査定) 등에 대하여는 행정심판법에 의한 불복을 할 수 없다.”고 규정하고 있는 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제224조의2는 특허요건 등에 관한 판단에 고도의 전문지식이 필요하다는 점에서 그 불복을 행정심판법이 아닌 특허법이 정하는 바에 따라 전문기관인 특허심판원 및 특허법원에서 처리하도록 하기 위하여 마련된 규정이고, 한편 구 특허법은 제132조의3에서 “거절사정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 심판을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있으나, 특허사정을 받은 자에게는 별도의 불복절차를 두지 않고 있는데, 이는 특허사정이 그 출원인에게 불이익이 없다는 이유에 기인하는 것인바, 이러한 구 특허법의 태도에 비추어 보면, 특허청에 제출된 특허출원과 같은 내용으로 특허사정을 받은 특허출원인은 특별한 사정이 없는 한 그 특허사정의 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 봄이 상당하다.