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동일·유사한 상표 등록하고 사용… 상표권 침해 성립<br> 대법원 전합, '무효 확정돼야 책임 있다'는 기존 판례 변경
[판결] "후출원 유사 상표, 무효심결 확정 전이라도 무단사용 책임"
특허로 등록된 상표와 유사한 상표를 뒤늦게 등록하고 이를 동일·유사한 상품에 사용했다면, 후출원 등록 상표가 무효임이 확정되기 전이라도 선출원 상표권을 무단으로 사용한 책임을 진다는 대법원 전원합의체 판결이 나왔다. 후출원 상표가 무효임이 확정된 후에야 무단 사용 책임이 발생한다고 본 기존 대법원 판례를 변경한 것이다. 대법원 전원합의체(주심 이기택 대법관)는 18일 A씨가 B사를 상대로 낸 상표권침해금지 등 청구소송(2018다253444)에서 원고승소 판결한 원심 중 손해배상액 산정에 관한 부분을 파기해 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. A씨는 2013년 소프트웨어 개발 및 공급업체를 운영하며 상표를 출원 등록했다. 그런데 B사는 2015년 12월 컴퓨터 데이터 복구 등을 수행하는 업체를 설립해 A씨 업체와 같은 상표를 사용했다. 이에 A씨는 B사를 상대로 상표사용금지 및 손해배상소송을 냈다. 그런데 B사는 소송 중이던 2017년 8월 A씨 상표와 동일·유사한 상표를 출원·등록하고는 "상표 등록을 받았으므로 해당 상표를 사용한 것은 정당한 상표권 사용에 해당한다"고 맞섰다. 재판에서는 B사처럼 뒤늦게 상표등록을 하고 해당 상표가 등록 무효임이 확정될 때까지 동일·유사한 상표를 무단으로 사용한 것에 대해서도 그 책임을 물을 수 있는지가 쟁점이 됐다. 기존 대법원 판례는 "후출원 상표가 무효라는 결정이 나오기 전까지 유사 상표를 사용한 것에 대해서는 책임이 없다"는 입장이었다. 하지만 대법원 전원합의체는 이날 "후출원 상표가 무효임이 확정되기 전 유사 상표를 사용한 것에 대해서도 책임을 물을 수 있다"며 기존 판례를 변경했다. 재판부는 "타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아 사용했다면 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다"며 "이같은 법리는 특허권·실용신안권·디자인권의 경우에도 그대로 적용된다"고 밝혔다. 이어 "상표법은 저촉되는 지식재산권 사이에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있다"며 "이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다"고 설명했다. 그러면서 "B사가 A씨의 상표를 침해하고 있다고 판단한 1,2심 판단은 타당하다"며 "다만 손해배상액 산정에 잘못이 있으므로 사건을 파기한다"고 판시했다. 앞서 1심은 "A씨와 B사의 상표는 출처에 관해 오인·혼동을 일으킬 우려가 있어 서로 유사하다"며 "B사는 A씨에게 1000만원을 배상하라"고 판결했다. 2심도 1심과 같이 A씨의 청구를 받아들이면서 손해배상액을 높여 2000만원을 배상하라고 했다.
상표권침해
특허
상표
상표권
특허법
손현수 기자
2021-03-18
지식재산권
헌법사건
헌재, 8:1의 의견으로 구 상표법 제7조3항 위헌 결정 <br> "상표권자의 재산권 및 직업의 자유 침해"
헌재 "선상표 무효되면 후상표도 무효는 위헌"
선출원상표의 등록에 대한 무효심결이 확정됐더라도 후출원 상표권자의 상표등록까지 금지해서는 안 된다는 헌재결정이 나왔다. 헌법재판소 전원재판부는 지난달 30일 A사가 "선출원상표의 상표등록무효가 확정되면 후출원 상표권자의 상표등록까지 무효로 하고 있는 상표법 제7조3항은 재산권과 직업선택의 자유를 침해한다"며 낸 헌법소원 사건(2006헌바114)에서 재판관 8대 1의 의견으로 위헌결정을 내렸다. 이번 헌재결정에 따라 상표법 제7조3항은 이날부터 효력을 상실했다. 상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있는 상표법 제7조3항은 타인의 등록상표가 상표등록 무효심결로 무효가 됐을 경우 후출원상표에 대해서도 상표등록을 받을 수 없도록 하고 있다. 또 선등록상표가 무효가 됐을 경우 이와 유사한 상표가 이미 시장에 공존하고 있었더라도 그 상표 역시 무효심결의 대상이 되도록 정하고 있다. 재판부는 "특허청은 구 상표법과 관계없이 후출원상표의 출원시 이와 동일 또는 유사한 타인의 선등록상표가 존재하는 경우 후출원상표의 등록을 거절할 수 있다"며 "또 선등록상표가 무효로 확정돼 소멸하더라도 소비자가 일정기간 동안 상표에 대한 기억과 신용이 남아있다고 판단될 경우 상표권이 소멸한 날로부터 1년이 경과하지 않으면 이와 동일 또는 유사한 상표의 등록을 거절할 수 있되 1년 이상 사용되지 않아 소비자의 오인·혼동의 우려가 없을 경우 등록을 허용하도록 하고 있다"고 밝혔다. 재판부는 따라서 "상표등록출원시에 상표법 제7조3항 부분을 적용해 상표등록을 거절할 수 있도록 하는 것은 동일 또는 유사한 상표의 공존을 억제해 소비자의 오인·혼동을 방지한다는 입법목적에 기여하는 바가 거의 없다"고 했다. 재판부는 이어 "상표법 제7조3항은 선등록상표에 대한 무효심결이 확정된 후라도 후등록상표를 무효로 심결할 수 있도록 하고 있다"며 "이 경우 선등록상표의 무효심결이 확정될 당시 이미 동일·유사한 상표가 공존하고 있는데 선등록상표 무효심결 확정 이후에 새롭게 후등록상표를 무효로 한다고 해서 소비자의 오인·혼동을 방지한다는 입법목적에 기여할 여지는 없다"고 지적했다. 이에따라 재판부는 "이 법률조항은 '무효의 소급효'에 배치돼 전체 상표법 체계에 혼란을 야기시킬 뿐만 아니라, 나아가 이미 상표등록을 마친 후출원자는 선등록상표가 무효로 확정된 이후에도 후등록상표가 무효로 됨으로써 정당한 이유없이 재산권인 상표권과 상표를 이용해 직업을 수행할 자유를 침해받게 된다"고 밝혔다. 반면 이공현 재판관은 "선등록상표의 무효심결이 확정되면 그 상표등록은 소급적으로 무효가 되지만 무효심결이 확정될 때까지 선등록상표가 존재하고 있었던 것은 객관적 사실"이라며 "일반소비자들의 상품출처의 오인·혼동을 막기 위해서라도 무효의 소급효라는 일반원칙에도 불구하고 상표등록무효에 있어서는 예외를 둘 필요성이 인정된다"며 반대의견을 냈다. A상표로 87년부터 침구류 사업을 해온 B씨는 C사가 98년 A상표와 유사한 A'상표를 출원·등록하자 2001년 A상표를 출원·등록한 뒤 C사에 대해 등록무효심판을 청구해 승소했다. 이후 C사와 이해관계에 있던 D씨가 2006년께 상표법 제7조3항의 규정을 들어 "A상표도 소멸등록된 A'상표와 유사하므로 무효로 해야한다"며 등록무효심판을 청구해 A상표 역시 무효심결이 내려지게 되자 B씨는 특허소송을 제기하고 헌법소원도 냈다.
선출원
후출원
무효심결
상표권
유사상표
류인하 기자
2009-05-08
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