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  • 판결전문 특허법원 2016나56

    상표사용금지 청구소송

    판결

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  • 특허법원 제21부 판결

     

    사건201656 상표사용금지

    원고, 피항소인 겸 항소인주식회사 한라산, 제주시 ○○○, 대표이사 ○○○, 소송대리인 법무법인 다래(담당변호사 조용식, 배지영)

    피고, 항소인 겸 피항소인주식회사 제주소주, 제주시 ○○, 대표이사 ○○, 소송대리인 변호사 이수완, 소송복대리인 변호사 김태형

    1심판결제주지방법원 2016. 1. 7. 선고 2014가합2347 판결

    변론종결2017. 9. 26.

    판결선고2017. 10. 19.

     

    주문

    1. 원고의 항소 및 이 법원에서 교환적으로 변경된 주위적, 예비적 청구를 모두 기각한다.

    2. 피고의 항소를 기각한다.

    3. 항소제기 이후의 소송비용은 각자 부담한다.

     

    청구취지 및 항소취지

    청구취지

    1. 피고는,

    . 별지 1 목록 기재 각 표장을 피고의 소주병 및 그 포장용기, 선전광고, 소주잔, 간판, 명함, 팜플렛, 거래서류, 홈페이지에 사용하여서는 아니 되고,

    . 별지 1 목록 기재 각 표장을 사용한 소주를 제조·보관·판매·양도하여서는 아니 되며,

    . 별지 1 목록 기재 각 표장을 부착한 피고의 소주병 및 그 포장용기, 소주잔, 간판, 명함, 팜플렛, 거래서류, 홈페이지를 폐기하라.

     

    2. 피고는,

    . 제주소주를 피고의 상호로 사용하여서는 아니 되고,

    . 원고에게 제주지방법원 등기과 2014. 6. 13. 접수 등기번호 제008534호로 마친 법인변경등기의 상호 주식회사 제주소주제주소주부분에 관한 말소등기절차를 이행하라.

     

    3. 피고는,

    . 주위적으로,

    1) 별지 2 목록 기재 제품에 대하여 생산, 양도, 수입, 수출하거나 양도의 청약(양도를 위한 전시 포함)을 하여서는 아니 되고,

    2) 별지 3 목록 기재 표장을 소주 또는 그 포장 및 선전 광고물에 표시하거나 위 표장을 표시한 제품을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출, 수입하여서는 아니 되며,

    3) 피고의 본점, 지점, 영업소, 공장, 창고, 매장, 차량에 보관중이거나 피고가 제3자를 통하여 점유 중인 별지 3 목록 표장과 별지 2 목록 기재 제품 일체를 폐기하라.

    . 예비적으로,

    1) 별지 4 목록 기재 제품에 대하여 생산, 양도, 수입, 수출하거나 양도의 청약(양도를 위한 전시 포함)을 하여서는 아니 되고,

    2) 별지 5 목록 기재 표장을 소주 또는 그 포장 및 선전 광고물에 표시하거나 위 표장을 표시한 제품을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출, 수입하여서는 아니 되며,

    3) 피고의 본점, 지점, 영업소, 공장, 창고, 매장, 차량에 보관중이거나 피고가 제3자를 통하여 점유 중인 별지 5 목록 표장과 별지 4 목록 기재 제품 일체를 폐기하라.

    (원고는 제1심에서 피고는 자신이 현재 사용하고 있는 투명병을 사용하여서는 아니 된다.”고 청구하였다가, 이 법원에서 위 3.항과 같이 청구를 변경하였다.)

     

    항소취지

    1. 원고

    1심판결 중 아래에서 의무를 명하는 부분에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다.1)

    피고는 자신이 현재 사용하고 있는 투명병을 사용하여서는 아니 된다.

     

    [각주1] 원고는 이 법원 제1회 변론기일에서 상호사용금지 및 상호등기말소 청구 부분에 대하여는 항소하지 않는다는 취지를 밝혔다.

     

    2. 피고

    1심판결 중 피고 패소 부분 중 별지 1 목록 제2, 3, 6항 기재 표장에 관한 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.

     

    이유

    1. 이 법원의 심판범위

    . 원고의 청구

    원고는 제1심에서 피고에 대하여 별지 1 목록 기재 각 표장의 사용금지, 별지 1 목록 기재 각 표장을 사용한 소주의 제조 등 금지, 소주병 등 폐기, 상호사용금지 및 상호등기말소, 투명병 사용금지를 청구하였다.

    . 1심판결의 선고

    1심 법원은 별지 1 목록 제1 내지 4, 6번 기재 각 표장의 사용금지, 위 각 표장을 사용한 소주의 제조 등 금지, 위 각 표장이 표시된 소주병 등의 폐기 청구 부분을 각 인용하였고, 5번 기재 표장과 관련된 청구, 상호사용금지 및 상호등기말소 청구, 투명병 사용금지 청구를 각 기각하였다.

    . 쌍방의 항소 제기, 원고의 청구취지 변경 및 이 법원의 심판범위

    이에 대하여 피고는 패소 부분 중 중 별지 1 목록 제2, 3, 6항 기재 표장에 관한 부분에 대하여 불복하여 항소하였고, 원고는 패소 부분 중 별지 1 목록 제5번 기재 표장에 에 대하여 불복하여 항소하면서, 투명병 사용금지 청구를 별지 3 내지 6 목록 기재 제품·표장에 관한 청구로 변경하였다.

    따라서 별지 1 목록 제1, 4번 기재 각 표장에 관한 청구 부분, 상호사용금지 청구 및 상호등기말소 청구 부분은 확정되었고, 이 법원의 심판대상은 별지 1 목록 제2, 3, 5, 6번 기재 각 표장의 사용금지, 위 각 표장을 사용한 소주의 제조 등 금지 청구, 위 각 표장이 표시된 소주병 등의 폐기 청구 및 별지 3 내지 6 목록 기재 제품·표장에 관한 청구(이 법원에서 변경된 주위적 및 예비적 청구) 부분에 한정된다.

     

    2. 기초사실

    . 원고의 상표권 및 사용

    1) 원고는 아래 표 기재 1번 표장에 대하여는 2014. 7. 2. 주식회사 올래로부터 상표권을 양수하여 이전등록을 마쳤고, 2, 3번 표장에 대하여는 아래와 같이 상표를 출원하여 상표등록을 마쳤다(순서대로 이 사건 제1, 2, 3 상표권이라 한다).


    TH 2016NA56_1.JPG

    . 피고의 소주 제품 판매

    피고는 아래 표 1번 기재 소주 제품을 2014. 8.경 출시한 이후 지속적으로 판매하였고, 아래 표 2번 기재 소주 제품을 2014. 11.경 출시한 이후 지속적으로 판매하였다.2)

     

    [각주2] 1번 기재 표장이 별지 1 목록 제2번 기재 표장과 동일한 것으로 보이는바, 이하 표장에 문자 제주올레가 포함된 별지 1 목록 제2, 3, 6번 표장을 각 제주올레 표장이라 한다.

     


    TH 2016NA56_2.JPG

    [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6, 10, 16, 21호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

     

    3. 원고 주장의 요지

    . 별지 1 목록 제2, 3, 6번 기재 각 표장 등 - 상표권 침해

    피고들은 원고의 등록상표인 이 사건 각 상표권과 유사한 별지 1 목록 제2, 3, 6번 기재 각 표장을 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용함으로써 원고의 상표권을 침해하였다.

    . 별지 1 목록 5번 기재 표장 등 - 영업주체 혼동행위

    피고는 원고의 영업표지로 국내에 널리 알려진 제주소주와 유사한 표장을 사용함으로써 피고의 영업을 원고의 영업상 시설 또는 활동과 혼동하게 하였는바, 피고의 위와 같은 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법이라 한다) 2조 제1()목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다.

    . 별지 2 목록 기재 제품 및 별지 3 목록 기재 표장 - 상품주체 혼동행위 등

    1) 상품주체 혼동행위

    피고는 원고의 상품표지로 국내에 널리 알려진 파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병’(별지 3 목록)과 동일·유사한 용기를 피고의 제품(별지 2 목록)에 사용함으로써 원고의 상품과 혼동하게 하였는바, 피고의 위와 같은 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1()목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다.

    2) ()목 부정경쟁행위

    또한 파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병’(별지 3 목록)은 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과에 해당하는바, 피고가 이를 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1()목의 부정경쟁행위에 해당한다.

    . 별지 4 목록 기재 제품 및 별지 5 목록 기재 표장 - 영업주체 혼동행위 등

    1) 상품주체 혼동행위

    피고는 원고의 상품표지로 국내에 널리 알려진 파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병과 동일·유사한 용기를 피고의 제품에 사용하면서, 원고의 영업표지로 국내에 널리 알려진 제주소주를 표시함으로써(별지 4 목록) 원고의 상품과 혼동하게 하였는바, 피고의 위와 같은 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1()목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다.

    2) 영업품주체 혼동행위

    피고는 원고의 상품표지로 국내에 널리 알려진 파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병과 동일·유사한 용기를 피고의 제품에 사용하면서, 원고의 영업표지로 국내에 널리 알려진 제주소주를 표시함으로써(별지 4 목록) 원고의 영업상 시설 또는 활동과 혼동하게 하였는바, 피고의 위와 같은 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1()목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다.

    3) ()목 부정경쟁행위

    또한 파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병과 표장 제주소주는 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과에 해당하는바, 피고가 이를 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1()목의 부정경쟁행위에 해당한다.

     

    4. ‘각 제주올레 표장’(별지 1 목록 제2, 3, 6번 기재 각 표장)에 대한 청구에 관한 판단

    . 상표권 침해 여부

    1) 표장의 유사 여부

    ) 유사 여부에 관한 당사자들의 구체적 주장

    원고는, ‘각 제주올레 표장의 요부는 문자 부분 올레이고, 올레는 올레로 호칭될 것이므로, ‘올래로 호칭되는 이 사건 제1 상표권과 대비하여 표장이 유사하다는 취지로 주장하고 있다.

    이에 대하여 피고는, ‘각 제주올레 표장의 경우 제주올레길 도보여행코스라는 새로운 관념이 형성되었거나 현저한 지리적 명칭에 해당하거나 기타 식별력 없는 표장에 해당하므로, “올레부분을 요부로 볼 수 없다는 취지로 주장하고 있다.

    ) 판단에 필요한 법리

    둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2006. 1. 26. 선고 20033906 판결, 대법원 2017. 2. 9. 선고 20151690 판결 등 참조). 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 20151690 판결 참조).

    ) 구체적 판단

    (1) “올래부분이 이 사건 제1 내지 제3 상표권의 요부가 될 수 있는지 여부

    이 사건 제1 내지 제3 상표권에서는 올래부분이 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부임이 분명하다.

    (2) ‘각 제주올레 표장올레부분이 요부가 될 수 있는지 여부

    아래와 같은 사정들을 종합하면, ‘각 제주올레 표장에서는 올레부분이 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부로 봄이 타당하고, 을 제3, 4 내지 8, 11, 16 내지 20 등 피고가 제출한 증거만으로는 위 인정을 뒤집기에 부족하다.

    각 제주올레 표장제주부분은 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 없는 반면, “올레부분은 각 표장의 사용상품인 소주와 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 볼만한 특별한 사정을 발견하기 어렵다. 따라서 올레부분의 식별력이 제주부분에 비하여 매우 높다.

    이 법원의 감정결과인 전국 16개 시·도 만 20세 이상의 성인 남녀 500명을 대상으로 온라인 설문(Web-Survey) 방식(표본오차 95.0%, 신뢰수준 ±4.38%P)으로 실시한 소비자조사결과(이하 이 사건 소비자조사결과라 한다)에서는 별지 1 목록 제2번 기재 표장이 사용된 소주 제품(오른쪽 사진)을 어떻게 호칭할 것인지에 관한 설문에 대하여 제주올레 소주로 호칭하겠다고 응답한 사람이 57.6%이기는 하나, ‘올레 소주로 호칭하겠다고 응답한 사람도 31.8%에 이른다.

     TH 2016NA56_3.jpg

    아래 나.항에서 보는 바와 같이 제주올레가 현저한 지리적 명칭 또는 그 약어에 해당한다고 보기 어렵다. 이와 같이 제주올레를 현저한 지리적 명칭 또는 그 약어에 해당한다고 보기 어려운 이상, ‘제주올레에 대하여 새로운 관념이 형성되었기 때문에 올레부분이 수요자들에게 두드러지게 인식되지 않는다고 할 수 없다.

    이 사건 소비자조사결과에 의하면 별지 1 목록 제2번 기재 표장이 사용된 소주 제품(위 사진)이 사건 제2 상표권이 표시된 소주 제품’, 별지 1 목록 제2번 기재 표장이 사용된 소주 제품(위 사진)이 사건 제3 상표권이 표시된 소주 제품이 동일한 회사 또는 관련 회사에서 생산·판매되고 있다고 생각하는 사람이 각 43.6%, 41.4%에 해당하는바, 이는 각 43.6%, 41.4% 응답자들에게 별지 1 목록 제2번 기재 표장에서 올레부분이 요부로 인식될 수 있음을 뒷받침하는 결과로 볼 수 있다.

    (3) 유사 여부

    이 사건 제1 내지 제3 상표권에서는 올래부분이 요부이고, ‘각 제주올레 표장에서는 올레부분이 요부라고 할 것이므로, 위 각 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 이 사건 제1 내지 제3 상표권과 각 제주올레 표장을 요부를 기준으로 대비하면 호칭이 매우 유사하므로, 이 사건 제1 내지 제3 상표권과 각 제주올레 표장을 동일·유사한 상품에 함께 사용하는 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있어, 양 표장들은 서로 유사하다[(2)항에서 본 바와 같이 이 사건 소비자조사결과에 의하면 40% 이상의 응답자들에게 출처의 오인·혼동이 일어났다].

    2) 지정상품의 대비

    이 사건 제1 내지 제3 상표권의 지정상품 중 소주와 각 제주올레 표장의 사용상품인 소주는 동일하다.

    3) 판단의 종합

    따라서 특별한 사정이 없는 한 피고가 자신의 소주 제품에 각 제주올레 표장을 사용하는 행위는 원고의 이 사건 제1 내지 제3 상표권을 침해하는 것이다.

    . 상표권의 효력이 미치지 않는지 여부

    1) 피고의 주장

    피고는 제주올레가 현저한 지리적 명칭 또는 그 약어에 해당하고, 피고가 각 제주올레 표장을 사용하는 것은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 51조 제1항 제3호에 해당하므로, 상표권의 효력이 미치지 않는다.”는 취지로 주장한다.

    2) 판단에 필요한 법리

    구 상표법 제51조 제1항 제3호에서 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 현저한 지리적 명칭 등으로 된 표장에 대하여는 등록상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정한 것은 일반의 자유로운 사용을 보장하고자 하기 위한 것으로서 상표부등록 사유에 관한 규정인 같은 법 제6조 제1항 제4호와 그 입법 취지를 같이 한다고 할 것이다. 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다. 여기에서의 현저한 지리적 명칭이란 그 용어 자체가 특정상품과 관련하여 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말한다. 한편, 위와 같은 취지에 비추어 보면, 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미 등을 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니라면 지리적 명칭 등과 기술적 표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 위 법조항의 적용이 배제된다고 할 수 없다(대법원 1997. 8. 22. 선고 961682 판결, 대법원 1999. 11. 26. 선고 981518 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011958 판결 등 참조).

    3) 구체적 판단

    이 사건 소비자조사결과 제주올레를 주로 제주의 해안지역을 따라 골목길, 산길, 들길, 해안길, 오름 등을 연결하여 구성된 도보여행 관광지로 인식하고 있는 응답자가 전체 응답자 중 49.2% 정도3)이고, 나머지 응답자들은 주로 제주의 해안지역을 따라 골목길, 산길, 들길, 해안길, 오름 등을 연결하여 여행하는 도보여행 방법 또는 도보여행 상품으로 인식하거나 제주도에 있는 작은 골목길로 인식하고 있는데, 이러한 인식 정도로는 제주올레가 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 정도에 이르렀다고 평가하기 어렵다. 한편, 전국적으로 특정 지역 명칭에 올레길이 결합되어 사용되는 예가 생기면서 결합된 명칭 전체가 지리적 명칭으로 인식되거나 특정 지역에 있는 올레길 정도의 의미로 인식될 가능성이 증가하고 있는바, 이러한 사정은 제주올레의 인식에도 영향을 미칠 것이다.

     

    [각주3] 67.8%(8번 설문) × 72.6%(9번 설문) 49.2%

     

    그렇다면 각 제주올레 표장을 현저한 지리적 명칭 또는 그 약어라고 볼 수 없다.

    . 침해금지의무

    따라서 피고는 각 제주올레 표장을 피고의 소주병 및 그 포장용기, 선전광고, 소주잔, 간판, 명함, 팜플렛, 거래서류, 홈페이지에 사용하여서는 아니 되고, 위 각 표장을 사용한 소주를 제조·보관·판매·양도하여서는 아니 되며, 위 각 표장을 부착한 피고의 소주병 및 그 포장용기, 소주잔, 간판, 명함, 팜플렛, 거래서류, 홈페이지를 폐기할 의무가 있다.

     

    5. 별지 1 목록 제5번 기재 표장에 대한 청구에 관한 판단

    . 판단에 필요한 법리

    부정경쟁방지법 제2조 제1()목은 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다. 여기서 국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지는 국내 전역 또는 일정한 범위에서 거래자 또는 수요자들이 그것을 통하여 특정 영업을 다른 영업과 구별하여 널리 인식하는 경우를 말하는 것으로서 국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지인지는 사용 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 일응의 기준이 되고, 영업표지의 유사 여부는 동종 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자나 거래자가 영업 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지에 의하여 판별되어야 한다. 한편 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다. 그리고 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지는 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용 의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 20119822 판결 등 참조).

    . “제주소주가 국내에 널리 인식된 영업표지인지 여부

    원고는 제주소주가 국내에 널리 인식된 영업표지임을 뒷받침하는 증거로 갑 제4, 7, 9, 25, 31 내지 36호증(각 가지 번호 포함) 등을 제출하고 있다.

    위 각 증거에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 1970년경 제주소주 합동제조 주식회사라는 명칭의 상호를 수년간 사용한 사실, 원고 제품의 광고·홍보물과 홈페이지에 제주 대표소주등의 문구를 사용하고,옆 사진과 같은 그림을 표시한 사실, 원고가 개설한 홈페이지 주소가 “jejusoju"인 사실(www.jejusoju.com), 원고는 2010. 9.경 지정상품을 소주로 하는 옆 그림과 같은 상표를 출원하여 등록받은 사실을 인정할 수 있다.

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    그러나 명칭 제주소주 합동제조 주식회사의 사용은 60년이 넘는 영업기간 중 40여년 이전의 몇 년간 사용에 불과할 뿐만 아니라 법인의 명칭으로 사용된 점, 광고물 등에 사용된 제주 대표소주는 일반 수요자나 거래자에게 제주를 대표하는 소주정도의 의미로 인식될 뿐 제주소주라는 영업표지로 인식되기는 어려운 점, 위 상표에 대하여는 2014. 11. 19. 불사용을 이유로 하는 등록취소심판이 제기되어 위 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 대하여 국내에서 정당하게 사용되었다고 보기 어렵다는 이유로 심판청구가 인용되었고, 이후 심결이 확정된 점(을 제12, 13, 24호증), 위와 같은 등록취소심판의 경과를 참작하면 옆 사진과 같은 그림의 사용은 위 등록취소심판 이후에 대부분 이루어진 것으로 보일 뿐만 아니라, 그림의 위치나 표시된 다른 표장·상호의 존재로 인해 이와 같은 그림의 사용이 일반 수요자나 거래자에게 영업표지의 사용으로 인식되는 데에는 한계가 있을것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 앞서 인정한 사실만으로는 제주소주국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지에 해당한다고 보기 어렵다.

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    . 종합

    따라서 제주소주국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지에 해당함을 전제로 하는 별지 1 목록 제5번 기재 표장에 대한 청구는 이유 없다.

     

    6. 별지 2 목록 기재 제품 및 별지 3 목록 기재 표장에 대한 청구에 관한 판단

    . 상품주체 혼동행위 여부

    1) 판단에 필요한 법리

    부정경쟁방지법 제2조 제1()목에서 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 기준이 된다(대법원 2006. 4. 13. 선고 20037827 판결, 대법원 2008. 9. 11. 선고 200710562 판결 등 참조). 한편 어떤 상품의 형태가 출처표시기능을 가지고 나아가 주지성까지 획득하는 경우에는 부정경쟁방지법 제2조 제1()목에 규정된 국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지에 해당하여 같은 법에 의한 보호를 받을 수 있는데, 이를 위해서는 상품의 형태가 다른 유사상품과 비교하여, 수요자의 감각에 강하게 호소하는 독특한 디자인적 특징을 가지고 있는 등 일반 수요자가 일견하여 특정의 영업주체의 상품이라는 것을 인식할 수 있는 정도의 식별력을 갖추고 있어야 하며, 나아가 당해 상품의 형태가 장기간에 걸쳐 특정의 영업주체의 상품으로 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나, 또는 단기간이라도 강력한 선전·광고가 이루어짐으로써 그 상품형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 일반 수요자에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이르러야 한다(대법원 2007. 7. 13. 선고 20061157 판결, 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006267 판결, 대법원 2012. 11. 29. 선고 201110978 판결 등 참조).

    2) 구체적 판단

    원고는 상품표지인 파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병이 국내에 널리 인식된 영업표지임을 뒷받침하는 증거로 갑 제26, 30, 39 내지 41, 43, 44, 53호증(각 가지 번호 포함) 등을 제출하고 있다.

    위 각 증거에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 수십 년간 전체적으로 파란색이 바탕을 이루는 라벨, 파란색으로 되어 있거나 파란색·흰색 줄무늬가 형성되어 있는 뚜껑이 부착된 투명 소주병을 사용한 소주 제품을 판매한 사실, 일부 수요자들이 하얀 소주등 소주병의 투명성과 관련된 용어로 원고의 소주 제품을 지칭하고 있는 사실이 인정된다.

    그러나 소수이기는 하지만 원고를 제외한 다른 소주 제조회사에서도 투명색 소주병을 사용하고 있었던 점(다툼 없음), 원고 주장에 의하면 원고가 그동안 사용한 라벨 부분과 관련하여 파란색이 배색된 구체적인 형상이 아래 그림과 같이 수차례 변경되었던 점, 원고가 제조·판매한 소주 제품에 대하여 라벨에 표시된 제품의 명칭(“한라산”)을 강조하는 방법으로 광고가 이루어진 것으로 보이는데, 원고가 주장하는 특징들인 파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병자체가 일반 수요자나 거래자에게 각인될 수 있는 방식으로 홍보·광고되어왔는지에 관하여는 특별한 증거를 발견하기 어려운 점, 원고가 제조·판매하는 소주 제품의 라벨 중앙에는 한라산이라는 표지가 상당한 크기로 뚜렷이 표시되어 있어 수요자들은 위 문자 부분에 의해 출처를 인식할 가능성이 높은 점 등에 비추어 보면, 앞서 인정한 사실만으로는 원고가 주장하는 파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병이 거래자 또는 일반 수요자에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이르렀다고 보기 어렵다.


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    3) 종합

    따라서 파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지에 해당함을 전제로 하는 별지 2 목록 기재 제품 및 별지 3 목록 기재 표장에 대한 상품주체 혼동행위 금지청구는 이유 없다.

    . ()목 부정경쟁행위 여부

    1) 판단에 필요한 법리

    ) 부정경쟁방지법이 2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정되면서, 부정경쟁방지법 제2조 제1()목 내지 ()목의 부정경쟁행위 외에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위를 부정경쟁행위의 하나로 규정하는 부정경쟁방지법 제2조 제1()목이 신설되었다. 위 개정 전의 부정경쟁방지법은 제2조 제1()목 내지 ()목이 정한 행위 유형만을 부정경쟁행위로 한정적으로 열거하는 이른바 한정열거주의 방식을 취하고 있었기 때문에 사회의 변화 등에 따라 나타나는 새롭고 다양한 유형의 부정경쟁행위를 적절히 규제하지 못하는 한계가 있었다. 이에 따라, 대법원 2010. 8. 25. 20081541 결정 등에서 민법상 불법행위에 해당한다고 본 일반적인 부정경쟁행위, 경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위를 포괄적으로 부정경쟁행위의 한 유형으로 추가하여, 경쟁자들이 시장에서 공정하게 경쟁을 하는 데 기초가 되는 법률상 보호할 가치가 있는 이익에 대한 보호의 공백을 없앰으로써, 공정하고 건전한 경쟁과 거래질서의 확립이라는 부정경쟁방지법의 목적을 제대로 달성하고자 부정경쟁방지법 제2조 제1()목이 위와 같이 신설된 것이다.

    ) 한편, 부정경쟁방지법은 위와 같은 조항이 신설되기 이전에는 상품주체 혼동행위[2조 제1()], 영업주체 혼동행위[2조 제1()], 식별력·명성 손상행위[2조 제1()] 등의 규정을 통하여 식별표지의 사용으로 인하여 일정한 신용 등의 이익을 보유한 자를 보호하고 있었는데, 이는 식별표지 보유자의 보호와 자유로운 경쟁이라는 두 가지 가치를 적절히 조화시키기 위한 입법자의 결단으로 볼 수 있다. 그런데 신설된 ()목을 너무 폭넓게 적용하면 부정경쟁방지법 등의 기존 법률 체계가 갖출 것을 요구하던 일정한 보호 요건의 존재 의의를 퇴색시킬 우려가 있고, 일반조항으로의 도피로 인하여 법적 안정성이 저해될 우려가 있으므로, 식별표지의 사용으로 인한 성과물에 대하여 위 ()목에 따른 보호를 인정할 수 있는지 여부는, 그러한 성과를 이루기 위해 들인 투자나 노력의 정도, 성과의 사회적·경제적 가치의 정도, 상대방의 행위로 인하여 침해되는 이익의 정도, 모방의 정도, 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 정도 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여, 기존의 개별조항들에 준하는 정도의 보호를 할 필요가 있는지의 관점에서 매우 신중하게 판단하여야 한다. 더불어 이를 판단함에 있어서는 기존의 개별조항들에 의한 법적 보호의 공백이 있는 영역을 메워줄 필요가 있는 특별한 사정이 있는지도 함께 살펴보아야 하는데, 상품표지, 영업표지, 상품형태 등 기존의 개별조항들에 의하여 보호될 수 있는 적격이 있는 식별표지의 경우에는 위와 같은 특별한 사정들을 인정받는 것이 상대적으로 더 어려울 것이다.

    2) 구체적 판단

    원고가 주장하는 성과는 파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병을 오랫동안 사용해 옴으로써 쌓은 신용, 고객흡인력 등을 의미하는 것으로 보인다.

    그런데 원고가 주장하는 파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병은 부정경쟁방지법 제2조 제1()목 내지 ()목에 의하여 보호받을 적격이 있는 상품표지, 영업표지에 해당하는 점, 그런데 위 가.항에서 본 바와 같이 파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지에 해당하지 않는 점, 원고가 제조·판매하는 소주 제품의 라벨 중앙에는 한라산이라는 표지가 상당한 크기로 뚜렷이 표시되어 있어 수요자들은 위 문자 부분에 의해 출처를 인식할 가능성이 높아, ‘파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병으로 인한 신용, 고객흡인력 등의 재산적 가치는 이를 높게 평가하기에는 한계가 존재하는 점, 이와 같이 국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지임이 인정되지 않아 부정경쟁방지법 제2조 제1()목 내지 ()목에 의한 보호를 받을 수 없음에도 이에 준하는 보호를 해주어야 할 만큼 투자나 노력, 성과의 사회적·경제적 가치, 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 정도 등이 크다는 등의 특별한 사정을 발견하기 어려운 점 등에 비추어 보면, 갑 제48호증 등 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 별지 3 목록 기재와 같은 식별표지를 사용하여 소주 제품을 생산·판매한 행위가 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다.

    3) 종합

    따라서 별지 2 목록 기재 제품 및 별지 3 목록 기재 표장에 대한 ()목 부정경쟁행위 금지청구도 이유 없다.

     

    7. 별지 4 목록 기재 제품 및 별지 5 목록 기재 표장에 대한 청구에 관한 판단

    . 상품주체 혼동행위 및 영업주체 혼동행위

    원고의 별지 4 목록 기재 제품 및 별지 5 목록 기재 표장에 대한 상품주체 혼동행위 및 영업주체 혼동행위 주장은 별지 5 목록 기재 표장의 문자 부분(“제주소주”)과 라벨, 뚜껑, 소주병 부분(별지 3 목록 기재 식별표지와 동일하다)이 국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시하거나 영업임을 표시하는 표지에 해당함을 전제로 하는 것인데, 5항 및 6의 가.항과 동일한 이유로 문자 부분(“제주소주”)과 라벨, 뚜껑, 소주병 부분이 국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시하거나 영업임을 표시하는 표지에 해당

    한다고 보기 어렵다.

    따라서 별지 4 목록 기재 제품 및 별지 5 목록 기재 표장에 대한 상품주체 혼동행위 금지청구 및 영업주체 혼동행위 금지청구는 이유 없다.

    . ()목 부정경쟁행위 여부

    원고가 주장하는 성과는 영업표지인 제주소주파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병을 오랫동안 사용해 옴으로써 쌓은 신용, 고객흡인력 등을 의미하는 것으로 보인다.

    그런데 원고가 주장하는 영업표지 제주소주파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병은 각 부정경쟁방지법 제2조 제1()목 내지 ()목에 의하여 보호받을 적격이 있는 영업표지, 상품표지에 해당하는 점, 그런데 위 5항 및 6의 가.항에서 본 바와 같이 제주소주”, ‘파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병은 국내에 널리 인식된 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지에 해당하지 않는 점(특히 영업표지로서 제주소주가 알려진 정도는 미약한 것으로 보인다), 원고가 제조·판매하는 소주 제품의 라벨 중앙에는 한라산이라는 표지가 상당한 크기로 뚜렷이 표시되어 있어 수요자들은 위 문자 부분에 의해 출처를 인식할 가능성이 높아, ‘파란색 라벨 및 파란색 뚜껑이 부착된 투명 소주병으로 인한 신용, 고객흡인력 등의 재산적 가치는 이를 높게 평가하기에는 한계가 존재하는 점, 이와 같이 국내에 널리 인식된 타인의 상품 영업임을 표시한 표지임이 인정되지 않아 부정경쟁방지법 제2조 제1()목 내지 ()목에 의한 보호를 받을 수 없음에도 이에 준하는 보호를 해주어야 할 만큼 투자나 노력, 성과의 사회적·경제적 가치, 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 정도 등이 크다는 등의 특별한 사정을 발견하기 어려운 점 등에 비추어 보면, 갑 제48호증 등 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 별지 5 목록 기재와 같은 식별표지를 사용하여 소주 제품을 생산·판매한 행위가 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다.

    3) 종합

    따라서 별지 4 목록 기재 제품 및 별지 5 목록 기재 표장에 대한 ()목 부정경쟁행위 금지청구도 이유 없다.

     

    8. 결론

    그렇다면 원고의 이 사건 청구 중 별지 1 목록 제2, 3, 6번 기재 각 표장에 관한 청구는 이유 있고, 별지 1 목록 제5번 기재 표장에 관한 청구와 이 법원에서 교환적으로 변경한 각 청구는 이유 없다. 이와 결론을 같이한 제1심판결은 정당하여 원고와 피고의 각 항소는 이유 없으므로, 원고와 피고의 각 항소, 이 법원에서 교환적으로 변경된 청구(이 부분에 관한 종전의 투명병 사용금지 청구는 이 법원에서 이루어진 소의 교환적 변경으로 취하되어 이에 대한 제1심판결은 실효되었다)를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

     

    판사 김환수(재판장), 윤주탁, 장현진