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    특허법 및 부정경쟁방지법 개정

    징벌적 손해배상제도 및 침해행위에 대한 입증책임 완화

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  • [ 2018.12.18 ]


    징벌적 손해배상제도(punitive damages) 및 침해행위에 대한 입증책임 완화를 주요 내용으로 하는 「특허법」, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 ‘부정경쟁방지법’)이 개정되었습니다. 이 개정법은 2018. 12. 7. 국회 본회의를 통과하여 2019. 7.경 시행될 것으로 예상됩니다. 다만, 특허/영업비밀 침해에 대한 징벌적 손해배상 규정은 개정법 시행 후의 침해행위부터, 특허침해에 대한 입증책임 완화 규정은 개정법 시행 후 최초로 청구되는 침해소송부터 적용됩니다.



    1. 특허법 주요 개정 내용

    가. 최대 3배의 배상액을 명하는 징벌적 손해배상제도 도입

    특허법 개정안은 특허권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우, 손해로 인정된 금액의 3배까지 배상액을 정할 수 있도록 징벌적 손해배상을 도입하였습니다(제128조 제8항 신설). 배상액 판단 시에는 ‘침해행위로 인한 피해 규모, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이득, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해자의 피해구제 노력의 정도’ 뿐만 아니라 ‘침해자의 우월적 지위 여부, 고의 또는 손해발생의 우려를 인식한 정도, 침해자의 재산상태, 침해행위에 따른 벌금’ 등 침해자의 주관적·경제적 사정을 고려하도록 명시하였습니다(제128조 제9항).


    위 규정은 중소기업 기술탈취를 예방하고 특허권자를 더욱 두텁게 보호하기 위해 신설된 것으로, 이에 대응하기 위하여 기술을 실시하는 입장에서는 특허침해 가능성에 대한 외부 전문가의 검토의견을 받는 등 내부적인 사전 점검 프로세스를 거치고, 자체적인 기술 개발 히스토리를 갖추어 두는 등 컴플라이언스에 더욱 신경 써야 할 것으로 생각됩니다.


    나. 침해행위에 대한 입증책임 완화

    특허권 침해소송에서 권리자의 입증책임을 완화하기 위하여 특허법은 2016년 ‘자료제출명령제도’를 도입하였으나(제132조), 실무상 실질적인 증거제출이 제대로 이루어지는 경우는 드물었습니다.


    이에 특허법 개정안은 특허권자가 침해행위의 구체적 행위태양을 주장하면(이 부분은 ‘특허침해의 구체적인 개연성을 주장·입증하면’으로 해석하는 것이 타당할 것으로 생각됩니다) 이를 부인하는 당사자가 자기의 구체적 행위태양을 제시하도록 의무를 부과하여 특허권자의 입증 부담을 완화했습니다(제126조의 2 제1항 신설). 다만, 부인 당사자가 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우, 법원은 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 ‘자료제출명령’을 내릴 수 있습니다(제126조의2 제2항, 제132조). 반면, 부인 당사자가 정당한 이유 없이 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는, 법원은 특허권자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 하였습니다(제126조의2 제3, 4항).


    위 조항은 부인 당사자가 단순한 부인만으로 특허권자의 침해행위 주장에 반박할 수 없도록 한 점에서 특허권자의 입증 부담을 덜어줄 것으로 기대되나, 부인 당사자에게 정당한 이유가 있으면 법원이 자료 제출을 명하지 않는 예외를 두고 있어서(제126조의 2 제2항 후문) 실무상 얼마나 입증책임 완화의 효과가 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.


    다. 실시료 배상금액 기준 변경

    특허법 개정안은 침해자에게 청구할 수 있는 실시료 배상금액을 “통상적으로” 받을 수 있는 금액에서 “합리적으로” 받을 수 있는 금액으로 변경함으로써(제65조의 제2항, 제128조의 제5항, 제207조의 제4항 개정), 구체적 타당성에 비추어 권리자가 배상액을 더욱 높게 인정받을 수 있는 가능성을 열었습니다.



    2. 부정경쟁방지법 주요 개정 내용

    가. 최대 3배의 배상액을 명하는 징벌적 손해배상제도 도입

    부정경쟁방지법 개정안은 특허법과 동일하게 영업비밀 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우, 손해로 인정된 금액의 3배까지 배상액을 정할 수 있도록 징벌적 손해배상제도를 도입하여 피해 구제를 강화하였습니다(제14조의 2 제6, 7항 신설).


    나. 영업비밀에 대한 비밀관리성 요건 완화

    기존 부정경쟁방지법은 영업비밀로 인정되기 위해 ‘상당한 노력에 의하여 비밀로 유지’될 것을 ‘합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지’될 것으로 완화했으나, 이번 개정안은 ‘비밀로 관리’될 것으로 변경하여 요건을 더욱 완화하였습니다(제2조 제2호). 이에 따라 그 동안 보호가 취약했던 중소기업 등의 영업비밀이 보호될 가능성이 높아졌으나, 실무상 비밀관리성 요건이 어느 정도까지 완화하여 인정될지는 지켜보아야 할 것으로 전망됩니다.


    다. 영업비밀 침해행위에 대한 형사처벌 강화

    부정경쟁방지법 개정안은 형사처벌 대상에 ‘영업비밀을 지정된 장소 밖으로 무단유출’하거나 ‘영업비밀 보유자로부터 영업비밀의 삭제 또는 반환을 요구받고도 이를 계속 보유하는 행위’를 추가하여 처벌의 공백을 해소하고(제18조 제1항), 영업비밀 침해행위에 대한 형량을 전반적으로 상향하여 처벌 수준을 한층 강화하였습니다(제18조 제1, 2항, 제18조의 3 제1, 2항). 이에 따라 영업비밀 보호를 위한 컴플라이언스 업무가 중요해지고 침해 발생 시 효율적인 대응이 필요할 것으로 생각됩니다.


    위와 같은 법 개정으로 인해 특허침해 및 영업비밀침해 민·형사소송에서 기술을 정확하게 이해하고, 제반 사정을 종합적으로 파악하여 체계적으로 대응할 필요성이 더욱 커졌습니다. 법무법인(유) 광장 IP그룹은 국내 최대 규모의 특허침해소송 사건을 비롯하여 다수의 특허 및 영업비밀 관련 소송에서 많은 경험과 노하우를 쌓아왔습니다. 저희 법인에 대하여 보다 자세한 안내를 원하는 경우 우측 담당변호사에게 연락하여 주시기 바랍니다.



    김운호 변호사 (unho.kim@leeko.com)

    장선 변호사 (sun.chang@leeko.com)