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    중국 특허법 전면 개정 브리핑

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  • [2020.10.30.] 



    중국 특허법1) 제4차 전면 개정안이 2020.10.17. 전국인민대표대회 상무위원회2)에서통과되었습니다. 이번 전면개정은 2008.12.27. 제3차 개정 이후 12년만의 전면개정이며, 2021.6.1.부터 시행될 예정입니다. 이번 특허법 개정안에는 상당히 많은 변화가 있고, 일부 개정안은 중국관련 사업을 진행하고 있는 우리 한국기업들에게 직접적 영향을 미치게될 것으로 예상됩니다.


    1) 중국은 특허, 실용신안, 디자인을 총칭하여 "전리"라 칭하며, 한국과 달리 특허법, 실용신안법, 디자인보호법이 각 존재하는 것이 아니라, 관련 내용이 모두 "전리법"에 포함되어 있습니다. 본 뉴스레터에서는 이해의 편의를 위하여 중국 "전리법"을 "특허법"이라 칭합니다.

    2) 중국의 입법기관인 전국인민대표대회의 상설 기관으로, 헌법을 제외한 모든 법률에 대한 제정, 개정 권한이 있습니다.


    이에 중국특허법 제4차 개정안 중 우리기업들이 유념해야할 주요개정사항을 정리하였습니다.



    1. 특허침해에대한 처벌 강화

    특허권 침해에 대한 제재가 미약하여 특허침해행위가 근절되지 못하는 문제점을 개선하고, 특허권자를 더욱 두텁게 보호하는세계적인 추세에 발맞추기 위하여, 특허침해에 대한 제재를 대폭 강화하였습니다.


    가. 징벌적 손해배상제도 도입

    고의에 의한 특허침해의 경우, 법원이 특허권자가 입은 손해, 침해자가 얻은 이익 또는 특허실시료를 고려하여 산정한 손해액의 5배까지 배상액을 정할 수 있도록 하는 징벌적 손해배상제도(punitivedamages)를 도입하였습니다.


    중국에서는 2014. 5. 1.부터 시행된 개정상표법, 2019. 4. 23.부터 시행된 개정부정경쟁방지법3)을 통해 지식재산권 관련 법률에 징벌적 손해배상제도가 도입되었는데, 이번 개정으로 특허법에도 징벌적 손해배상제도가 도입되었습니다. 이로써 중국에서는 저작권법을 제외한 모든 지식재산권관련 법률에 징벌적 손해배상제도가 도입되었습니다.


    3) 영업비밀 관련 규정도 부정경쟁방지법에 포함되어 있습니다.


    나. 법정 손해배상액상향 조정

    중국에서는 특허침해로 인한 손해배상액을 특허권자가 침해로 인하여 입은 실제 손해액 또는 침해자가 침해로 인하여 얻은 이익액에 따라 인정하는데, 만약 특허권자의 손해액 또는 침해자가 얻은 이익액을 확정하기 어려운 경우에는, 특허 실시료를 고려하여 손해액을 인정하게 됩니다. 나아가 만약 위 방법으로 손해액을 정하기 곤란한 경우라면, 법원이 직권으로 법정 손해배상액으로 손해액을 인정할 수 있습니다.


    그런데 이번 개정 특허법에서는, 법정 손해배상액을 "1만 위안(한화 약 170만원) 이상 100만 위안(한화 약 1억 7,000만원) 이하"에서 "3만 위안(한화 약 500만원) 이상 500만 위안(한화 약 8억 5,000만원)이하"로 상향조정하였습니다.


    다. 특허권자의 배상금액 입증책임 완화

    특허침해 사건에서 배상금액에 대한 특허권자의 입증책임을 완화하기 위하여"권리자가입증을 위한 노력을 다하였고, 침해행위와 관련된 장부, 자료를 주로 침해자가 보유하고 있는 경우, 법원은 침해자에게 침해행위와 관련된 장부, 자료의 제출을 명할 수 있으며, 침해자가 위 자료를 제출하지 않거나 허위 장부, 자료를 제출하는 경우, 법원은 권리자의 주장 및 제출한 증거를 참고하여 배상액을 확정할 수 있다"는 규정이 신설되었습니다.



    2. 디자인제도 개정

    중국은 이번 특허법 개정을 통해 디자인 제도 관련 부분을 다수 개정하였는바, "헤이그 협정"4)에 가입하기 위한 준비를 보다 적극적으로 추진하고 있는 것으로 보입니다.


    4) 헤이그 시스템은 세계지식재산기구(WIPO) 국제사무국에 하나의 국제출원서를 제출하여 여러 체약당사자 영역에서 디자인을 보호받을 수 있는 제도입니다. 이러한 헤이그 시스템은 3건의 협정{1934년 협정(The LondonActof June2, 1934, 1934Act), 1960년협정(TheHagueActofNovember28, 1960Act), 1999년 협정(The Geneva Act of July 2, 1999 Act)}으로 구성되는데, 중국은 1999년 제네바 개정 협정에 가입할 예정입니다.


    가. 부분 디자인제도 도입

    특허법 개정안은 디자인의 정의를 "제품의 형상, 무늬 또는 그 결합 및 색채와 형상, 무늬의 결합으로 형성된 미감을 보유하고 산업 응용에 적합한 새로운 설계"에서 "제품의 전체 또는 국부에 대한 형상, 무늬 또는 그 결합 및 색채와 형상, 무늬의 결합으로 형성된 미감을 보유하고 산업응용에 적합한 새로운 설계"로 변경하였습니다.


    위 개정에 따라, 전체로 보면 기존 디자인에 비해 새로운 특징이 두드러지지 않아 디자인등록을 받기 어려운 경우에도, 일부분만으로 기존 디자인에 비해 새로운 특징을 보유하는 경우에는 그 일부분에 대해서 디자인권 등록을 받을 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 손잡이 부분만 독특하게 디자인되어 있는 주전자, 바닥만 독특하게 디자인되어 있는 신발도 해당 부분에 대해서는 디자인권으로 보호받을 수 있게 되었습니다.


    이처럼 부분디자인이 보호됨에 따라, 제품의 특징적인 부분을 별도로 등록하여 보호받을 수 있게 되었고, 보다 실효성있는 디자인권보호가 가능해질 것으로 생각됩니다.


    나. 디자인권 보호기간 연장

    특허법 개정안은 "헤이그 협정"과 동일하게 디자인권 보호기간을 10년에서 15년으로 연장하였습니다. 특허권과 실용신안권의 보호기간은 각 20년과 10년으로 기존과 동일합니다.


    다. 디자인에 대한 국내우선권제도 도입

    기존 특허법에는 특허, 실용신안에 대해서만 국내우선권제도가 도입되어 있었고, 디자인에 대해서는 도입되어 있지 않았습니다. 이번 개정을 통해 "디자인이 중국에서 최초 출원된 날부터 6개월 이내에, 출원인이 동일한 주제에 대하여 다시 국무원 특허행정부문에 출원한 경우 우선권을 가진다"는 규정이 신설되어, 디자인에 대해서도 국내우선권제도가 도입되는 것으로 개정되었습니다.



    3. 오픈 라이선스제도도입

    공개된 특허 사용을 촉진하기 위한 조치로 오픈 라이선스 관련 규정이 이번 개정을 통해 도입되었습니다.


    위 개정안에 따르면, 특허권자가 사전에 누구나 그 특허를 실시하는 것을 허락하고 실시료 지급 방식과 기준을 정하여 둔 경우, 중국 특허청은 해당 내용을 공고하게 됩니다. 만약 개인이나 업체가 이러한 오픈 라이선스 특허를 실시하려고 하면, 서면으로 특허권자에게 통지하고 공고되어 있는 실시료 지급방식과 기준에 따라 실시료를 지급하는 경우, 해당 특허에 대한 오픈라이선스를 취득할 수 있게 됩니다.


    한편, 특허법 개정안에는 위 제도가 신속히 정착될 수 있도록 오픈 라이선스 실시 기간에 연차료를 감면해주는 규정도 함께 도입되었습니다.



    4. 특허권 존속기간 연장제도 도입

    중국 특허권의 존속기간은 출원일부터 20년인데, 이번 개정을 통해 특허권 존속기간 연장제도가 다음과 같이 도입되었습니다.


    "특허출원일부터 4년이 경과하고 실질심사 청구일부터 3년이 경과한 경우, 국무원 특허행정기관은 특허권자의 청구에 따라 특허권 수여 과정의 불합리한 지연에 대하여 특허권 존속기간을 연장하여 준다. 단, 출원인으로 인하여 발생한 지연은 제외한다."


    "신약 출시 심사에 소요된 기간을 보상하기 위하여, 중국에서 출시 허가를 받은 신약 관련 특허에 대하여 국무원 특허행정기관은 특허권자의 청구에 따라 특허권 존속기간을 연장하여 준다. 연장기간은 5년을 초과해서는 안 되며, 신약 출시 허가 후의 총 특허권 존속기간은 14년을 초과해서는안된다."



    5. 신규성상실 예외 사유 추가

    공지되었음에도 신규성을 상실하지 않은 것으로 보는 예외 사유에 "국가에 긴급사태 또는 비상상황이 발생한 경우, 공공의 이익을 목적으로 처음 공개한 것"이 추가되었습니다. 이와 관련된 개정안은 다음과 같습니다.


    "특허 출원된 발명이 출원일 전 6개월 이내에 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우, 신규성을 상실하지 않는다.

    (1) 국가에 긴급사태 또는 비상상황이 발생한 경우, 공공의 이익을 목적으로 처음 공개한 것

    (2) 중국정부가 주최하거나 승인하는 국제전시회에서 처음 전시한 것

    (3) 규정된 학술회의 또는 기술회의에서 처음 발표된 것

    (4) 타인이 출원인의 동의를 거치지 않고 그 내용을 누설한 것."



    6. 우선권주장 시, 첫 출원 문서부본의 제출기한연장

    현행 특허법에 따르면, 특허출원과 실용신안출원 절차에서 출원인이 우선권을 주장하려면 후출원 이후 "3개월 이내에 첫 출원문서의 부본을 제출"하여야 합니다.


    그런데 이번 개정안에서는 "첫 출원일부터 16개월 이내에 첫 출원 문서의 부본을 제출"하면 족한 것으로 변경되었습니다. 특허출원과 실용신안출원에 있어서 우선권을 주장하려면 첫 출원일부터 적어도 12개월 이내에 후출원을 진행하여야 하므로, 사실상 첫 출원 문서 부본을 제출할 수 있는 기한이 최소 1개월 이상 연장된 것입니다.


    반면, 디자인출원시 우선권을 주장하는 경우에는 여전히 후 출원이후 "3개월 이내에 첫 출원문서의 부본을 제출"하여야합니다.



    7. 특허침해 소멸시효 기간이 개정 민법총칙과 동일하게 3년으로 연장됨

    현행 특허법에는 특허침해에 대한 소멸시효 기간이 "특허권자 또는 이해관계인이 침해행위를 안 날 또는 알 수 있게 된 날부터 2년"으로 규정되어 있습니다. 그런데 2017. 10. 1.부터 시행된 "민법총칙"에서 소멸시효 기간이 3년으로 개정된 이후, 기존 특허법 소멸시효 규정에도 불구하고 실무상으로는 민법총칙의 규정에 따라 소멸시효 기간 3년이 적용되어 왔습니다. 이에 이번 개정을 통해 특허침해에 대한 소멸시효 기간도 민법총칙 소멸시효 기간인 "특허권자 또는 이해관계인이 침해행위를 안 날 또는 알 수 있게된 날부터 3년"으로 동일하게 개정되었습니다.


    한국 기업은 침해행위를 안 날로부터 2년안에 소송을 제기해야 되는 점을 유념할 필요가 있었는데, 이제 한국과 동일하게 3년의 소멸시효기간이 적용되는 것으로 개정된 것입니다.



    8. 특허권행사 시 신의성실의원칙준수 의무 도입

    이번 개정을 통하여 "특허 출원 및 특허권 행사에 있어서 신의성실의 원칙을 준수하여야 한다. 특허권을 남용하여 공공의 이익 또는 타인의 적법한 권익에 손해를 입혀서는 아니 된다. 특허권을 남용하여 경쟁을 배제하거나 제한한 것이 독점행위를 구성하는 경우 <중화인민공화국 반독점법>에 따라 처리한다"는 조항이 도입되었습니다.


    상표권에 대해서는 2013년에 위와 같은 조항이 도입되었지만, 실무상 현재까지 해당 조항을 적용하여 판단한 사례는 없는 것으로 알려져있습니다. 특허권의 경우 위 신설조항이 실제 적용될지, 적용된다면 어떻게 적용될지는 좀 더 지켜볼 필요가 있을 것으로 생각됩니다.



    9. 약품 출시 허가 심사 관련 특허분쟁 처리 규정 도입

    약품 출시 허가심사와 관련하여 특허분쟁 처리규정이 다음과 같이 신설되었습니다.


    "약품 출시 허가 심사 과정에서, 약품 출시 허가 신청인과 관련 특허권자 또는 이해관계인 사이에 약품관련 특허권에 대한 분쟁이 발생한 경우, 당사자들은 법원에 소를 제기하여 출시허가를 신청한 약품 관련 기술이 타인 특허권의 보호범위에 속하는지에 대한 판결을 구할 수 있다. 국무원 약품감독관리부문은 법원의 확정 판정에 따라 관련 약품의 출시 허가를 잠정적으로 정지하는 결정을 내릴 수 있다.“


    "약품 출시 허가신청인과 관련 특허권자 또는 이해관계인은 약품관련 특허권 분쟁에 대하여 국무원 특허행정부문에 행정판정을 청구할 수 있다.“


    "국무원 약품감독관리부문은 국무원 특허행정부문과 함께, 약품 출시 허가 심사와 약품 출시 허가신청단계의 특허권 분쟁해결의 구체적인 연결방법을 정하여, 국무원의 동의를 거친 후 실시한다."


    신설 규정은 특허 침해가 확인된 의약품에 대하여 약품 출시 허가의 잠정 정지 결정을 할 수 있도록 함으로써, 약품허가-특허연계를 통한 허가심사단계에서의 사전적 특허보호수단을 마련하였다는 점에 의의가 있습니다. 위 신설 조항이 실무상 구체적으로 어떻게 적용될지 지켜볼 필요가 있을 것입니다.


    위 뉴스레터 내용과 관련하여 궁금한 점이 있거나 도움이 필요하신 경우 언제든지 법무법인(유) 광장 IP그룹에 문의하여 주시기 바랍니다.



    김운호 변호사 (unho.kim@leeko.com)

    류현길 변호사 (hyeongil.ryoo@leeko.com)

    장봉학 외국변호사 (fenghe.zhang@leeko.com)