• Legalinsight
  • Legaledu
  • 법률신문 법률정보

    광장

    특허 심사 및 무효심판에 있어서 특허명세서상 ‘청구범위의 전제부 구성요소’ 및 ‘종래기술’로 기재된 사항은 공지기술로 사실상 추정되나, 특별한 사정이 있음을 입증한 때에는 이를 번복할 수 있음

    (대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결)

    입력 :
    글자크기 : 확대 최소
  • 인쇄
  • 메일보내기
  • 기사스크랩
  • 스크랩 보기
  • [ 2017.02 ]


    대법원은 2017. 1. 19. “명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당”하고, “출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있”으며, 이와 달리 “출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항은 출원 전에 공지된 것으로 본다”는 취지로 판시한 기존 대법원 판결들을 모두 변경하는 2013후37 전원합의체 판결을 선고하였습니다. 


    1. 사안의 개요 

    이 사건 등록고안의 출원인은 심사과정 중에 특허청 심사관으로부터 진보성이 부정된다는 취지로 거절이유통지를 받고, 구성 1 내지 4를 전제부 형식으로 보정하면서 종래에 알려진 구성을 공지로 인정하여 전제부 형식으로 바꾸어 기재하였다는 취지가 담긴 의견서를 제출하였습니다. 그런데 위 의견서 기재는 실제로는 의견서 제출 당시에만 공개되었을 뿐 이 사건 등록고안의 출원 당시에는 공개되지 않았던 선출원고안을 착오로 출원 당시 공지된 기술인 양 잘못 기재한 것이었습니다.


    이와 같이 출원경과 중 출원인이 자진하여 전제부로 보정하면서 스스로 공지기술로 인정한 상황에서, 그 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소를 공지기술로 볼 것인지 여부가 문제되었습니다. 


    2. 전원합의체 판결 요지 

    “특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 해당 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 그 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 그 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다.


    그리고 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 그 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다.


    다만 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있다.


    그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다. 그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다.


    이와 달리 출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항은 출원 전에 공지된 것으로 본다는 취지로 판시한 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.”


    위와 같은 법리에 따라 대법원은, 이 사건 등록고안의 출원인이 심사과정 중에 특허청 심사관으로부터 진보성이 부정된다는 취지로 거절이유통지를 받고, 구성 1 내지 4를 전제부 형식으로 보정하면서 종래에 알려진 구성을 공지로 인정하여 전제부 형식으로 바꾸어 기재하였다는 취지가 담긴 의견서를 제출하였으므로, 이 사건 등록고안의 전제부에 기재된 구성 1 내지 4가 공지기술에 해당한다고 사실상 추정할 수는 있으나, 위 의견서 기재는 실제로는 의견서 제출 당시에만 공개되었을 뿐 이 사건 등록고안의 출원 당시에는 공개되지 않았던 선출원고안을 착오로 출원 당시 공지된 기술인 양 잘못 기재한 것에 불과함을 알 수 있어, 위와 같은 추정은 번복되었다고 보아야 한다고 판단하면서, 이 사건 등록고안의 청구범위 중 전제부에 기재된 구성 1 내지 4를 공지된 것으로 취급하지 않고 나아가 증거에 의하여 그 공지 여부를 판단한 원심을 수긍하였습니다. 


    3. 대법원 판결의 의의 및 시사점 

    실무상 청구범위에 ‘~에 있어서(전제부), ~로 이루어지는 것을 특징으로 하는 발명(특징부)’과 같은 청구항 기재 형식이 널리 활용되고 있고, 명세서에는 배경기술 또는 종래기술(이하 ‘종래기술’이라 함)이 기재되는 것이 일반적입니다.


    전제부 기재 및 명세서상의 종래기술의 기재에 관하여 실무상 ‘청구범위의 전제부에 기재되어 있다거나 명세서에 종래기술로 나타나 있다’는 사유로 출원전 공지된 것이라는 주장을 하여 왔고, 법원이 이를 받아들여 판단한 경우도 종종 있었습니다.


    그런데 이번 대법원 판결을 통하여, 공지기술임을 인정하는 전제부의 기재 및 명세서상 종래기술의 기재가 있는 경우에는 이를 공지기술로서 사실상 추정하되, 출원인이 착오로 인하여 이를 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우에는 위 추정에 대한 복멸을 허용함으로써, 객관적 진실에 부합하게 공지기술을 다시 확정할 수 있도록 허용하였습니다. 


    특허명세서의 기재에 사실상 추정력이 인정되기는 하나, 출원인이 명세서나 출원경과 서류를 작성함에 있어 공지기술에 대하여 착오로 기재하였다는 사실을 밝힘으로써 공지기술에 대한 추정의 복멸이 허용되는 만큼 특허무효심판 청구인으로서는 단순히 전제부 기재 및 명세서상의 종래기술의 기재에만 의지하여 무효를 주장할 것이 아니라 공지 선행기술을 더 충실히 검색하여 무효심판을 대비할 필요성이 커졌습니다. 


    권영모 변호사 (youngmo.kwon@leeko.com)

    김운호 변호사 (unho.kim@leeko.com)