현재 EBS(한국교육방송공사)와 유튜브 채널에서 맹활약하고 있는 남극에서 온 10살짜리 210센티미터의 펭귄 ‘펭수’가 ‘펭-하’하고 인사하는 것을 아는 사람은 나름 유행에 뒤떨어지지 않는 편이라 할 수 있다. ‘펭-하’는 ‘펭수하이’라는 ‘펭수’만의 독특한 인사법이다. 그런데 이러한 ‘펭수’의 상표권 논란이 연일 크게 이슈화 되었다. 이는 지난해 11월 11일 제작자인 EBS가 아닌 최모씨가 상품분류 38(통신업)을 지정상품으로 하여 ‘펭수’를 출원하고, 9일 뒤인 11월 20일 EBS가 뒤늦게 ‘펭수’를 출원하면서 문제가 된 것이다. 지난해 11월 11일부터 12월 23일까지 EBS를 포함해 총 5명이 18개의 ‘펭수’ 상표를 출원한 상태이다. 

이런 문제가 발생한 것은 우리 상표법이 선출원주의를 채택하고 있기 때문이다(상표법 제35조 1항). 물론 우리 상표법은 이러한 선출원주의 폐단을 방지하여 ‘펭수’의 상표 출원과 같은 문제에 대한 나름의 해결책도 규정하고 있다. 상표법 제34조 1항 제9호는 주지상표의 경우 그 등록여부를 불문하고 상표등록을 받지 못하도록 규정하고 있고('타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표'), 제34조 1항 제11호 전단은 저명상표와 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표를 부등록 사유로 규정하고 있다. 상표법 제34조 1항 제13호는 주지상표가 아니더라도 국내 또는 외국 수요자들 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 상표를 부정한 목적으로 사용하려 할 때 역시 등록을 받지 못하도록 규정하고 있다. 여기서의 부정한 목적은 부당한 이익을 얻으려 하는 것을 포함하는데, 상표심사기준에서는 창작성이 인정되는 타인의 상표를 동일 또는 극히 유사하게 모방한 경우나 타인의 선사용상표의 영업상의 신용이나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 목적 등이 이에 해당함을 규정하고 있다. 

출원자가 상표브로커는 아니라고 하므로 상표 사용의사가 있다고 할지라도 이러한 상표법 규정을 토대로 보면 EBS가 아닌 제3자가 출원한 '펭수'는 상표등록을 받기 어려울 것이다. 아무쪼록 ‘펭수’에 대한 상표권이 정당한 권리자에게 귀속되고, ‘펭수’가 2020년에도 즐거운 웃음과 유쾌한 명언을 많이 선사하길 기대한다.

이근우 변호사 (법무법인 화우)