[2023.02.22.]

법무법인(유) 광장의 지식재산권 그룹은 최근 업계의 큰 관심을 모으고 있는 가상자산인 NFT와[1] 관련하여 미국에서 제기된 지식재산권 분쟁 사례를 설명하여 드리고자 합니다. 대규모의 NFT 시장을 보유한 미국에서는 유명 기업의 대표 제품 및 콘텐츠에 연계된 NFT의 발행 및 거래와 관련한 다수의 법적 분쟁이 진행 중인데, 그 중 상표권 및 저작권과 관련하여 주목할 만한 대표적인 최신 분쟁 사례를 소개하면 아래와 같습니다.

[각주1] NFT(Non-Fungible Token, 대체불가토큰)란 블록체인 기술에 기반하여 디지털 이미지, 비디오, 게임아이템 등의 디지털 자산에대한 권리를표상하는일종의암호화수단으로서의 디지털 토큰을말합니다.각 NFT는 고유값을 지녀 다른 NFT로 대체될 수 없으며, NFT가 디지털 이미지 등의 디지털 파일에 연계되어 거래될 경우, 해당 디지털 파일의 소유자·거래 내역 정보가 블록체인에 저장되기 때문에 NFT는 디지털 자산의 소유권과 진정성을 증명하는 인증서로서 기능할 수 있습니다.

1. Hermes International S.A. v. Mason Rothschild

프랑스의 명품 패션 브랜드 업체인 에르메스(Hermes)가 메이슨 로스차일드(Mason Rothschild)라는 미국 작가를 상대로 뉴욕 남부연방지방법원에 제기한 상표권침해금지소송 사건입니다.

로스차일드는 2021. 11.경 에르메스의 대표 가방 라인인 버킨(Birkin) 가방에 새로운 소재와 색을 입히거나 그림을 그린 디지털 이미지 파일을 이커머스 플랫폼 ‘Basic.Space’를 통해 ‘메타버킨(MetaBirkin)’ 컬렉션으로 출시하여 해당 이미지 파일에 연계된 NFT를 판매하고, ‘metabirkins.com’이라는 도메인이름을 등록 및 사용하였습니다. 그러자 유명 패션지들은 메타버킨 컬렉션이 에르메스와 직접적인 관련성이 있는 것으로 잘못 보도하였고, 결과적으로 로스차일드 외에도 다수가 에르메스의 허락 없이 메타버킨과 유사한 NFT를 발행하는 사태가 벌어지게 되었습니다.

그러자 에르메스는, 로스차일드가 에르메스의 등록상표인 ‘BIRKIN’ 및 트레이드 드레스인 버킨가방의 형태를 무단으로 이용함으로써 에르메스의 상표권을 침해하고 상표 가치를 희석하였으며, 도메인이름 ‘metabirkins.com’의 사용 역시 부정한 목적으로 도메인을 선점하는 이른바 ‘사이버스쿼팅(cybersquatting)’에 해당한다고 주장하면서 2022. 1.경 로스차일드를 상대로 소를 제기하였습니다.

이에 대해 로스차일드는 앤디워홀의 ‘캠벨수프’ 시리즈를 예로 들면서, 메타버킨 컬렉션은 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 표현의 자유를 행사한 결과일 뿐 상표권 침해가 아니라고 반박하였습니다.

그러나 법원은 2023. 2. 14. 메타버킨 NFT와 메타버킨 상표 사용 사이에 예술적 관련성이 없고 오히려 소비자로 하여금 오인·혼동을 초래한다고 보아 로스차일드의 NFT 판매행위가 수정헌법상 표현의 자유에 의해 보호되지 않으므로 위법하다고 판시하면서, 상표권 침해 및 상표 가치 희석 행위에 대하여 11만 달러의 손해배상을, 사이버스쿼팅 행위에 대해서 2만3천 달러의 손해배상을 명하는 판결을 선고하였습니다.

2. Nike Inc. v. StockX, LLC

미국의 스포츠 용품 브랜드 업체인 나이키(Nike)가 중고상품 거래 플랫폼 StockX를 상대로 뉴욕 남부연방지방법원에 제기한 상표권침해금지소송 사건입니다.

StockX는 2022. 1.경 나이키의 스니커즈 이미지 파일에 연계된 NFT인 ‘Vault NFT’를 발행하면서, 해당 NFT를 구매한 사람으로 하여금 StockX가 재고를 보유한 실물 스니커즈와 교환할 수 있도록 하는 서비스(Vault NFT Program)를출시하였습니다.

그러자 나이키는 StockX가 나이키의 등록상표를 사용하여 NFT를 발행한 결과, 소비자들이 StockX의 NFT 사업에 나이키가 연관되어 있는 것으로 혼동하게 되었다고 주장하면서 StockX의 상표법 위반을 이유로 2022. 2. 소를 제기하였습니다. 당시 나이키는 2021년 말에 NFT 전문 스타트업 업체를 인수하면서 NFT 사업을 육성할 계획을 공식화한 상황이었기 때문에 StockX의 ‘Vault NFT Program’이 나이키의 권리와 이익을 직접적으로 침해할 가능성이 높다고 판단했던 것입니다.

이에 대해 StockX는 Vault NFT는 실제 제품의 진위 여부 인증을 위한 수단일 뿐, 나이키가 주장하는 가상제품이 아니며 NFT 사업과 관련하여서도 StockX의 사업임을 분명히 명시하고 있어 소비자의 혼동이 발생할 가능성 또한 없다고 반박하였습니다.

이 사건은 2023. 2. 현재 디스커버리 절차(소송의 쌍방당사자가 사건 및 쟁점과 관련된 모든 문서, 정보 등을 상대방에게 제공하는 영미 소송법상 고유의 제도)가 진행 중에 있어 그 경과를 지켜볼 필요가 있습니다.

3. Miramax, LLC v. Quentin Tarantino

미국의 영화 배급사인 미라맥스(Miramax)가 칸 영화제 황금종려상 수상작으로 유명한 영화 ‘펄프 픽션(Pulp Fiction)’의 감독인 쿠엔틴 타란티노를 상대로 캘리포니아 중앙연방지방법원에 제기한 상표권/저작권침해금지소송 사건입니다.

타란티노 감독이 영화 ‘펄프 픽션’의 최종 편집 과정에서 삭제된 장면들의 대본에 연계된 NFT를 제작하여 경매에 부치겠다고 대대적으로 홍보하자, 미라맥스는 이러한 타란티노 감독의 행위가 미라맥스와 사이에 체결한 계약에 위반되고, 미라맥스가 해당 영화에 대해 보유한 상표권 및 저작권을 침해한다고 주장하며 2021. 11. 소를 제기하였습니다.

이 사건의 쟁점은 ⓛ 해당 계약에 의하면 타란티노 감독은 해당 영화의 대본을 출판할 한정적 권리만 갖게 되는데, NFT의 발행이 해당 계약에서 정한 출판권의 행사에 해당하는지, ② 미라맥스가 상표권을 보유한 영화 제목 ‘펄프 픽션’을 NFT 사업의 홍보에 이용한 것이 상표권 침해에 해당하는지, ③ 타란티노 감독의 NFT 제작이 영화 ‘펄프 픽션’에 관한 미라맥스의 저작권 침해에 해당하는지였습니다. 다만, 이 사건은 양측이 합의에 이름으로써 별도의 법원 판단 없이 2022. 10. 종결되었습니다.

4. 시사점

Hermes International S.A. v. Mason Rothschild 사건은 유명 상표를 이용한 NFT 출시 및 판매 행위의 상표권침해 해당 여부를 직접적으로 판단한 최초의 미국 판례로, 해당 사안에서는 문제된 NFT가 예술적 요소가 결합된 디지털 아트에 해당하므로 표현의 자유의 보호대상이 된다는 피고의 주장을 배척한 점, 상표권 침해 판단에 있어 현실의 상품과 이를 디지털로 구현한 상품 간의 유사성을 긍정하였다는 점에서 시사하는 바가 큽니다. 비록 미국 판례이기는 하나 NFT 관련 지식재산권 분쟁과 관련하여 현재까지 선고된 판례가 전 세계적으로 희소하다는 점을 고려하면, 유사한 NFT 관련 지식재산권 분쟁에서 해당 판례가 중요하게 참고가 될 것으로 예상됩니다.

최근 국내에서도 이중섭, 김환기 등 유명 작가의 작품을 NFT화하여 이를 온라인 경매에서 판매하는 과정에서 상표권 또는 저작권 침해 논란이 발생하여 경매가 잠정 중단된 사례가 있고, NFT 시장의 규모 및 NFT에 대한 관심이 나날이 커지고 있어 NFT와 관련한 각종 법적 분쟁이 본격화될 것으로 예상됩니다.

현재 NFT 거래가 성황을 이루고 있는 반면에, NFT와 관련한 법령, 규제 및 이에 대한 판결은 아직까지 정립되지 않은 상황입니다. NFT 사업 진행시 법령 위반 가능성에 대해 외부 전문가의 사전 검토를 받는 것이 중요하며, 분쟁발생시에는 NFT 기술 및 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 정교한 법적 대응논리 개발이 필요합니다. 브랜드 보유자로서는 제3자의 NFT 사업으로 인한 브랜드 가치 훼손의 가능성에 대하여 지속적인 모니터링을 진행할 필요가 있습니다.

김운호 변호사 (unho.kim@leeko.com)

이은우 변호사 (eunwoo.lee@leeko.com)

최우영 변호사 (wooyoung.choi@leeko.com)

곽재우 변호사 (jaewoo.kwak@leeko.com)

전하윤 변호사 (hayoun.chun@leeko.com)