[2023.03.23.]

2023년은 지식재산권 분야에 있어 그 어느 때보다 중요한 입법활동이 이루어지고 있으며 잠재되어 있었던 주요 현안들에 대한 논의 역시 활발히 전개되고 있습니다. 우리 고객 기업들은 지식재산권 영역의 주요 입법 동향과 이슈사항에 대한 충분한 사전검토 및 분석을 통하여 기업의 제반 사업 영역에 대한 영향을 고려하여 지식재산권 관련 실무에 대한 점검 계획을 마련하여 두실 필요가 있습니다.

I. 퍼블리시티권의 영역과 밀접하게 관련되어 있는 ‘인격표지 영리권’을 포함하는 민법 일부 개정안이 입법예고 되었습니다.

정부가 2022. 12. 입법 예고한 민법상의 ‘인격표지영리권’은 ‘자신의 성명, 초상, 음성 그 밖의 인격표지를 영리적으로 이용할 수 있는 권리’에 대한 것으로 그 주요 내용은 ① 누구나 인격표지영리권을 가지며, 양도할 수 없다는 것, ② 인격표지 영리권자는 제3자에게 인격표지의 영리적 이용을 허락할 수 있다는 것, ③ 권리자가 사망한 후 상속되어 30년간 존속한다는 것 등을 주요 내용으로 하고 있습니다. 한편, 2021. 12. 7. 개정된 「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」에서는 “국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 가지는 타인의 성명, 초상, 음성, 서명 등 그 타인을 식별할 수 있는 표지를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위”를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하였는데, 이에 대한 구체적 적용 기준도 아직 확립되지 않은 상황입니다. 위 개정안이 입법화될 경우 ‘타인의 인격표지’를 구체적인 사업활동에 필연적으로 활용해야 하는 엔터테인먼트 산업 등을 포함한 다양한 비즈니스 영역에서는 컴플라이언스 차원에서 민법 및 부정경쟁방지법의 관련 규정을 세심하게 살피고 계약 관계의 모델을 새롭게 정립하는 등의 노력을 기울일 필요가 있습니다.

II. 콘텐츠 산업의 비약적 성장과 함께 현안으로 논의되어 온 이른바 ‘추가보상청구권’에 대한 저작권법 개정안들이 발의되어 있고 본격적인 논의가 전개되고 있습니다.

’추가보상청구권’은, 영상저작물 제작자가 일정한 대가를 받고 IP를 이미 양도한 경우에도 콘텐츠 유통 단계에서 방송사, 극장, OTT 등을 상대로 보상청구권을 행사할 수 있는 권리를 의미하는데, 추가보상청구권과 관련하여 발의되어 있는 저작권법 개정안들은 추가보상청구권이 부여되는 대상의 범위 등에 차이가 있습니다(아래 법안 비교 자료 요약 참고). 추가보상청구권은 창작자의 불평등한 지위에서 비롯된 정당하지 않은 보상을 방지하고자 하는 취지에서 마련된 것임에도 불구하고, ① 콘텐츠 계약에 있어서의 계약자유의 기본원칙을 크게 벗어나고 있다는 점, ② 저작권의 양도대가에 대한 이중지급에 해당한다는 사실을 부정하기 어렵다는 점, ③ 특정한 창작자의 영역에 대해서만 추가보상청구권을 인정하는 것은 합리적 근거가 없다는 점 등의 본질적인 문제들이 지적되고 있습니다. 문화체육관광부는 해외 사례를 검토하고, 제도 도입 시 국내·외 사업자와 국내 시장에 미칠 영향을 조사하고 있으며 이르면 2023년 5월 중 연구용역을 마무리하여 그 결과보고서를 국회에 제출할 예정에 있고, 이후 추가 논의가 이어질 전망입니다. 추가보상청구권 이슈는 다양한 콘텐츠 사업자 및 창작자들의 콘텐츠 사업화 과정, 계약 내용 등에 직접적인 영향을 줄 수 있다는 점에서 도입 여부 및 도입 범위 등을 꼼꼼하게 살펴나갈 필요가 있습니다. 특히, 콘텐츠 사업자들은 개정 내용을 구체적으로 분석하여 각종 콘텐츠 관련 표준 계약의 주요 조항들을 어떻게 설계하고 변경해 나갈 것인지에 대한 당면한 과제를 충분히 고민하고 해결하여야 합니다.

III. 이른바 ‘상표공존제도’를 도입하는 상표법 개정안이 발의되었고, 법안 통과시 상표출원 및 등록 실무에 큰 변화가 예상됩니다.

상표공존제는 등록상표와 유사하여 거절이유가 있는 경우에도 상표권자가 타인의 후출원 상표등록에 동의하는 경우 상표등록을 허용하는 제도입니다. 특허청은 2023년 업무계획에서 “상표공존제” 도입을 추진하겠다는 입장을 밝혔고, 2023. 3. 발의된 상표법 개정안에서는 “상표공존제” 관련 조항이 포함되었습니다.

우리 상표법은, 선출원된 타인의 상표와 유사한 경우에 그 타인이 동의하는 경우에도 상표등록을 불허하고 있는데, 이 경우 현실적인 대안으로 출원상표를 선행상표권자에게 양도하여 상표등록을 한 후 다시 되돌려주는 이른바 등록후재양도(Assign-Back) 방식이 이용되어 왔습니다. 상표공존제도를 도입할 경우 지주회사와 계열사 간의 상표보유 관계나 대규모기업 집단의 상표등록 절차에 있어서 효율성과 합리성이 도모될 수 있는 측면은 있습니다. 그러나, 다른 한편으로 우리 상표법의 근본적인 체계에 비추어 조화로운 운영이 가능할 것인지에 대한 종합적인 검토가 필요하고, 상표 출원 단계에서 선출원 유사상표의 범위를 객관적으로 검증하지 못하였을 경우 공존제도로 인하여 선의의 제3자가 불이익을 입게 되는 경우도 생길 수 있어 개정안에 대한 충분한 논의가 필요하다고 생각됩니다. 상표공존제도가 실제 도입될 경우 기업의 상표 등록 실무에 중요한 변화가 예상되는 만큼 이후 상표법 개정 여부 및 그 내용에 대하여 지속적인 관심이 필요합니다.

IV. 대법원에서는 2022년 8월 “분할출원 시의 공지예외주장”에 대한 중요한 판결을 선고하였고, 특허청에서는 2023년 3월 분할출원 외에도 분리출원, 변경출원, 국내우선권주장출원의 경우까지 공지예외주장에 관한 위 대법원 판결의 취지를 확대 적용하여 심사기준을 개정하였습니다.

대법원에서는 2022년 원출원 시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았으나 분할출원 시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원 시 공지예외주장을 하여야 할 실질적 필요성이 있다는 점 등을 근거로 “원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다”고 판시한 바 있습니다(대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결).

그런데 이 판결 이후에도 실무에서는 ① 특허거절결정에 대한 심판청구가 기각된 경우 거절되지 아니한 청구항 등 일정 범위 내에서 그 특허출원의 일부를 분리하여 새로이 특허출원할 수 있는 ‘분리출원’(특허법 제52조의2) 및 ② 최초 출원의 범위 내에서 동일성을 유지하면서 특허와 실용신안 사이의 형식만을 변경하여 출원하는 ‘변경출원’(특허법 제53조, 실용신안법 제10조)의 경우에도 이러한 법리가 마찬가지로 적용될 수 있는지 여부, ③ ‘국내우선권주장’(특허법 제55조) 관련하여 원출원 시 우선권주장이 없었음에도 분할출원 시 우선권주장을 하여 우선권을 인정받을 수 있는지 여부에 대한 논의가 계속되어 왔습니다.

특허청에서는 이 같은 논란을 해결하기 위하여 2023년 3월 심사기준을 개정하면서 위 대법원 판결에서 판시한 분할출원 외에도 분리출원, 변경출원, 국내우선권주장출원의 경우까지 공지예외주장에 관하여 위 판시를 확대 적용할 수 있도록 함으로써 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호할 수 있게 하였습니다. 즉, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분리출원, 변경출원 또는 국내우선권주장출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면 공지예외의 효과를 인정받을 수 있게 하였습니다. 다만 원출원 시 우선권주장을 하지 않았다면 분할출원 시 우선권주장을 하는 것은 여전히 인정되지 않는다고 하여 이 부분 심사기준은 변경되지 않았습니다. 이와 같이 개정된 심사기준은 이후 특허출원 및 특허조사분석 실무에 큰 영향을 줄 수 있으므로 유의할 필요가 있습니다.

V. 지식재산권의 영역에 있어서도 플랫폼 기업의 역할과 책임이 강조되고 있는 상황에서 EU사법재판소의 중요한 판결이 있었습니다.

2022년 12월 EU사법재판소(이하 “CJEU”)는 Amazon.com Inc. 등 (이하 “아마존”)이 운영하는 플랫폼에서 제품을 판매 중인 개별 판매자가 제3자의 지식재산권을 침해하는 물품을 판매한다면, 그 판매에 대하여 아마존의 책임이 있을 수 있다는 판결을 내렸습니다. CJEU는 전자상거래 플랫폼 운영자가 자신의 상업적 커뮤니케이션(commercial communication)에 해당 등록 상표와 동일·유사한 표지를 등록 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였으면 상표권을 침해한 것으로 인정된다고 보았습니다. 또한, 사용자가 운영자의 서비스와 침해 상표 사이에 관계가 있다고 생각할 수 있는 경우에는, 전자상거래 플랫폼의 운영자도 본인이 제3자의 등록 상표와 동일한 표지를 사용한 것으로 판단될 수 있다고 판시하였습니다.

CJEU는 구체적으로 ① 운영자가 자신의 플랫폼에 본인이 판매하는 제품과 개별 판매자가 판매하는 제품을 판매에 제공하는데 공통된 방법을 사용하여 게시하는지, ② 모든 광고에 유통업자로서 자신의 로고를 배치하는지, ③ 침해 상품의 마케팅과 관련하여 개별 판매자에게 추가 서비스(보관 및 배송 등)를 제공하는지 등의 사정을 고려할 수 있다고 보았습니다. 위와 같은 기준에 따라 CJEU는 아마존이, ① 본인이 판매하는 제품과 개별 판매자가 판매하는 침해품의 게시를 구별되게 하지 않았고, ② 침해품의 광고에도 아마존의 로고를 배치하였으며, ③ 침해품 판매업체 중 일부의 상품을 보관하고, 고객에 배송하는 서비스까지 담당했다는 점에서 이 건은 합리적 관찰력이 있는 사용자라면 아마존의 서비스와 침해 상표 사이에 관계가 있다고 생각할 수 있는 경우라고 보고 아마존의 책임을 인정하였습니다. 대규모 유통 플랫폼을 통한 상품 판매에 있어서 지식재산권의 보호가 그 어느 때보다 중요해지고 있는 국내 현실에서 CJEU의 판결의 의미와 영향에 대하여도 종합적인 검토와 분석이 필요합니다.

김지현 변호사 (jihyun.kim@bkl.co.kr)

염호준 변호사 (hojun.yeom@bkl.co.kr)

김태균 변호사 (taeguen.kim@bkl.co.kr)

곽가은 변호사 (kaeun.kwak@bkl.co.kr)