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    소프트웨어의 특허 적격

    진욱재 변호사 (사법연수원 28기·미국 뉴욕 Baker Botts L.L.P.)

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    -앨리스 판결 이후 미국 특허 법원 판례 검토 -

    1. 들어가며
    미 연방 대법원의 앨리스 판결 (Alice v. CLS Bank, 134 S.Ct. 2347(2014))은 마요 판결(Mayo v. Prometheus)에서 특허 적격 심사에 도입한 2단계 테스트를 컴퓨터 소프트웨어의 특허 적격 심사에까지 확대하였다. 이 판결 이후 많은 수의 소프트웨어 관련 특허들이 무효로 되었다. 한 연구 자료는 앨리스 판결 이후 첫 1년 동안 소프트웨어에 대한 특허 무효율은 82.9%라고 보고하였다. 그러나 앨리스 판결이 소프트웨어의 특허 적격 자체를 부인하는 것은 아니며, 닷컴 열풍 이후 특허 괴물들이 무분별하게 출원한 질 낮은 소프트웨어 특허들을 솎아내는 것이다 .

    한편, 앨리스 판결은 특허 적격이 있는 소프트웨어와 그렇지 못한 소프트웨어를 명확히 구분하지 않고 있다. 이를 위해서는 앨리스 이후 소프트웨어의 특허 적격을 인정한 미국 특허 법원 판결들에 대한 검토가 요청된다.

    2. 앨리스 판결의 2단계 테스트
    법원은 먼저 소송 중인 특허 청구항이 미국 특허법상 특허 부적격 개념, 즉 자연 법칙, 자연 현상 또는 추상적 사고에 대한 것인지 판단한다. 이에 해당하지 않으면, 해당 특허의 특허 적격에 문제가 없게 된다. 그러나 명백히 또는 상당히 위험한 정도로 이들 개념에 대한 특허를 구하고 있다면, 법원은 2단계로 해당 청구항에 ‘발명의 개념’이 있는지 살펴본다. 즉, 법원은 청구항의 각 구성 요소 또는 구성 요소들의 배열 조합 등을 고려하여 특허 부적격 청구항을 특허 적격 청구항으로 전환할 수 있는 추가적인 구성 요소가 있는지를 검토한다.

    3. ‘특허 부적격 개념’에 대한 특허 청구
    아래는 미국 특허 법원이 앨리스 판결 1단계에서 특허 청구된 소프트웨어가 ‘특허 부적격 개념’에 해당하지 않는다고 본 사례들이다.

    a. Enfish, LLC. v. Microsoft, 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016)
    본 소송의 '선행 기술'은 아래 그림에서 보는 것과 같은 데이터베이스의 논리적 모델이고, '엔피쉬의 특허'는 이를 개량한 자기 참조형 데이터베이스 테이블이다. 기존 논리적 모델에 따르면 여러 개의 데이터 테이블들이 생성되어야 하고, 실제 메모리 장치 내에서 별도로 테이블 구성 요소들의 배치 구조에 대한 설명이 존재하지 않는다. 이에 반하여 특허를 받은 모델은 모든 데이터를 테이블의 각 열이 행들에 의해 정해지는 하나의 테이블에 포함하고 있다. 엔피쉬의 특허는 선행 기술에 비하여 데이터베이스의 유연성이 향상되고, 검색 시간이나 저장 공간을 줄이는 장점이 있다.

    법원은 본 특허가 ‘추상적 사고’에 불과한 데이터의 테이블 형식에 대한 것이 아니라, 구체적으로 데이터베이스의 자기 참조 테이블에 대한 것이며, 기존의 데이터베이스를 개량하였다고 보았다.

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    선행 기술

     

    b. McRO v. Bandai, 837 F.3d 1299 (Fed. Cir. Sept. 13, 2016)
    소송이 제기된 특허는 3-D만화영화에서 만화 주인공들의 입모양과 목소리를 일치시키는 립싱크에 관한 특허이다. 기존에는 각 음소가 발음되는 시간을 고려하여 만화 제작자가 임의로 결정한 키프레임에 음소에 따른 입모양 변형 가중치를 손으로 직접 입력하면, 컴퓨터가 입력된 가중치에 따라 각 키프레임 사이의 입모양을 만들었다. 본 특허는 컴퓨터가 별개의 청구항에 기재된 특정한 법칙에 따라 키프레임을 결정하고, 여기에 가중치를 입력한다.

    법원은 본 특허가 특정 규칙의 사용을 통한 자동화에 대한 것으로 컴퓨터가 자동화를 위한 도구로 이용된 데 그친 것이 아니라, 특정 규칙과 함께 기존의 프로세스를 기술적으로 향상시켰다고 판단하였다. 또한, 별개 청구항인 키프레임 결정을 위한 특정 규칙도, 종이 아닌 속에 대한 특허로 볼 수 있지만 립싱크에 관한 여러 방법 중 하나를 특정한 것으로 허용된다고 보았다.

    4. 추가적인 ‘발명의 개념’
    아래에서 미 특허 법원은 특허 청구된 소프트웨어가 특허 부적격인 추상적 사고에 해당한다고 보았으나 (또는 이에 대한 판단을 유보하고), 추가적인 ‘발명의 개념’을 찾아내어 특허 적격을 인정하였다.

    a. DDR v. Hotels.com, 773 F.3d 1245 (Fed.Cir. 2014)
    인터넷 사용자가 방문한 웹 페이지 안에 있는 광고 사이트를 클릭하면 기존에는 호스트 웹 페이지에서 자동으로 광고 사이트로 이동되어 호스트 사이트가 방문자를 잃게 되었다. DDR의 특허는 ‘하이브리드 웹 페이지’를 생성하여 이 문제를 해결하였다. 즉, 제3자의 서버에 호스트 웹 페이지와 광고 사이트가 결합된 하이브리드 웹 페이지를 자동 생성시켜 놓고, 사용자가 호스트 웹 페이지의 광고 사이트를 클릭하면 하이브리드 웹 페이지로 이동시켜, 광고 사이트로 이동하지 않고도 광고 사이트의 물건을 구매할 수 있도록 한 것이다.

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    엔피쉬의 특허

     

     일반적인 컴퓨터 네트워킹에서는 사용자가 클릭한 사이트로 바로 이동하는 데 반하여, 특허 법원은 본 특허가 제3자로 하여금 호스트 사이트와 광고 사이트가 결합된 사이트를 생성하도록 하고, 사용자가 광고 사이트를 클릭하여도 광고 사이트가 아닌 하이브리드 사이트로 이동시킨 다는 점에서 기존의 전형적인 인터넷 사용과 구별되는 발명이 있다고 보았다.

     b. Bascom v. AT&T, 827 F.3d 1341 (Fed.Cir. 2016)
    기존의 인터넷 필터링 서비스는 필터링 소프트웨어를 사용자의 각 단말에 놓아 개별적인 필터링을 제공하거나, 로컬 서버나 ISP서버에 놓아 서버에 연결된 모든 단말 사용자에게 획일적인 필터링을 제공하였다. 본 특허는 필터링 소프트웨어를 ISP 서버에 놓고도 각 단말과 원격으로 대화하면서 각 단말에 개별적인 필터링을 제공한다.

      본 특허의 인터넷 필터링은 추상적 사고에 해당하지만 ‘필터링 도구를 단말과는 떨어진 특정 위치에 설치하고, 각 단말기 사용자에게 개별적인 필터링을 제공’ 함으로써 앨리스 2단계의 ‘발명의 개념’이 존재한다고 보았다. 즉, 구성 요소들의 특정한 배합을 통하여 선행 기술들의 문제점을 시정하면서 기술적 개량을 이루었다고 보았다.

    c. Amdocs v. Openet Tel., 2016WL6440387 (Fed.Cir. Nov.1, 2016)
    기존의 중앙 집중식 정보 처리 시스템은 거대한 데이터베이스를 필요로 하고, 정보 처리 시 병목 현상이 발생하는 문제점이 있는 데 반하여, 분산 네트워크 시스템에 관한 본 특허는 정보 소스 근처의 네트워크 단말에서 정보를 수집하고 처리하면서도 중앙에서 데이터에 대한 접근이 가능하도록 하였다.

     법원은, 본 특허가 앨리스의 1단계 테스트를 통과하지 못하더라도, 기존 기술의 문제점인 정보 처리의 병목 현상을 처리하기 위하여, 분산된 방법으로 정보를 처리하며, 네트워크 구성요소들 간의 구조뿐만 아니라, 협업 방법까지 제시함으로써 추가적인 발명의 개념을 갖추었다고 보았다.

     한편, 법원은 본 사례에서 특허 적격을 명확히 구분 짓는 대신에 기존의 선례를 비교하여 검토하였다. 즉, 본 특허는 특허 적격이 인정된 BASCOM이나 DDR과 유사하며 특허 부적격으로 판단된 다른 사례들과 다르다고 보았다. 즉, 구성 요소들이 일반적인 방법으로 단순히 조합된 것은 아니며, 청구항도 좁게 기술되어 유사한 시스템에서 정보 처리 향상을 위한 모든 방법들을 선점하지 않고 있다고 보았다.

    5. 결론
    연방 특허 법원이 소프트웨어의 특허 적격을 인정한 사례들은 기존에 존재하던 업무 방식을 컴퓨터로 전환한 것이 아니라 컴퓨터 기술 자체의 개량을 이룬 공통점이 있다. 또한, 선행 기술의 문제점을 지적하고, 이를 해결하기 위한 구체적인 방법을 명세서에 담았으며 청구항은 상대적으로 좁게 기술하였다. 이처럼 특허 법원의 선행 사례들에 대한 연구는 Amdocs판결에서 보듯이 향후 다른 소프트웨어에 대한 특허 적격 판단에도 유용한 방법이 될 수 있다.

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