화장품 등의 사용상품에 'SK-Ⅱ'와 함께 사용된 '피테라', 'PITERA'라는 선사용상표는 특정인의 표시로 알려졌다고 볼 수 있다고 판단하여 구 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호의 등록무효사유를 인정한 사례 1. 판단 가. 원고는 1837년 미국에서 설립된 회사로, 피부개선에 효과가 있다는 효모추출액을 발견하여 이를 'pitera(피테라)'라 명명하고 'SK-Ⅱ', 'PITERA'라는 상표를 이용해 위 효모추출액을 주성분으로 하는 화장품을 제조, 판매하여 온 일본 M사를 인수하며 위 화장품에 대한 상표권과 영업을 함께 양수했다. 원고는 12개 국가에서 '피테라' 성분을 함유한 SK-2 화장품을 판매해 왔고, 국내와 세계시장의 판매액, 광고액이 상당히 다액이며, 제품홍보에 있어 'SK-2 화장품은 피부개선에 효과가 있는 피테라 성분이 함유되어 있다'는 취지를 덧붙였고, 제품명 중 다수에도 '피테라'를 포함시켰으며, SK-2 화장품은 등록서비스표의 등록결정일 이전까지 '피테라'와 함께 다수의 언론에서 언급되었다. 선사용상표들은 ‘SK-Ⅱ 피테라’, ‘SK-Ⅱ PITERA’와 같이 대부분 ‘SK-Ⅱ’와 함께 사용되거나 제품에 표시되었는데, ① 원고는 출시 초기부터 현재에 이르기까지 SK-Ⅱ 제품을 홍보함에 있어 선사용상표들과 호칭이 동일한 피테라 성분에 관하여, 이는 SK-Ⅱ 제품의 핵심 성분으로서 피부관리에 일정한 효능이 있다는 취지를 강조하며 함께 광고해 온 사실을 알 수 있고, ② ‘SK-Ⅱ 피테라’, ‘SK-Ⅱ PITERA’는 앞부분의 ‘SK-Ⅱ’와 뒷부분의 ‘피테라’, ‘PITERA'가 띄어쓰기를 가운데에 두고 병기된 것으로, 영문자와 로마자가 하이픈(‘-’)으로 연결된 앞부분의 ‘SK-Ⅱ’는 일반 수요자에게 큰 어려움 없이 일반적인 한글 및 영문 단어로 인식될 것으로 보이는 ‘피테라’, ‘PITERA'와는 외관상 명확하게 대비되는 점을 고려하면, 위와 같은 방식의 상표사용사실도 모두 선사용상표들의 알려진 정도를 판단하는 데 자료로 사용할 수 있다고 할 것이다. 나. 등록서비스표 '피테라레이저'의 구성 중 뒷부분인 '레이저'는 'laser'의 한글음역으로 쉽게 직감되어서 지정서비스업에 사용 시 사용방법 등의 성질표시에 해당되어 식별력이 없거나 미약할 것으로 보인다. 반면 앞부분의 ‘피테라’는 지정상품(서비스업)과 관련하여 성질을 직감시킨다거나 밀접한 관련이 있다고 보기 어렵고, 사전에 수록되지 아니한 조어표장이므로, 본질적인 식별력이 있다. 다. 다음의 이유로 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 피부과업 등 뿐만 아니라 나머지 지정서비스업인 의료업 등도 선사용상표들의 사용상품인 화장품과 경제적 견련성이 있는 것으로 인정할 수 있다. ① 상품인 화장품과 유사한 서비스업에 해당하는 피부과업 등은 성질상 상위개념인 의료업 등에 포함된다. ② 의료업과 화장품은 모두 사람의 신체에 직접 작용하여 어떠한 개선효과를 가져온다는 점에서 용도가 유사하다. ③ 의료업 등은 범위의 제한 없이 자연인 모두가 그 수요자에 해당하므로, 선사용상표들의 사용상품인 화장품 등의 일반수요자인 미용에 관심이 있는 사람들은 의료업 등의 일반 수요자에도 해당한다. ④ 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 일부 의원 등에서는 미용 목적의 진료를 하거나 그 진료에 부수하여 화장품과 유사한 방법으로 인체에 적용하는 연고 등의 의약외품을 제조·판매한 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정한 서비스표등록 무효사유가 있다. 라. ‘피테라’, ‘pitera'는 1980년대 ‘Max Factor & Company’사가 효모발효대사액 피테라 성분에 관하여 명명한 조어로 사전에 수록되지 아니한 것이어서 본질적인 창작성이 인정되는데, 피고는 그와 호칭이 동일한 이 사건 등록서비스표의 ‘피테라’가 어떠한 경위로 창작되었는지에 관하여 아무런 주장·증명도 제출하고 있지 않다. 원고의 SK-Ⅱ 제품 중 피테라 성분이 함유된 제품은 ‘SK-Ⅱ 피테라’, ‘SK-Ⅱ PITERA’라는 표장으로 서울을 포함한 전국에서 유통되고 있으며, 원고는 ‘피테라 클래스’, ‘SK-Ⅱ 피테라 하우스’와 같은 명칭의 판촉행사를 진행하며 고객의 피부상태나 유전자형을 검사하고 그 결과를 바탕으로 관련제품을 추천하기도 하였다. 위와 같은 사정들에 앞서 살펴본 선사용상표들의 알려진 정도 및 등록서비스표와의 동일·유사성의 정도를 더하여 보면, 피고는 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 선사용상표들에 존재하는 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻거나, 선사용상표들의 가치에 손상을 주거나 원고의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표들의 권리자인 원고에게 손해를 끼치려는 부정한 목적을 가지고 있었던 것으로 인정할 수 있다. 따라서 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에서 정한 서비스표등록 무효사유가 있다.

상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정서비스업의 품질, 효능, 용도, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표는 서비스표등록을 받을 수 없도록 규정되어 있는바, 이는 위 제6조 제1항 제3호에 열거된 내용을 표시하는 표장은 서비스업의 특성을 기술하는 목적으로 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장으로서 자타 서비스업을 식별하는 기능을 상실한 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 서비스업 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 거래상 누구에게나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시키는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문이다(대법원 2001. 4. 24. 선고 2000후2149 판결 등 참조). 이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 등록서비스표 ‘약손명가’는 ‘약과 같은 효력이 있는 손’이라는 의미의 ‘약손’과 ‘어떤 일에 뛰어난 이름이 난 사람 또는 그런 집’이라는 의미의 ‘명가’로 구성된 표장으로서, 다른 특징적 구성의 부가나 변형 없이 문자의 형태 그대로 결합된 표장으로 이루어져 있는바, 그 지정서비스업 중 ‘마사지업, 안마소경영업, 피부관리업’ 부분과 관련하여 볼 때, 전체적으로 ‘빠르고도 극히 효과적으로 피로?근육 뭉침의 해소(마사지, 안마), 피부트러블의 치료(피부관리)를 한다’는 의미로 직감되고, 또 위와 같이 직감되는 의미로 인하여 통상 위 지정서비스업에 종사하는 자는 누구라도 사용하기를 원하는 표장이어서 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 적절치 아니하므로, 결국 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 ‘마사지업, 안마소경영업, 피부관리업’에 대하여는 지정서비스업의 품질, 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표로서 그 식별력을 인정할 수 없다고 할 것이다.

가. 선사용표장 'LUX’는 1920년대부터 비누, 샴푸 등에 원고의 출처 표지로 사용되어왔고, 선사용표장이 사용된 샴푸/헤어컨디셔너 등 사용상품은 일본에서 1998년부터 2009년까지 12년 연속으로 관련 제품 시장에서 점유율 1위를 지켜온 사실 등 선사용표장의 사용기간, 국외(일본)에서의 시장 점유율, 상표등록 사례, 각종 매스컴을 통한 선전광고 등을 종합하여 보면, 선사용표장은 이 사건 등록서비스표의 출원(2008. 11. 7.) 당시 국내외(특히 일본)에서 일반 수요자들 사이에 그 사용상품이 원고의 상품을 표시하는 것이라고 (현저하게) 인식되어 있었다고 봄이 상당하다. 나. 이 사건 등록서비스표 'Luxfeel’은 선사용표장 'LUX’와 동일한 철자를 (일부) 대소문자만 달리하여 표기한 ‘Lux’ 부분과, ‘느낌’ 등의 의미로 널리 사용되는 ‘feel’ 부분의 두 단어가 띄어쓰기 없이 결합된 표장인데, 그 중 ‘feel’은 흔히 사용되는 단어로서 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것이 적절하지 아니하여 식별력이 없거나 약하고, 또 ‘Lux’ 부분과 ‘feel’ 부분의 결합으로 새로운 관념이 형성되는 것도 아닌 점 등에 비추어, 이 사건 등록서비스표는 요부가 ‘Lux’ 부분이라고 할 것이니, 이 사건 등록서비스표와 선사용표장은 비록 그 외관에 있어서는 유사하지 않으나, 그 호칭과 관념이 (요부관찰에 의하여) 동일하므로, 이들 표장은 전체적으로 볼 때 서로 유사하다. 다. 1) 상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지?저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일?유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일?유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다. 2) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 선사용표장의 사용상품인 “샴푸, 헤어컨디셔너, 비누, 바디워시, 핸드워시, 헤어스타일링 제품”을 직접적인 대상상품으로 하는 서비스업이거나, 위 사용상품과 경제적 견련관계에 있는 화장품?헤어 관련 제품이나 목욕용품 등 관련 상품을 대상으로 하는 서비스업에 대하여는, 이 사건 등록서비스표가 피고(서비스표권자)의 상호와 어느 정도 연관성이 있다고 보이는 점을 감안하더라도, 피고가 선사용표장을 모방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 위 표장의 가치를 희석화하여 원고에게 손해를 입히려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록서비스표를 출원?등록하였다고 봄이 상당하다. 3) 그 외 나머지 지정서비스업 부분은 헤어 관련 제품이나 목욕용품에 관한 선사용표장의 사용상품과는 그 대상상품의 속성이 전혀 다르고, 거래의 실정상으로도 수요자와 공급자의 범위가 중복된다고 보기 어려우며, 원고가 선사용표장을 사용하여 화장품?헤어 관련 제품이나 목욕용품과 관련성 있는 상품 이외의 다른 상품에 관한 사업분야에 종사하고 있다거나 가까운 장래에 이러한 폭넓은 사업분야에 진출하고자 준비하고 있다고 볼 만한 사정도 없으므로, 이 부분 지정서비스업에 대하여는 피고가 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록서비스표를 출원?등록하였다고 보기 어렵다.

이 사건 출원서비스표(천진함흥냉면, 지정서비스업: 냉면전문식당업 등) 중 ‘함흥냉면’은 그 전체로서 국내에서 냉면의 한 종류를 지칭하는 관용표장으로 굳어졌다 할 것이므로, 나머지 부분인 ‘천진’이 현저한 지리적 명칭에 해당하는 경우에는 이 사건 출원서비스표에 대하여 상표법 제6조1항 제4호가 적용될 여지가 있다 할 것인데, 인터넷 한자사전 또는 백과사전 등에 중국 허베이성(河北省)에 있는 중앙직할시인 ‘天津(톈진)’이 한글로 ‘천진’으로도 표기되어 있고, 국내의 여러 언론매체의 인터넷 기사 등에 위 중국도시가 ‘천진’으로 표기되어 있고 위 도시의 명물음식이 소개되어 있기도 한 사실, 국내의 만두음식점들 중에 ‘천진’이 포함된 상호를 쓰고 간판에 ‘天津’으로 표기한 예가 있는 사실이 인정된다. 그러나 위와 같은 사실만으로는 국내의 일반 수요자나 거래자들에게 ‘천진’이 중국의 도시명으로 직감된다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 오히려 ‘천진’은 한자표기에 따라 여러 가지 뜻이 있는데, 그 중 ‘天眞’으로 표기되는 ‘천진’은 ‘세파에 물들지 아니한 자연 그대로의 참됨’을 의미하는 단어로 자주 쓰이는 사실, 중국의 도시명 ‘天津’은 국내의 신문기사나 지도 등에서 중국식 발음인 ‘톈진’으로도 자주 표기되고 있고 특히 중등 사회교과서 등에서 ‘톈진’으로 표기되고 있는 사실, 인터넷 국어사전 중에는 ‘천진(天津)’을 ‘톈진’의 잘못된 표기라고 설명하고 있는 예도 있는 사실, 근래에 국내의 주요 신문사들은 중국의 지명을 한글로 표기할 때 원칙적으로 중국어 표기법에 따라 표기하도록 되어 있는 외래어표기법에 따라 중국식 발음으로 표기하는 경향을 보이는 사실을 인정할 수 있고, 또한 이 사건 출원서비스표의 출원 전에 국내에서 사진업 등에 관하여 ‘천진스튜디오’라는 서비스표가 등록결정된 예가 있고, ‘청송함흥냉면’, ‘청송평양냉면’, ‘장성갈비’, ‘진주김치’ 등과 같이 지명에도 해당하고 다른 의미도 가지는 단어가 관용표장 등과 결합하여 상표등록된 예도 다수 있는 사실을 인정할 수 있다. 이러한 점들에 비추어 보면 다의어인 ‘천진’이 국내의 일반 수요자나 거래자들에게 중국의 도시명으로 직감된다고 단정하기 어렵다. 결국, ‘천진’을 현저한 지리적 명칭으로 볼 수 없는 이상 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭만으로 된 서비스표라고 할 수 없다.