• Legalinsight
  • Legaledu
  • 법률신문 판결큐레이션

    판결전문 특허법원 2017나2417(본소),2017나2424(반소)

    디자인권침해금지 등 청구의 소 / 손해배상(기)

    판결

    입력 :
    글자크기 : 확대 최소
  • 인쇄
  • 메일보내기
  • 특허법원 제25부 판결

     

    사건20172417(본소) 디자인권침해금지 등 청구의 소, 20172424(반소) 손해배상()

    원고(반소피고), 항소인 겸 피항소인A

    피고(반소원고), 피항소인 겸 항소인주식회사 □□□□□

    1심판결서울중앙지방법원 2017. 10. 12. 선고 2015가합537108(본소),2016가합540590(반소) 판결

    변론종결2018. 8. 24.

    판결선고2018. 10. 26.

     

    주문

    1. 당심에서 교환적으로 변경된 원고(반소피고)의 본소청구를 모두 기각한다.

    2. 1심판결의 반소청구에 관한 부분을 다음과 같이 변경한다.

    . 원고(반소피고)는 피고(반소원고)에게 130,000,000원과 그중 100,000,000원에 대하여는 2016. 1. 1.부터 2017. 10. 12.까지, 30,000,000원에 대하여는 2016. 1. 1.부터 2018. 10. 26.까지 각 연 5%, 각 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

    . 피고(반소원고)의 나머지 반소청구를 기각한다.

    3. 소송총비용은 본소, 반소를 통틀어 그 70%는 원고(반소피고), 나머지는 피고(반소 원고)가 각각 부담한다.

    4. 2의 가.항은 가집행할 수 있다.

     

    청구취지

    [본소]

    1. 피고(반소원고, 이하 피고'라 한다), 별지 목록 기재 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 그 제품의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)을 하여서는 아니 된다.

    2. 피고는 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 별지 목록 기재 제품과 이 제품의 제조에 사용되는 금형, 기계, 기구 등 일체의 설비를 폐기하라.

    3. 피고는 원고(반소피고, 이하 원고라 한다)에게 100,000,100원 및 이에 대하여 이 사건 본소 소장 부본 송달일 다음날부터 2015. 9. 30.까지는 연 20%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라(원고는 당심에 이르러 금지청구의 대상이자 손해배상청구의 청구원인을 구성하는 별지 목록 기재 제품을 변경함으로써 각 청구를 교환적으로 변경하는 한편 손해배상청구 중 지연손해금 부분의 청구취지를 위와 같이 일부 감축하였다).

    [반소]

    원고는 피고에게 846,000,000원 및 이에 대하여 2016. 1. 1.부터 2017. 7. 17.자 반소 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달일까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

     

    항소취지

    [원고]

    1. 1심판결의 본소에 관한 부분 중 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것, 이하 구 부정경쟁방지법이라 한다) 2조 제1호 차목에 기한 청구 부분을 취소하고, 본소 청구취지와 같은 판결을 구한다(원고가 처음에는 제1심판결의 본소에 관한 부분 전부에 대하여 항소하였으나, 2018. 3. 7. 당심의 제1회 변론기일에서 제1심판결의 본소에 관한 부분 중 디자인권 침해 부분에 대해서는 불복하지 아니한다고 진술하고, 2018. 4. 5.자 항소취지 및 원인 변경신청서에서도 제1심판결 중 본소 부분에 대한 불복범위를 위와 같이 한정하여 제1심판결의 본소에 관한 부분 중 디자인권 침해 부분에 대한 항소를 취하하였으므로, 본소에 관한 당심의 심판범위는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목에 관한 부분으로 한정된다).

    2. 1심판결의 반소에 관한 부분 중 원고 패소 부분을 취소하고, 그 부분에 해당하는 피고의 반소청구를 기각한다.

    [피고]

    1심판결의 반소에 관한 부분 중 아래에서 추가로 지급을 명하는 부분에 해당하는 피고 패소 부분을 취소한다. 원고는 피고에게 330,000,000원 및 이에 대하여 2016. 1. 1.부터 2017. 7. 17.자 반소 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달일까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라(피고가 제1심판결의 반소에 관한 부분 중 불복하는 부분은 재산상 손해 중 330,000,000원에 관한 부분이다).

     

    이유

    1. 기초사실

    . 원고의 지위 및 등록디자인권과 원고 제품

    1) ‘◎◎실리콘산업’(이하 ◎◎이라 한다)이라는 상호로 진공밀폐용기 등을 생산·판매하던 F2000년경부터 원형 진공항아리를 생산·판매하였다.

    한편 ◎◎에서 근무하던 B2002년 말경 ◎◎에서 퇴직하고 ◆◆◆라는 상호로 진공밀폐용기 등을 생산·판매하였으며, B의 동서(同壻)인 원고가 2006년경 ◆◆◆의 대표자가 되었다.

    원고는 2006년 말경부터 이라는 상표를 사용하여 ‘0.6, 1.5, 5, 7, 12, 22, 32등 원형 진공항아리 7종을 생산·판매하였으며, 2014년경부터는 7짜리를 8짜리로 교체하고, 3짜리와 45짜리를 추가하여 총 9종의 원형 진공항아리를 생산·판매하되, 22, 32, 45로 구성된 원형 진공항아리 점보특대형세트와 3, 5, 8, 12, 22로 구성된 원형 진공항아리 기본형세트 등을 홈쇼핑 등을 통해 판매하였다(이하 원고의 이러한 원형 진공항아리 제품을 원고 제품이라 한다).

    2) 원고와 B2013. 3. 6. ‘식품보관용기의 진공압착판에 관한 디자인을 출원하여 2014. 1. 14. 등록받았다(등록번호 제0725947, 이하 이 사건 등록디자인이라 한다).

    3) 원고와 C2014. 3. 11. ‘식품보관용기의 누름판에 관한 디자인을 출원하여 2014. 9. 29. 등록받았다(등록번호 제0764625, 뒤에서 보는 바와 같이 이 디자인은 등록무효가 되었으므로 이하 이 사건 무효디자인이라 한다).

    . 피고의 등록디자인권 및 피고 제품

    1) 피고는 2014. 6. 26. ‘식품 보관용 진공누름판’(등록번호 제0772728), ‘진공누름판용 밀봉캡’(등록번호 제0772729), ‘식품 보관용 진공누름판’(0772722)에 관한 각 디자인을 출원하여, 2014. 11. 19. 모두 등록받았다(이하 이를 통틀어 피고의 등록 디자인들이라 하고, 그중 등록번호 제0772728호를 피고의 등록디자인이라 한다).

    2) 피고는 2014. 10.경부터 숨 쉬는 황토진공항아리 자○○○’, ‘숨 쉬는 진공항아리 황○○등의 표장을 사용하여 별지 기재와 같은 원형 진공항아리(이하 피고 제품이라 한다)를 생산·판매하였는데, 이러한 피고 제품에는 피고의 등록디자인들이 적용되었다.

    3) 피고 제품은 0.6, 1.8, 3, 6, 10, 15, 22, 32, 45등 총 9종이고, 피고는 인터넷 쇼핑몰 및 홈쇼핑 등을 통해 3, 6, 10, 1522로 구성된 기본형 세트, 3245로 구성된 2종 특대세트, 22, 3245로 구성된 점보특대형 세트, 10, 1522로 구성된 대용량 세트 등을 판매하였다.

    . 관련 사건의 경과

    1) 피고가 2015. 5. 14. 원고와 B을 상대로 특허심판원 20153192호로 이 사건 등록디자인은 신규성이나 창작비용이성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2015. 12. 30. 피고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 피고가 2016. 1. 29. 원고와 B을 상대로 특허법원 2016663호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나, 특허법원은 2016. 5. 27. 피고의 청구를 기각하였고, 그 판결은 2016. 6. 14. 그대로 확정되었다.

    2) 피고가 2015. 5. 14. 원고와 C을 상대로 특허심판원 20153191호로 이 사건 무효디자인은 신규성이나 창작비용이성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2015. 12. 30. 피고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 피고가 2016. 1. 29. 원고와 C을 상대로 특허법원 2016656호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 2016. 5. 27. 이 사건 무효디자인은 신규성이 부정되어 그 디자인등록이 무효가 되어야 한다는 이유로 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였으며, 그 판결은 2016. 6. 16. 그대로 확정되었다.

    3) 피고가 2015. 5. 14. 원고와 B을 상대로 특허심판원 20153193호로 피고 제품의 진공누름판이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 2015. 12. 30. 피고의 등록디자인이 이 사건 등록디자인과 유사하지 아니하다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다. 이에 원고와 B2016. 2. 18. 피고를 상대로 특허법원 20161178호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나, 특허법원이 2016. 3. 17. 원고와 B이 인지 및 송달료 보정에 응하지 아니하였다는 이유로 소장을 각하하고, 그 각하명령이 그 무렵 확정됨에 따라 위 심결도 그대로 확정되었다.

    [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5, 9, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 35호증, 을 제1 내지 7, 10, 11, 12, 21, 22, 24, 25, 27, 28호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지

     

    2. 원고 본소청구의 당부

    . 원고 주장의 요지

    형상, 모양, 색채, 질감, 용량을 포함한 원고 제품의 디자인(이하 원고 제품 디자인이라 한다), 구성 및 일반형, 점보특대형과 같은 품명은 원고가 수년간 비용과 시간을 투자하여 개발한 원고의 성과물인데, 피고가 원고 제품을 모방한 피고 제품을 생산·판매함으로써 이러한 원고의 성과물을 무단으로 사용한 것은 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다. 따라서 피고는 본소 청구취지의 제1항 및 제2항 기재와 같은 금지의무와 폐기의무를 이행하고, 원고에게 본소 청구취지 제3항 기재와 같은 손해배상금과 그에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

    . 판단

    앞서 본 기초사실 및 앞서 든 증거와 을 제5, 23 내지 28호증의 각 기재 및 영상에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정에 의하면, 원고 제품의 디자인, 구성 및 품명이 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진, 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목 소정의 성과에 해당한다고 보기 어려울 뿐만 아니라 피고 제품이 원고의 성과물을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 사용한 것에 해당한다고 보기도 어려우며, 달리 이를 인정할 증거도 없다. 따라서 당심에서 교환적으로 변경된 원고의 본소청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 모두 이유 없다.

    기초사실에서 본 바와 같이 원형 진공항아리는 원고가 최초로 개발한 것이 아니라 F2000년경 최초로 개발하여 생산·판매한 것이다.

    원고가 주장하는 원고 제품 디자인의 주요 특징 중 형상, 모양 및 색채, 즉 원통형 형상의 황토색 용기와 그 전면부에 직사각형의 스티커를 부착한 것은 아래 표에서 보는 바와 같이 F누름판을 내설한 용기를 명칭으로 하여 1987. 2. 26. 출원한 고안의 형상 및 F이 판매하던 원형 진공항아리 제품과 매우 유사하다.

    TH2017NA2424_1.gif

    원고가 주장하는 원고 제품의 재질은 기존의 일반적인 플라스틱류(폴리프로필렌, 폴리카보네이트 등)로 만든 용기와 별다른 차이가 없다.

    기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 무효디자인이 등록무효라는 취지의 판결이 확정되었고, 피고 제품의 진공누름판과 이 사건 등록디자인을 비교하면 공통점들은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 것이거나 식품보관용 진공누름판(압착판)’이라는 물품이 기본적으로 갖추어야 할 형태에 불과한 반면, 측면에서 본 누름부재의 형상, 보조뚜껑 및 누름부재 상부면에 표현된 문양 및 손잡이 형상의 존재 여부, 연결줄의 구체적 형상 등과 같은 요부에서 차이가 있어 양자는 전체적으로 심미감이 다르므로, 피고 제품의 진공누름판은 이 사건 등록디자인과 유사하지 아니하여 그 보호범위에 속하지 아니한다.

    또한, 원고 제품과 피고 제품은 아래에서 보는 바와 같이 뚜껑 상면의 모양, 손잡이의 종류와 형상 등에서 차이가 있으므로 피고 제품이 원고 제품과 유사하다고 보기도 어렵다.

    TH2017NA2424_2.gif

    원고 제품의 구성, 즉 진공항아리 용량의 크기와 종류는 거래계의 필요에 따라 적절하게 조절할 수 있는 것으로, F도 원고 제품의 생산 이전부터 다양한 용량(0.5, 1.5, 3, 6, 10, 20, 30, 40)의 원형 진공항아리를 생산·판매한 것으로 보인다. 더욱이 기초사실에서 본 바와 같이 원고 제품의 각 용량과 그에 대응하는 피고 제품의 각 용량이 일치하는 것도 아니다.

    기본형’, ‘점보특대형등의 용어는 제품 크기를 구분하는 데 일반적으로 사용되는 용어로서 식별력이 없으며, 원고가 제출한 증거만으로는 원고가 그러한 용어를 개발하는 데 상당한 투자나 노력을 들였다거나, 그러한 용어가 원형 진공항아리와 관련하여 식별력이 있다거나, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어려우며, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

     

    3. 피고 반소청구의 당부

    . 인정사실

    앞서 든 증거들과 갑 제29, 30, 31호증, 을 제8, 9, 13, 15, 16, 22, 31, 33, 36, 38, 39호증의 각 기재, 이 법원의 주식회사 ◇◇◇쇼핑(이하 ◇◇쇼핑'이라 한다) 및 주식회사 △△쇼핑(이하 △△쇼핑'이라 한다)에 대한 각 사실조회결과, 당심 증인 박기태의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

    1) 원고의 1차 내용증명통고서 발송과 주식회사 △△쇼핑의 피고 제품 판매 중단

    피고는 2014. 11. 5. 2014. 11. 12. △△쇼핑의 홈쇼핑 방송을 통하여 피고 제품을 판매하였다. 이를 알게 된 원고와 이 사건 무효디자인의 공동디자인권자이던 C(이하