외국의 지리적 명칭과 대학교를 합성한 단어도 세간에 상당히 알려져 식별력을 가졌다면 상표등록을 받아줘야 한다는 대법원 전원합의체 판결이 나왔다.
대법원 전원합의체(주심 김창석 대법관)는 21일 아메리칸 유니버시티(AMERICAN UNIVERSITY)가 특허청장을 상대로 낸 서비스표·상표 출원신청거절결정 취소소송(2015후1454)에서 원고승소 판결한 원심을 확정했다.
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아메리칸 유니버시티는 2012년 6월 자신들이 미국에서 쓰는 대학 명칭인 'AMERICAN UNIVERSITY'를 한국 특허청에 상표로 등록하려고 출원 신청했다. 그러나 특허청은 "일반 수요자들이 '미국의 대학에서 제공하는 또는 미국식으로 진행되는 서비스'로 인식하기 쉽다"며 "서비스표의 식별력이 없다"며 거부했다. 아메리칸 유니버시티는 2013년 10월 특허심판원에 심판을 청구했지만 기각되자 소송을 냈다.
재판부는 "아메리칸 유니버시티는 미국 워싱턴DC에 위치한 종합대학교로 1893년 설립된 이래 120년 이상 'AMERICAN UNIVERSITY'를 교명으로 사용하고 있다"며 "대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 'AMERICAN UNIVERSITY'의 실제 사용내역 등에 비춰 보면, 'AMERICAN UNIVERSITY'라는 출원서비스표는 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련해 미국 유학준비생을 비롯한 수요자들에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고 볼 수 있다"고 판시했다.
이 같은 다수의견에 대해 5명의 대법관이 별개의견을 냈다.
고영한·김창석·김신·조재연 대법관은 "지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장은 그 표장의 구성 자체에 의해 '본질적인 식별력'이 인정되고, 다수의견과 같이 그 표장을 교명으로 하는 특정 대학교가 수요자들에게 상당한 정도로 알려져 있는지를 기준으로 상표등록 여부를 판단할 것은 아니다"라며 "따라서 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 실제 특정 대학교의 명칭으로 사용되고 해당 대학교의 운영 주체가 그 명칭에 대해 상표등록을 출원하는 경우, 표장이 전체로서 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성했다고 볼 수 있다"는 별개의견을 냈다.
조희대 대법관은 "현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교의 고유 업무인 대학교육업 등과 관련하여 등록출원된 것이라면, 이러한 표장은 그 자체로 상표등록을 받기에 충분한 '본질적인 식별력'을 갖춘 것으로 볼 수 있으므로 상표등록이 가능하다"는 별개의견을 냈다.
앞서 특허법원도 "일반인들이 합리적인 정보를 바탕으로 'AMERICAN UNIVERSITY'를 미국에 있는 특정 대학 명칭으로 쉽게 인식할 수 있어 식별성이 있다"며 원고승소 판결했다.
대법원 관계자는 "우리나라는 예전부터 지리적 명칭을 상표의 구성으로 사용하는 사례가 많았고, 특히 지리적 명칭을 식별력이 없는 업종명 등과 결합해 구성한 표장에 대해 상표등록이 가능한지에 관해 분쟁이 많았다"며 "이번 판결은 현저한 지리적 명칭이 포함된 결합상표의 식별력 유무 및 상표등록 가능 여부에 관해 구체적인 판단 기준을 제시했다는 점에서 의의가 있다"고 설명했다.
이 전원합의체 판결문은 대법원 홈페이지(http://www.scourt.go.kr/sjudge/1529563499909_154459.pdf)에서 전문을 확인할 수 있다.
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