[압수조서 미작성, 전자정보 상세목록 미교부, 참여권 보장대상 등이 문제된 사건] 1. 이 사건 휴대전화 압수집행 과정에서 압수조서 및 전자정보 상세목록이 작성·교부되지 않았지만, 그에 갈음하여 수사보고가 작성된 경우에 압수의 위법 여부(소극) 2. 특별사법경찰관이 관할구역 밖에서 수사할 경우 관할 검사장에게 보고의무를 규정한 구 특별사법경찰관리 집무규칙 제4조의 성격 3. 이 사건 위조 메모리카드 압수집행 과정에서 메모리카드를 소지하지 않은 피의자가 참여권 보장대상에 해당하는지 여부(소극) 압수의 대상이 되는 전자정보와 그렇지 않은 전자정보가 혼재된 정보저장매체나 그 복제본을 임의제출받은 수사기관이 정보저장매체 등을 수사기관 사무실 등으로 옮겨 이를 탐색·복제·출력하는 경우, 그와 같은 일련의 과정에서 형사소송법 제219조, 제121조에서 규정하는 피압수·수색 당사자(이하 ‘피압수자’라 한다)나 변호인에게 참여의 기회를 보장하고 압수된 전자정보의 파일 명세가 특정된 압수목록을 작성·교부하여야 하며 범죄혐의사실과 무관한 전자정보의 임의적인 복제 등을 막기 위한 적절한 조치를 취하는 등 영장주의 원칙과 적법절차를 준수하여야 한다. 만약 그러한 조치가 취해지지 않았다면 피압수자 측이 참여하지 아니한다는 의사를 명시적으로 표시하였거나 임의제출의 취지와 경과 또는 그 절차 위반행위가 이루어진 과정의 성질과 내용 등에 비추어 피압수자 측에 절차 참여를 보장한 취지가 실질적으로 침해되었다고 볼 수 없을 정도에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 이상 압수·수색이 적법하다고 평가할 수 없다(대법원 2021. 11. 18. 선고 2016도348 전원합의체 판결 참조). ☞ 피고인이 2018. 6.경 샌디스크 엘엘씨가 상표등록을 한 ‘SanDisk’와 동일한 문양의 가짜 상표가 부착되어 있는 메모리카드 12,000개를 중국 불상자에게 인도하기 위하여 소지하였다는 상표법 위반으로 기소되었음 ☞ 대법원은 휴대전화에 저장된 전자정보의 증거능력에 관하여 ① 특별사법경찰관은 휴대전화의 압수 과정에서 압수조서 및 전자정보 상세목록을 작성·교부하지는 않았지만, 그에 갈음하여 압수의 취지가 상세히 기재된 수사보고의 일종인 조사보고를 작성하였는바, 적법절차의 실질적인 내용을 침해하였다고 보기는 어렵고, ② 구 '특별사법경찰관리 집무규칙(2021. 1. 1. 법무부령 제995호로 폐지되기 전의 것)' 제4조는 내부적 보고의무 규정에 불과하므로, 특별사법경찰관리가 위 보고의무를 이행하지 않았다고 하여 적법절차의 실질적인 내용을 침해하는 경우에 해당하지 않아 증거능력을 인정함 ☞ 또한 대법원은 메모리카드의 증거능력에 관하여 ① 피고인은 유체물인 이 사건 메모리카드 압수 당시 메모리카드를 소지하고 있지 않았고, 당초 자신은 아무런 관련이 없다고 진술한 점, ② 특별사법경찰관은 메모리카드 보관자인 세관측에 이 사건 영장을 제시하면서 메모리카드를 압수하였고, 압수조서를 작성하였으며, 세관측에 압수목록을 교부한 점을 감안하면 피고인은 압수 집행과정에서 절차 참여를 보장받아야 하는 사람에 해당한다고 단정할 수 없거나, 압수 집행과정에서 피고인에 대한 절차 참여를 보장한 취지가 실질적으로 침해되었다고 보기 어려워 증거능력을 인정함 ☞ 이에 대법원은 이 사건 휴대전화 및 메모리카드에 관한 증거들의 증거능력을 부정하고 무죄를 선고한 원심판결을 파기·환송함

◇ 법무법인이 변리사 등록을 마친 구성원 변호사를 담당변호사로 하여 상표등록 출원대리 등 특허청에 대한 대리 업무를 할 수 있는지 여부 ◇ 변리사는 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리(이하 ’특허청에 대한 대리 등‘이라고 한다)하고 그 사항에 관한 감정과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업으로 하고[구 변리사법(2016. 1. 27. 법률 제13843호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조], 변리사가 아닌 자는 위와 같은 대리 업무를 하지 못한다(구 변리사법 제21조). 한편, 위 개정 법률의 시행일인 2016. 7. 28. 이전에 변호사법에 따른 변호사 자격을 가진 사람은 변리사 등록을 한 경우 변리사의 자격을 가지는데[구 변리사법 제3조 제2호, 부칙(2016. 1. 27.) 제3조], 법무법인은 변호사의 직무에 속하는 업무를 수행하고, 법무법인의 구성원이나 구성원 아닌 소속 변호사가 다른 법률에 정한 자격에 의한 직무를 수행할 수 있을 때에는 그 직무를 법인의 업무로 할 수 있으므로(변호사법 제49조 제1항, 제2항), 법무법인은 변리사 자격을 가진 그 구성원이나 소속 변호사가 수행할 수 있는 특허청에 대한 대리 등의 업무를 법인의 업무로 할 수 있다고 봄이 타당하다(대법원 2016. 4. 28. 선고 2015두3911 판결, 대법원 2021. 9. 9. 선고 2019두53464 전원합의체 판결 참조). ☞ A 법무법인이 변리사 자격이 있는 구성원 변호사 甲을 담당변호사로 지정하여 원고를 대리하여 이 사건 상표등록을 출원하자, 특허청에서 대리권 보정을 명하였고, 원고가 이에 응하지 않자 이 사건 상표등록출원을 무효처분 함. 이 사건은 원고가 그 취소를 구하는 사건임. ☞ 대법원은 그동안 법무법인의 특허청에 대한 대리 업무를 허용하지 않던 특허청의 관행과 달리 ‘법무법인은 변호사의 직무에 속하는 업무를 수행하고, 법무법인의 구성원이나 구성원 아닌 소속 변호사가 다른 법률에 정한 자격에 의한 직무를 수행할 수 있을 때에는 그 직무를 법인의 업무로 할 수 있으므로(변호사법 제49조 제1항, 제2항), 법무법인은 변리사 자격을 가진 그 구성원이나 소속 변호사가 수행할 수 있는 특허청에 대한 대리 등의 업무를 법인의 업무로 할 수 있다’고 보아 이와 같은 취지의 원심을 수긍함.

◇ 상표법 제34조 제1항 제13호의 선사용상표가 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식’되어 있다는 것의 의미, 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경된 경우 위 규정의 적용 가부 ◇ 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조). 여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다. 따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다. ☞ 원고들의 등록상표 “”(지정상품: 고량주 등)가 부정한 목적으로 선사용상표 “”(사용상품: 백주 등 주류)를 모방하여 등록받은 것으로서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부가 문제된 사안임. ☞ 원심은, 선사용상표의 사용기간 중 상표에 관한 권리가 양도되었는데 그와 함께 영업 일체가 이전되지 않아 선사용상표에 관한 주지성이 승계되지 않았고, 선사용상표권의 양수인이 독자적으로 주지성을 취득하지도 못하였다는 이유로, 선사용상표가 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 해당하지 않는다고 보아 위 규정이 적용되지 않는다고 판단하였음. ☞ 그러나 대법원은, 선사용상표의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용상표가 사용된 상품의 거래실정, 선사용상표 및 그 사용상품에 대한 인식과 평가 등 여러 사정들을 위의 법리에 비추어 살펴보면, 선사용상표는 그 사용기간 동안 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었음을 감안하더라도 이 사건 등록상표의 출원일 당시 그 사용상품에 관하여 중국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 여지가 있다고 판단하여 원심을 파기하였음.

◇ 선출원 등록상표와 유사한 후출원 등록상표의 사용이 선출원 등록상표권에 대한 침해에 해당하는지 여부(적극) ◇ 1. 가. 다음과 같은 상표권의 효력과 선출원주의, 타인의 권리와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지에 비추어 보면, 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서, 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다. 1) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편(상표법 제89조), 제3자가 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(상표법 제107조, 제108조 제1항). 2) 상표법은 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하고 있고(제35조 제1항), ‘선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정하고 있다(제34조 제1항 제7호). 이와 같이 상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있고, 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다(제117조 제1항 제1호). 3) 또한, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용 상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 ‘선특허권 등’이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 수 없다(제92조). 즉, 선특허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선특허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선특허권 등에 대한 침해가 성립한다. 나. 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우 선발명, 선창작을 통해 산업에 기여한 대가로 이를 보호·장려하고자 하는 제도라는 점에서 상표권과 보호 취지는 달리하나, 모두 등록된 지식재산권으로서 상표권과 유사하게 취급·보호되고 있고, 각 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다. 다. 이와 달리 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상표에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결, 대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441(병합) 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다. ☞ 원고는 이 사건 등록상표의 상표권자이고, 피고는 이 사건 등록상표와 유사한 표장들을 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사한 서비스업에 사용한 회사임. 원고가 피고에 대하여 피고 사용표장들의 금지 및 폐기, 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하자, 피고는 이 사건 소송 계속 중 피고 사용표장에 대하여 상표등록출원을 하고 등록을 받아, 위 등록일 이후의 상표 사용은 상표권의 정당한 행사로서 침해가 성립하지 않는다는 취지의 주장을 한 사안임. ☞ 대법원은 상표권의 효력, 선출원주의, 타인의 권리와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지 등에 비추어, 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면, 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립하고, 이러한 법리는 특허권·실용신안권·디자인권의 경우에도 그대로 적용된다고 하여, 이와 다른 취지의 종래 판례를 변경함. 이 사건에서는 구체적으로, 이와 같은 취지로 피고의 상표권 침해를 인정한 원심판결을 일부 유지하되, 금원 지급 청구 부분은 청구의 특정에 관한 법리오해, 석명권 불행사 등의 잘못이 있어 직권으로 파기함. ☞ 이 판결에는, ‘특허법과 실용신안법, 디자인보호법에 관하여 좀 더 구체적으로 보더라도, 저촉하는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출되고, 이 판결의 법리와 모순되는 규정이 없으며, 이 판결의 입장은 시간적 순서에 따라 선원이 우선함을 근간으로 구축되어 온 지식재산권법의 기본 원칙과 국제적 입법례에 부합할 뿐 아니라, 논리가 일관되고 명쾌하며 법적 안정성을 가져오는 장점이 있다’는 대법관 이기택, 대법관 노태악의 보충의견이 있음.

화장품 등의 사용상품에 'SK-Ⅱ'와 함께 사용된 '피테라', 'PITERA'라는 선사용상표는 특정인의 표시로 알려졌다고 볼 수 있다고 판단하여 구 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호의 등록무효사유를 인정한 사례 1. 판단 가. 원고는 1837년 미국에서 설립된 회사로, 피부개선에 효과가 있다는 효모추출액을 발견하여 이를 'pitera(피테라)'라 명명하고 'SK-Ⅱ', 'PITERA'라는 상표를 이용해 위 효모추출액을 주성분으로 하는 화장품을 제조, 판매하여 온 일본 M사를 인수하며 위 화장품에 대한 상표권과 영업을 함께 양수했다. 원고는 12개 국가에서 '피테라' 성분을 함유한 SK-2 화장품을 판매해 왔고, 국내와 세계시장의 판매액, 광고액이 상당히 다액이며, 제품홍보에 있어 'SK-2 화장품은 피부개선에 효과가 있는 피테라 성분이 함유되어 있다'는 취지를 덧붙였고, 제품명 중 다수에도 '피테라'를 포함시켰으며, SK-2 화장품은 등록서비스표의 등록결정일 이전까지 '피테라'와 함께 다수의 언론에서 언급되었다. 선사용상표들은 ‘SK-Ⅱ 피테라’, ‘SK-Ⅱ PITERA’와 같이 대부분 ‘SK-Ⅱ’와 함께 사용되거나 제품에 표시되었는데, ① 원고는 출시 초기부터 현재에 이르기까지 SK-Ⅱ 제품을 홍보함에 있어 선사용상표들과 호칭이 동일한 피테라 성분에 관하여, 이는 SK-Ⅱ 제품의 핵심 성분으로서 피부관리에 일정한 효능이 있다는 취지를 강조하며 함께 광고해 온 사실을 알 수 있고, ② ‘SK-Ⅱ 피테라’, ‘SK-Ⅱ PITERA’는 앞부분의 ‘SK-Ⅱ’와 뒷부분의 ‘피테라’, ‘PITERA'가 띄어쓰기를 가운데에 두고 병기된 것으로, 영문자와 로마자가 하이픈(‘-’)으로 연결된 앞부분의 ‘SK-Ⅱ’는 일반 수요자에게 큰 어려움 없이 일반적인 한글 및 영문 단어로 인식될 것으로 보이는 ‘피테라’, ‘PITERA'와는 외관상 명확하게 대비되는 점을 고려하면, 위와 같은 방식의 상표사용사실도 모두 선사용상표들의 알려진 정도를 판단하는 데 자료로 사용할 수 있다고 할 것이다. 나. 등록서비스표 '피테라레이저'의 구성 중 뒷부분인 '레이저'는 'laser'의 한글음역으로 쉽게 직감되어서 지정서비스업에 사용 시 사용방법 등의 성질표시에 해당되어 식별력이 없거나 미약할 것으로 보인다. 반면 앞부분의 ‘피테라’는 지정상품(서비스업)과 관련하여 성질을 직감시킨다거나 밀접한 관련이 있다고 보기 어렵고, 사전에 수록되지 아니한 조어표장이므로, 본질적인 식별력이 있다. 다. 다음의 이유로 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 피부과업 등 뿐만 아니라 나머지 지정서비스업인 의료업 등도 선사용상표들의 사용상품인 화장품과 경제적 견련성이 있는 것으로 인정할 수 있다. ① 상품인 화장품과 유사한 서비스업에 해당하는 피부과업 등은 성질상 상위개념인 의료업 등에 포함된다. ② 의료업과 화장품은 모두 사람의 신체에 직접 작용하여 어떠한 개선효과를 가져온다는 점에서 용도가 유사하다. ③ 의료업 등은 범위의 제한 없이 자연인 모두가 그 수요자에 해당하므로, 선사용상표들의 사용상품인 화장품 등의 일반수요자인 미용에 관심이 있는 사람들은 의료업 등의 일반 수요자에도 해당한다. ④ 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 일부 의원 등에서는 미용 목적의 진료를 하거나 그 진료에 부수하여 화장품과 유사한 방법으로 인체에 적용하는 연고 등의 의약외품을 제조·판매한 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정한 서비스표등록 무효사유가 있다. 라. ‘피테라’, ‘pitera'는 1980년대 ‘Max Factor & Company’사가 효모발효대사액 피테라 성분에 관하여 명명한 조어로 사전에 수록되지 아니한 것이어서 본질적인 창작성이 인정되는데, 피고는 그와 호칭이 동일한 이 사건 등록서비스표의 ‘피테라’가 어떠한 경위로 창작되었는지에 관하여 아무런 주장·증명도 제출하고 있지 않다. 원고의 SK-Ⅱ 제품 중 피테라 성분이 함유된 제품은 ‘SK-Ⅱ 피테라’, ‘SK-Ⅱ PITERA’라는 표장으로 서울을 포함한 전국에서 유통되고 있으며, 원고는 ‘피테라 클래스’, ‘SK-Ⅱ 피테라 하우스’와 같은 명칭의 판촉행사를 진행하며 고객의 피부상태나 유전자형을 검사하고 그 결과를 바탕으로 관련제품을 추천하기도 하였다. 위와 같은 사정들에 앞서 살펴본 선사용상표들의 알려진 정도 및 등록서비스표와의 동일·유사성의 정도를 더하여 보면, 피고는 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 선사용상표들에 존재하는 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻거나, 선사용상표들의 가치에 손상을 주거나 원고의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표들의 권리자인 원고에게 손해를 끼치려는 부정한 목적을 가지고 있었던 것으로 인정할 수 있다. 따라서 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에서 정한 서비스표등록 무효사유가 있다.

패션잡지회사가 그 동명의 등록상표(패션아이템)에 관하여 그 출원 당시 상표사용의사가 없었다고 인정되지 않는다 판단한 사례 1. 사건 심결의 경위 가. 원고 및 'E.'는 2019년 3월 29일 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로, "이 사건 등록상표는 출원일 당시 출원인이 상표 사용의사 없이 출원한 상표로 상표법 제3조 및 제117조 제1항 제1호에 해당하여 무효"라고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 나. 특허심판원은 위 심판청구를 2019당1020호로 심리한 후, 2019년 9월 3일 "피고는 이 사건 등록상표를 패션산업 분야에서 사용하기 위하여 출원하여 등록받은 것으로 보여 이 사건 등록상표가 상표법 제3조 및 제117조 제1항 제1호에 해당한다고 보기 어렵다"라는 이유로 원고와 E.의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다. 2. 판단 가. 상표권은 등록에 의하여 발생하고(등록주의), 장차 사용하고자 하는 자도 자기의 상표를 등록받을 수 있다. 다만 상표등록을 받으려는 자는 상표사용의사가 있어야 상표법 3조에 따라 자기 상표를 등록받을 수 있고, 상표사용의사가 없는 경우 상표법 54조에 의해 등록받을 수 없으며, 등록받았다 하더라도 상표법 117조 1항 1호에 따라 무효이다. 상표법은 상표의 사용을 통해 그 상표에 화체된 업무상신용을 보호하려는 목적이 있으므로, 위 규정은 이른바 상표브로커 등에 의한 상표권남용을 방지하기 위한 취지이다. 상표에 대한 사용의사는 주관적·내면적 의사이므로 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 하고, 이를 지나치게 엄격하게 요구하면 등록주의의 근간을 손상시킬 수 있다. 상표법은 상표등록출원서에 상표사용의사에 관한 기재·소명을 요하지 않는 점, 심사관은 거절사유가 없다면 상표등록결정을 하여야 한다고 규정하는 점(상표법 68조), 상표법은 불사용취소로 상표사용을 간접적으로 강제하는 외에는 상표 불사용에 따른 무효규정을 두고 있지 않은 점 등을 감안하면, 등록상표가 출원인의 상표사용의사 없이 출원되어 등록되었다는 점은 섣불리 추정되어서는 아니되고, 객관적 증거에 기반하여 엄격하고 신중하게 인정되어야 한다. 나. 피고는 120년 전통의 저명한 패션잡지를 발행하는 회사인 점, 국내에도 위 잡지가 장기간 유통되었으며 국내 패션계에도 영향력이 큰 점, 피고가 발행하는 패션잡지 제호인 'VOGUE'는 이미 국내 일반수요자에게 피고의 출처표시로 인식된 점, 피고는 등록상표 출원 이전부터 특별기념전을 개최하여 'VOGUE'가 표시된 패션아이템을 판매한 점, 피고는 등록상표출원 이후로도 직접 또는 다른 브랜드와 협업으로 패션관련상품을 제조·판매한 점, 등록상표 지정상품 중 '우산, 비치파라솔'은 패션아이템에 속하는 것으로 피고의 잡지발행·상품판매업무와 밀접한 관련이 있어 피고에게 이 사건 등록상표를 사용할 사회적·경제적 필요성도 합리적으로 인정되는 점, 피고가 지정상품을 '우산, 비치파라솔'으로 정한 선등록상표들을 출원·등록받았다가 그 각 지정상품 중 '우산, 비치파라솔' 등에 대해 불사용취소심판이 확정되었다는 사정만으로는 출원인이 등록상표 출원당시 지정상품 중 '우산, 비치파라솔'에 대해 장차 상표를 사용하겠다는 의사 없이 오로지 상표를 선점하겠다는 목적에서 출원하였다고 단정하기 부족한 점 등 사정을 감안하면, 피고는 이 사건 등록상표 출원 당시 상표를 사용하고자 하는 의사가 있었다고 판단된다. 원고의 청구는 이유없다.

지정서비스업을 '변호사업'으로 하는 등록상표의 출원인이 변호사 자격을 갖추지 않았다는 사정만으로는 출원인에게 사용의사가 없다고 단정하기 어려워 등록서비스표가 구 상표법 제23조 제1항 제4호 등에 해당하지 않는다고 본 사례 1. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제23조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호에 해당하는지 여부 가. 관련 법리 1) 상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있으므로, 서비스표권은 등록에 의하여 발생하고, 실제로 이를 사용한 사실이 있는지 여부는 서비스표권 발생의 요건이 아니어서, 국내에서 서비스표를 현재 '사용하는 자'는 물론이고 장차 '사용하고자 하는 자'도 자기의 서비스표를 등록받을 수 있다(제3조 본문). 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것)은 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우를 상표등록 거절사유에 열거하고 있지 않았다(제23조 제1항 제1호). 그 후 위 법이 2001년 2월 3일 법률 제6414호로 개정됨에 따라 '제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우'가 상표등록 거절사유로 추가되었고(제23조 제1항 제4호), 다시 2011년 12월 2일 법률 제11113호로 개정됨에 따라 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우도 상표등록 거절사유로 인정되게 되었다. 상표등록 무효사유도 마찬가지로 구 상표법 제71조(상표등록의 무효심판) 제1항 제1호는 제3조 단서의 경우만 등록무효사유로 규정하고 있었으나 2011년 12월 2일 법률 제11113호로 개정됨에 따라 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우도 상표등록 무효사유로 인정되게 되었다. 이렇게 볼 때, 서비스표 등록을 받고자 하는 자는 적어도 '사용하고자 하는' 의사는 있어야만 하고, 사용하고자 하는 의사가 없이 등록된 서비스표는 구 상표법 제2조에서 말하는 표장에 해당하지 아니하여 구 상표법 제23조 제1항 제4호에 따라 이를 등록받을 수 없고, 등록받았다고 하더라도 구 상표법 제71조 제1항 제1호에 따라 무효라고 해석하여야 한다. 2) 나아가, 구 상표법 제9조는 상표등록출원서에 상표 사용의사에 관하여 이를 기재하거나 입증하는 서면을 첨부하도록 요구하고 있지 않은 점, 구 상표법 제30조는 '심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 상표등록결정을 하여야 한다.'라고 규정하고 있는 점, 구 상표법 제73조 제1항 제3호가 '상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우'를 등록취소사유로 규정하고 구 상표법 제73조 제6항에서 이해관계인이 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 하여 상표등록 후 상표의 사용을 간접적으로 강제하고 있는 외에는 구 상표법이 상표등록 이후의 상표 불사용에 대하여 상표등록을 무효로 하는 별도의 규정을 두고 있지 아니한 점 등에 비추어 보면, '현재 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이 아니라는 점' 및 '장차 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하고자 하는 표장이 아니라는 점'은 섣불리 추정되어서는 아니 되고, 객관적인 증거에 기반하여 엄격하고 신중하게 인정되어야 함이 마땅하다. 나. 검토 갑 제5, 6호증, 을 제14호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 이 사건 등록서비스의 출원인이 2010년 8월 27일 이 사건 등록서비스표를 출원한 사실, 이 사건 등록서비스표의 출원인이 이 사건 등록서비스표를 출원할 당시는 물론 피고에게 이전할 당시까지도 변호사 자격을 갖추지 않은 사실이 인정되기는 한다. 그러나 이 사건 등록서비스표의 출원인이 '변호사업'에 필요한 자격을 취득하는 데에 어떠한 금지나 제한이 있었다고 볼 수 없는 점, 이 사건 등록서비스표의 출원인이 변호사 자격이 없다는 사정만으로 오로지 타인으로부터 상표 사용료나 양도 대가 등을 목적으로 자신의 본래의 업무와 아무런 관계도 없는 상표나 서비스표를 수집·등록하는 이른바 상표브로커임을 추단하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 객관적 증거가 없는 점, 이에 대하여 원고는 변론종결 후 2020년 2월 참고서면을 제출하여 이 사건 등록서비스표의 출원인이 이 사건 등록서비스표 이외에도 지정서비스업을 간호업, 노사관계중재서비스업 등으로 하여 상표를 출원하여 등록결정을 받았으나 등록료를 내지 않아 상표권 등록이 이루어지 않았고, 이에 비추어 보면 이 사건 등록서비스표의 출원인은 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 변호사업을 영위할 의사는 없고 오로지 제3자에게 서비스표를 양도하려는 목적으로만 이 사건 등록서비스표를 등록받은 것이라 주장한다. 그러나 위와 같은 사실이 인정된다고 하더라도 그러한 사실만으로는 이 사건 등록서비스표의 출원인이 제3자에게 서비스표를 양도하려는 목적으로만 이 사건 등록서비스표를 등록받은 것이라고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 이 부분 원고 주장은 받아들이지 아니한다.(중략) 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제23조 제1항 제4호, 제71조 제1항 제1호에 해당하지 않는다.

출원상표가 '마약' 부분을 포함한다고 하더라고 상표법 제34 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 본 사례 1. 판단 가. 인정사실 원고는 한국갤럽을 통하여 전국에 거주하고 있는 만 20세 이상 49세 이하의 성인 남성 및 여성 216명을 상대로 출원상표와 관련한 소비자 인식에 관한 설문조사를 시행하였다. 그 중 응답자의 97.7%가 ‘마약베개’를 마약이 아닌 베개 제품으로 인식하고 있었고, 응답자의 97.2%가 마약베개는 마약을 섭취할 수 있는 베개나 마약을 투약할 때 사용하는 베개가 아니라 마약의 중독성과 같이 ‘계속 베고 싶은 편안한 베개’로 인식하는 것으로 나타났다. 또한 응답자의 56.9%는 마약베개에 라텍스가 내장된 것으로 인식하고 있었고 마약이 내장된 것으로 생각하였다는 응답자는 없었다. 또한 이 사건 심결일 무렵 이미 침대, 의자, 화장 용구, 의류, 섬유탈취제 등 직접 신체와 접촉하는 물품을 지정상품으로 하는 상표에 ‘마약’이라는 문자가 포함된 표장에 대한 상표등록이 다수 이루어졌고, 거래 현실에서도 각종 생활용품에 ‘마약’이라는 단어가 포함된 표장이 사용되고 있는 점 등을 감안해 보면, 이 사건 심결 당시 일반 수요자나 거래자가 표장에 포함된 ‘마약’ 부분을 사전적 의미로 인식하고 있었다고 보기도 어렵다. 결국 출원상표가 지정상품인 베개 등에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있다고 보기는 어렵다. 나. 구체적 판단 출원상표는 4음절에 불과하여 일반 수요자나 거래자가 전체로서 호칭하는 데 별다른 어려움이 없는 점, ‘베개’ 부분은 지정상품을 표시하는 것이어서 식별력이 미약하므로 일반 수요자나 거래자가 이 부분만으로 이 사건 출원상표를 인식하거나 호칭할 것으로 보이지는 않는 점 등에 비추어 보면 출원상표는 전체로서 인식될 것으로 보인다. 출원상표를 전체적으로 인식할 경우 일반 수요자나 거래자에게 ‘너무 편안하고 느낌이 좋아 계속 사용하고 싶은 베개’, ‘너무 편하여 중독성이 강한 베개’ 등의 의미를 가져 지정상품의 효능, 용도 등을 간접적으로 암시하거나 강조하는 것으로 보인다. 따라서 출원상표는 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 직감되지 않으므로 상표법 제33조 제1항 제3호의 기술적 표장이라고 할 수 없다. 일반 수요자나 거래자는 출원상표를 보고 너무 편안하여 중독된 것처럼 계속 사용하고 싶은 베개라는 정도로 인식할 것인데, 이는 출원상표의 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 성질로 보기는 어려우므로 출원상표는 지정상품과의 관계에서 식별력이 부정된다고 할 수 없고, 그 밖에 거래 사회의 실정 등을 감안하더라도 출원상표가 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 표장이라고 볼 근거도 없다. 따라서 출원상표는 상표법 제33조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하지 않는다. 결국 이 사건 심결은 위법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용한다.

확인대상표장 'iRoom 차이슨 무선청소기' 중 '차이슨' 부분은 성질표시표장에 해당하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장이 유사하지 아니하다고 본 사례 1. 판단 ① 영국의 전자제품 회사인 다이슨 사의 다이슨(dyson) 무선청소기가 유명해짐에 따라 중국 업체들이 이를 모방한 제품을 제조하여 판매하면서 이 제품과 관련하여 중국을 의미하는 '차이나(China)'와 다이슨 사의 '다이슨(dyson)'을 합성한 신조어인 '차이슨'이 만들어졌고, '차이슨'은 이 사건 등록상표 출원 전부터 다수의 무선청소기 수입 판매업자들이 중국으로부터 다이슨 무선청소기를 모방한 제품을 수입하여 판매하면서 사용되기 시작하였으며, '차이슨'은 이 사건 등록상표 출원 전부터는 물론 그 이후 이 사건 심결시까지 무선청소기 수입 판매업자들과 이를 구매한 소비자들 사이에 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품' 등을 나타내는 단어로 사용되어 왔는바, 비록 '차이슨'이 사전에 등재되어 있지는 않지만 우리나라 일반 수요자들의 영어보급수준, 국내에서의 '다이슨(dyson)'의 인지도, 위와 같은 거래실정 등에 비추어 '차이슨'이 '차이나(China)'와 '다이슨(dyson)'을 합성하여 만든 신조어라는 점은 이 사건 심결 당시 확인대상표장의 사용상품인 무선청소기의 거래자 내지 일반 수요자가 쉽게 인지할 수 있을 것으로 보이는 점, ② 이 사건 심결시까지 다수의 국내 일간지나 경제신문 등에서 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품'을 소개하면서 '차이슨'으로 호칭하거나 약칭하여 온 점, ③ 비록 이 사건 심결일로부터 약 3개월 후에 실시되기는 하였으나, 피고의 의뢰로 실시된 한국리서치의 설문조사에서도 조사대상자 중 다수가 '차이슨'을 알고 있고, '차이슨'으로부터 '다이슨', '차이나', '모방 제품'이 떠오르며, '차이슨'이 가전제품 중에서 '무선청소기'에 사용되는 명칭이라고 응답하였는바 이와 같은 인식은 이 사건 심결 당시에도 다르지 않았을 것으로 보이고, 이 사건 심결일로부터 약 2개월 후에 원고의 의뢰로 실시된 한국갤럽의 설문조사에서도 조사대상자의 약 1/3이 '차이슨'을 알고 있다고 응답하였고, 그와 같이 응답한 응답자의 다수가 '차이슨'으로부터 '청소기, 다이슨 사의 제품을 모방한 제품, 중국에서 제조된 청소기' 등이 떠오른다고 응답한 점, ④ 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고 측에서도 중국에서 수입한 다이슨 제품을 모방한 무선청소기를 광고?판매하는 과정에서 해당 제품에는 제조업체 및 판매업체의 상표를 병기하여 사용하고, '차이슨'은 해당 제품을 설명 부분에 표기하는 등 '차이슨'을 상품출처 표시로 사용하는 것으로 보이지 않는 점, ⑤ 더욱이 앞서 본 바와 같이 '차이슨'은 원고가 창작한 표장이 아니라 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 이미 다수의 무선청소기 수입 판매업자들이 중국으로부터 다이슨 사의 무선청소기를 모방한 제품을 수입하여 판매하면서 이미 인터넷 블로그 등을 통해 알려지기 시작하였고, 원고가 이 사건 등록상표을 출원한 이후 이 사건 등록상표를 사용하여 제품을 판매하거나 광고를 함으로써 비로소 널리 알려지게 되었다고 단정하기도 어려운 점 등 '차이슨' 부분의 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하면, 확인대상표장 중 '차이슨'은 상품의 출처표시가 아니라 '다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품' 등의 의미로 인식되어 해당 상품의 일반 수요자나 거래자로 하여금 사용상품의 산지 등을 나타내는 것으로 직감하게 한다. 나아가 이러한 사유로 '차이슨' 부분은 다이슨 사의 무선청소기를 모방한 중국 제품의 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장에 해당할 것으로 보이므로, 공익상 특정인이 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니하다. 또한 확인대상표장의 '차이슨' 부분은 특별한 도안화 없이 같은 크기의 한글을 나란히 배열하고 있어 표장의 외관상 구성이 보통의 주의력을 갖는 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르지 않는다. 따라서 확인대상표장의 '차이슨' 부분은 상표법 제90조 제1항 제2호의 성질표시표장에 해당한다.

피고들이 사용한 'APACHE' 표장은 상표적으로 사용하였다고 볼 수 없어 원고 상표권의 침해라고 볼 수 없다고 한 사례 1. 판단 다음과 같은 사정을 종합하면, 피고 사용 표장(APACHE)은 이와 결합되어 있는 'GE60 2PG', 'GE60 2PE' 등의 표지와 일체로서 제품의 종류나 규격, 등급 등을 나타내는 모델명 내지 모델번호로서 사용되고 있을 뿐, 수요자로 하여금 상품 출처의 동일성을 식별하게 하는 상표로서 사용되고 있지 않다고 봄이 타당하다. ① MSI는 이 사건 등록상표의 출원일로부터 약 8년 전인 1986년 8월 4일 설립되어 노트북, 산업용 PC 등을 생산하여 전 세계 120여 개 국가 6529여 개의 매장에서 판매하고 있다. MSI는 2016년 전 세계 게임전용 노트북 시장 중 19%를 점유하여 업계 1위에 해당하며, MSI의 게이밍 노트북 'MSI GS63GR'은 2016년 유럽 하드웨어 협회가 뽑는 올해 최고의 노트북으로 선정된 바 있다. 국내에서도 2018년 가격 비교 사이트 '다나와'에서 MSI 제품이 게이밍 노트북 분야의 판매 1, 2위를 차지하였다. 그뿐만 아니라 MSI는 2010년부터 MSI 마스터즈 게이밍 아레나 챔피언십(MGA) 대회를 개최하고, 국내에서는 2014년 및 2015년 여성스타크래프트2 리그 'WSL' 대회를 개최하는 등 게임 관련 이벤트를 개최하고 게임 리그를 후원하여 대중들에게 다양한 홍보 활동을 하였다. 이러한 사실에 비추어 볼 때 2014년 3, 4월경 'MS''는 피고의 본사인 게이밍 노트북 회사로서 국내에 널리 알려져 있었음을 알 수 있다. ② MSI는 피고가 피고 사용 표장을 사용하기 6년 전인 2008년 5월 16일 이미 상품류 구분 제09류의 컴퓨터, 노트북 컴퓨터, 컴퓨터 메인 보드 등을 지정상품으로 하여 'MSI' 상표를 출원하여 등록받았다. ③ 반면, 원고의 이 사건 등록상표가 그 지정상품과 관련하여 원고의 출처를 표시하는 표장으로 일반 수요자들 사이에서 널리 알려져 있다고 인정할 만한 아무런 증거가 없다. ④ 피고는 'GE60 2PG APACHE', 'GE70 2PL APACHE' 등으로 제품의 모델명을 표시하고 있다. 이 중 앞부분 중 알파벳 두 글자('GE' 등)는 우측 사진과 같이 피고 게이밍 노트북의 시리즈 명칭을 의미한다. 피고는 게이밍 노트북과 관련하여 GT/GS/GX/GE/GP 시리즈를 출시하였다. GT 시리즈는 'high end Intel gaming laptop', GE 시리즈는 'mid range Intel gaiming laptop', GS 시리즈는 'slim-high/mid range Intel gaming laptop', GP 시리즈는 'slim-low range Intel gaiming laptop'을 의미하여 제품의 품질, 사양을 단계별로 표시하는 부분이다. 앞부분의 뒤에 있는 두 자리 숫자('60', '70' 등) 중 첫 번째 숫자는 디스플레이 화면의 크기를 의미하며, 두 번째 숫자는 해당 제품군의 세대를 표시한다. 가운데 부분의 숫자 및 문자('2PG', '2PL' 등)는 제품의 성능을 나타내며, 마지막 부분('APACHE' 등)은 제품군별로 부품이나 장치 등에 따라서 제품을 분류한 후 사용한다. 즉, 부품이나 장치 등에 따라 GT 시리즈에는 'Titan', 'Dominator'를, GE 시리즈에는 'Apache'를, GS 시리즈에는 'Shadow', 'Stealth', 'Ghost', 'Phantom'을, GP 시리즈에는 'Leopard'를 병기한다. ⑤ 피고 사용 표장은 피고 홈페이지나 거래 사이트, 제품이나 포장 등에서 단독으로 쓰이지 않고 'GE62VR' 등 모델명 전체로서 일체로 사용되었다. 더욱이 위 사용된 예에서 'GE62VR' 부분과 'Apache Pro' 부분은 동일한 색상으로 이루어져 잘 구별되지 않는다. 인터넷 쇼핑몰 노트북 부분에서 'MSI' 카테고리 검색을 한 결과 ''와 같이 피고뿐 아니라 피고 제품을 판매하는 거래자들도 피고 제품들을 'MSI'와 전체 모델명(GE72-6QF Cobra Pro)으로 호칭하고 있고, 'Cobra' 단독으로 호칭하고 있지 않으며, 달리 피고 사용 표장만으로 피고 제품을 호칭하고 있다고 볼 만한 증거가 전혀 없다. 이에 비추어 보면 일반 거래자 및 수요자들 또한 피고 사용 표장을 이와 결합되어 있는 'GE72-6QF' 등의 표지와 일체로서 피고 제품의 모델명으로 인식하고 있고, 피고 사용 표장만으로 피고 제품을 호칭하거나 그 부분만으로 피고 제품을 타사의 제품과 식별하고 있지는 않는다는 점을 알 수 있다. ⑥ 피고의 아파치 시리즈 제품에는 가장 눈에 잘 띄는 부분인 노트북 덮개 중앙 부분과 화면 하단 중앙부에 MSI사의 저명한 상표인 'MSI'와 로고가 표시되어 있어 수요자 및 거래자의 이목을 끈다. 반면 피고 사용 표장은 키보드가 위치한 부분 우측 하단에 표시되어 있어 MSI의 저명한 표장인 'MSI' 부분과 비교하여 상대적으로 눈에 잘 띄지 않는다. 피고 사용 표장은 피고가 판매하는 노트북의 모델명을 설명하기 위하여 사용된 것일 뿐 상품의 출처표시로 사용된 것으로 보기 어려우므로, 피고가 피고 사용 표장을 상표적으로 사용하여 이 사건 등록상표권을 침해하였다고 할 수 없다. 따라서 피고가 이 사건 등록상표권을 침해하였음을 전제로 하는 원고의 청구는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.