서울중앙지방법원 제60민사부 판결
【사건】2017가합502007 디자인권침해금지등
【원고】권AA의 소송수계인 법률상 관리인 권AA, 소송대리인 변호사 이수완, 정무웅
【피고】주식회사 ◇◇◇◇코리아, 대표이사 조○○, 소송대리인 변호사 박민정, 원유석
【변론종결】 2017. 11. 29.
【판결선고】 2018. 1. 24.
【주문】
1. 피고는,
가. 별지 1 목록 기재 및 표시 각 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 위 제품의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)을 하여서는 아니되고,
나. 피고의 주소지, 사무소, 공장, 창고, 영업소에 보관 중이거나, 피고가 제3자를 통하여 점유 중인 별지 1 목록 기재 및 표시 각 제품의 완제품 및 반제품(위의 완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 않은 물건)과 그 판매를 위한 선전광고물 일체를 폐기하라.
2. 피고는 원고에게 200,000,000원 및 그 중 30,000,000원에 대하여는 2017. 1. 24.부터, 170,000,000원에 대하여는 2017. 11. 2.부터 각 2018. 1. 24.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
3. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
4. 소송비용 중 1/4은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.
5. 제1, 2항은 가집행할 수 있다.
【청구취지】
주문 제1항 및 피고는 원고에게 300,000,000원 및 그 중 30,000,000원에 대하여는 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터, 270,000,000원에 대하여는 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.
【이유】
1. 기초사실
가. 이 사건 등록디자인 및 원고 제품 판매
1) 원고는 아래 등록디자인(이하 ‘이 사건 등록디자인’이라 한다)에 관한 디자인권자이다.
가) 디자인의 대상이 되는 물품 : 다용도 보관함
나) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2010. 7. 19. / 2012. 10. 19. / 제665012호
다) 디자인의 설명 및 도면 : 별지 2 목록 기재 및 표시와 같다.
2) 원고는 별지 3 목록 기재 및 표시와 같은 다용도 보관함(이하 ‘원고 제품’이라 한다)을 생산하여 이를 주식회사 ◆◆에 납품하고 있다.
나. 피고 제품의 판매
1) 피고는 회원제 창고형 대형 할인매장을 운영하는 법인으로, 2012년경부터 주식회사 ●●키친플라워로부터 주식회사 □□□상사(이하 ‘□□□상사’라 한다)가 제조한 별지 1 목록 기재 및 표시 각 제품(이하 ‘피고 제품 1, 2, 3' 등으로 표시한다)을 납품 받아 이를 판매하였다.
2) 원고는 2016. 12. 6.경 피고에게 피고 제품 1, 2, 3이 이 사건 등록디자인을 침해한다고 주장하며 침해를 중지할 것을 요청하였고, 이에 피고는 2016. 12. 7. 그 판매를 중단하고 같은 달 14. 원고에게 위 판매 중지 사실을 통보하였다.
다. 관련사건
1) 원고는 2014. 2. 28. □□□상사를 상대로 피고 제품 1이 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 권리를 침해하였다고 주장하며 서울중앙지방법원 2014가합512232호 디자인권침해금지 등 소를 제기하였다. 위 법원은 2015. 1. 23. 피고 제품 1은 이 사건 등록디자인과 서로 유사하다고 볼 수 없다고 판단하여 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였고, 위 판결은 2015. 2. 14. 확정되었다(이하 확정된 판결을 ‘선행 확정판결’이라 한다).
2) □□□상사는 2014. 10. 13. 원고를 상대로 특허심판원 2014당2518호로 피고 제품 2가 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 내용의 소극적 권리범위 확인심판을 제기하였다. 특허심판원은 2016. 1. 5. 위 심판청구를 기각하였다.
3) 한편 피고 제품 2, 3에 대하여는, 원고가 □□□상사를 상대로 서울중앙지방법원 2017가합501998호로 디자인권침해금지 등의 소를 제기하여 현재 소 계속 중이다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5, 11호증, 을 제3, 6호증(각 가지번호 포함) 의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 당사자들의 주장
가. 원고 주장의 요지
피고는 이 사건 등록디자인과 동일 또는 유사한 피고 제품들을 판매함으로써 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 권리를 침해하였다. 따라서 원고는 피고에 대하여 그 침해행위의 금지 및 손해배상으로서 300,000,000원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.
나. 피고 주장의 요지
1) 이 사건 등록디자인과 피고 제품들은 동일, 유사하다고 볼 수 없다.
2) 설령 양 디자인이 동일 또는 유사하다 하더라도, 원고가 이 사건 등록디자인에 관한 권리를 주장하는 것은 선출원 규정에 위반되어 무효인 권리에 기한 것이거나 출 원경과 금반언의 원칙에 반하는 것으로 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다.
3) 피고는 유통업체로서 이 사건 등록디자인의 존재를 알지 못하였으므로 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 권리를 침해하는 행위에 어떠한 고의 또는 과실이 있다고 볼 수 없어 손해배상책임을 인정할 수 없다. 나아가 피고가 피고 제품들을 판매함에 따라 원고에게 어떠한 손해가 발생하였다고 보기도 어렵다.
3. 디자인권 침해 여부에 대한 판단
가. 양 디자인의 동일 또는 유사 여부에 대한 판단
1) 관련법리
디자인의 유사 여부는, 디자인을 구성하는 요소들을 각 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비·관찰하여, 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단하되, 그 물품의 성질, 용도, 사용 형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 판단하여야 한다(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 참조). 그리고 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리 범위를 정함에는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 공지 부분에서는 동일·유사하다고 하더라도 나머지 특징적인 부분에서 서로 유사하지 아니 하다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리 범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조). 반대로 양 디자인의 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후722 판결 등 참조).
2) 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1 디자인의 비교
가) 양 디자인의 주요 도면은 다음과 같다.
나) 양 디자인은, ① 전체적인 형상이 직육면체인 점, ② 양 측면부에 손잡이가 부착되어 있는 점, ③ 정면부에 양측과 상부의 가장자리를 따라 ‘∩’ 모양의 지퍼라인이 형성되어 있는 점, ④ 정면부에 형성된 지퍼라인과 하단의 가장자리로 둘러싸인 내부는 세로로 거의 동일한 크기의 5개의 직사각형으로 분할되어, 각 분할 부분의 첫 번째, 세 번째, 다섯 번째 직사각형은 전면부 및 측면부와 동일한 색상의 천으로 되어 있고, 두 번째 및 네 번째 부분의 직사각형은 투명창으로 되어 내부를 들여다 볼 수 있게 형성되어 있는 점, ⑤ 평면부에 양 가장자리로부터 약간 떨어져서 지퍼라인이 형성 되어 있는 점에서 공통된다.
다) 한편 양 디자인은, ㉠ 정면부의 경우, ⓐ 이 사건 등록디자인의 ‘∩’ 모양의 지퍼라인은, 피고 제품 1과 비교하였을 때 양 가장자리에 더 가깝게 형성되어 있고, 모서리부 곡선 부분이 덜 완만하며, 끝 부분도 하단의 가장자리와 맞닿아 있는 점, ⓑ 이 사건 등록디자인은 평면 부분에서 연장된 덮개가 정면의 상부를 덮고 있는 반면, 피고 제품 1은 그와 같이 연장된 덮개가 존재하지 않는 점, ㉡ 측면부의 경우, ⓒ 손잡이의 모양이 이 사건 등록디자인의 경우 “”와 같은 모양을 띄고 있고, 피고 제품 1은 “”와 같은 모양을 하고 있는 점, ⓓ 이 사건 등록디자인의 좌측면은 세로로 3분할 되어 있고 손잡이의 윗 부분은 가로로 2분할 되어 있는 반면, 피고 제품 1은 그러한 분할은 없고 우측 하단에 투명한 포켓이 부착되어 있는 점, ㉢ 평면부의 경우 ⓔ 이 사건 등록디자인은 덮개가 양 가장자리를 따라 존재하는 2개의 지퍼를 이용하여 열고 닫게 되어 있어 지퍼라인이 양쪽에 직선으로 형성되어 있는 반면, 피고 제품 1은 정면부와 유사하게 ‘∩’ 모양의 지퍼라인이 형성되어 있는 점에서 차이가 있다.
라) 위 공통점과 차이점을 종합하여 양 디자인의 유사 여부를 판단하여 본다.
앞서 본 공통점 중 ①, ②, ③, ⑤는 이미 공지되었거나 양 디자인의 대상물품인 수납함의 경우 그 기능을 확보하기 위하여 필수적으로 가지는 형태에 불과하여 그 중요도가 낮은 반면, 공통점 ④는 수납함을 사용하거나 보는 사람의 시선을 끌기 쉬운 정면 부의 주요한 구성 형태이고, 그 기능이나 구조상 반드시 취하여야 할 형상이 아닌 전체적인 미적 느낌과 인상을 좌우하는 개성적이고 지배적인 특징이라 할 것이다. 반면에 위에서 검토한 차이점들은 자세히 관찰하여야 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이(ⓐ)에 불과하거나, 흔히 취할 수 있는 변형(ⓑ, ⓒ, ⓓ, ⓔ)에 불과하여 위 정면부의 지배적인 특징이 주는 전체적인 심미감에 큰 영향을 미친다고 할 수 없다.
마) 결국 이 사건 등록디자인과 피고 제품 1의 디자인은 지배적인 특징이 유사하여 위와 같은 차이점에도 불구하고 전체적인 심미감이 유사하다고 판단된다.
3) 이 사건 등록디자인과 피고 제품 2 디자인 비교
가) 양 디자인의 주요 도면은 다음과 같다.
나) 양 디자인은, ① 전체적인 형상이 직육면체인 점, ② 양 측면부에 손잡이가 부착되어 있는 점, ③ 정면부에 양측과 상부의 가장자리를 따라 ‘∩’ 모양의 지퍼라인이 형성되어 있는 점, ④ 정면부에 형성된 지퍼라인과 하단의 가장자리로 둘러싸인 내부는 세로로 거의 동일한 크기의 5개의 직사각형으로 분할되어, 각 분할 부분이 전면부 및 측면부와 동일한 색상의 천과 내부를 들여다 볼 수 있는 투명창으로 번갈아가며 배치되어 있는 점, ⑤ 평면부에 양 가장자리로부터 약간 떨어져서 지퍼라인이 형성되어 있는 점, ⑥ 좌측면이 세로로 3분할되어 있는 점에서 공통된다.
다) 한편 양 디자인은, ㉠ 정면부의 경우, ⓐ 이 사건 등록디자인의 ‘∩’ 모양의 지퍼라인은, 피고 제품 2와 비교하였을 때 양 가장자리에 더 가깝게 형성되어 있고, 모서리부 곡선 부분이 덜 완만하며, 끝 부분도 하단의 가장자리와 맞닿아 있는 점, ⓑ 이 사건 등록디자인은 평면 부분에서 연장된 덮개가 정면의 상부를 덮고 있는 반면, 피고 제품 2은 그와 같이 연장된 덮개가 존재하지 않는 점, ⓑ’ 5개 부분으로 분할된 직사각형이 이 사건 등록디자인의 경우 두 번째 및 네 번째 직사각형이 투명창으로 구성되어 있는 반면, 피고 제품 2의 경우 첫 번째, 세 번째 및 다섯 번째 직사각형이 투명창으로 구성되어 있는 점, ㉡ 측면부의 경우, ⓒ 손잡이의 모양이 이 사건 등록디자인의 경우 “”와 같은 모양을 띄고 있고, 피고 제품 2는 “”와 같은 모양을 하고 있는 점, ⓓ 피고 제품 2는 이 사건 등록디자인과 달리, 좌측면의 세로로 3분할된 가운데 부분이 투명창으로 되어 있고 우측면의 중앙 하단에 투명한 포켓이 부착 되어 있는 점, ㉢ 평면부의 경우 ⓔ 이 사건 등록디자인은 덮개가 양 가장자리를 따라 존재하는 2개의 지퍼를 이용하여 열고 닫게 되어 있어 지퍼라인이 양쪽에 직선으로 형성되어 있는 반면, 피고 제품 1은 정면부와 유사하게 ‘∩’ 모양의 지퍼라인이 형성되어 있는 점에서 차이가 있다.
라) 위 공통점과 차이점을 종합하여 양 디자인의 유사 여부를 판단하여 본다. 앞서 본 공통점 중 ①, ②, ③, ⑤는 이미 공지되었거나 양 디자인의 대상물품인 수납함의 경우 그 기능을 확보하기 위하여 필수적으로 가지는 형태에 불과하여 그 중요도가 낮은 반면, 공통점 ④는 수납함을 사용하거나 보는 사람의 시선을 끌기 쉬운 정면 부의 주요한 구성 형태이고, 그 기능이나 구조상 반드시 취하여야 할 형상이 아닌 전 체적인 미적 느낌과 인상을 좌우하는 개성적이고 지배적인 특징이라 할 것이다. 나아가 공통점 ⑥은 위와 같은 지배적인 특징이 측면부로 확대되어 형성된 것으로 보인다. 반면에 위에서 검토한 차이점들은 자세히 관찰하여야 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이(ⓐ)에 불과하거나, 흔히 취할 수 있는 변형(ⓑ, ⓑ’, ⓒ, ⓓ, ⓔ)에 불과하여 위 정면부의 지배적인 특징이 주는 전체적인 심미감에 큰 영향을 미친다고 할 수 없다.
마) 결국 이 사건 등록디자인과 피고 제품 2의 디자인은 지배적인 특징이 유사하여 위와 같은 차이점에도 불구하고 전체적인 심미감이 유사하다고 판단된다.
4) 이 사건 등록디자인과 피고 제품 3 디자인 비교
가) 양 디자인의 주요 도면은 다음과 같다.
나) 양 디자인은, ① 전체적인 형상이 직육면체인 점, ② 양 측면부에 손잡이가 부착되어 있는 점, ③ 정면부에 양측과 상부의 가장자리를 따라 ‘∩’ 모양의 지퍼라인이 형성되어 있는 점, ④ 정면부에 형성된 지퍼라인과 하단의 가장자리로 둘러싸인 내부는 세로로 거의 동일한 크기의 5개의 직사각형으로 분할되어, 각 분할 부분이 전면부 및 측면부와 동일한 색상의 천과 내부를 들여다 볼 수 있는 투명창으로 번갈아가며 배치되어 있는 점, ⑤ 평면부에 양 가장자리로부터 약간 떨어져서 지퍼라인이 형성되어 있는 점에서 공통된다.
다) 한편 양 디자인은, ㉠ 정면부의 경우, ⓐ 이 사건 등록디자인의 ‘∩’ 모양의 지퍼라인은, 피고 제품 3과 비교하였을 때 양 가장자리에 더 가깝게 형성되어 있고, 모서리부 곡선 부분이 덜 완만하며, 끝 부분도 하단의 가장자리와 맞닿아 있는 점, ⓑ 이 사건 등록디자인은 평면 부분에서 연장된 덮개가 정면의 상부를 덮고 있는 반면, 피고 제품 3은 그와 같이 연장된 덮개가 존재하지 않는 점, ⓑ’ 5개 부분으로 분할된 직사각형이 이 사건 등록디자인의 경우 두 번째 및 네 번째 직사각형이 투명창으로 구성되어 있고 그 크기가 균등해 보이는 반면, 피고 제품 3의 경우 첫 번째, 세 번째 및 다섯 번째 직사각형이 투명창으로 구성되어 있고 투명창 부분의 크기가 더 작게 형성되어 있는 점, ㉡ 측면부의 경우, ⓒ 손잡이의 모양이 이 사건 등록디자인의 경우 “와 같은 모양을 띄고 있고, 피고 제품 3은 “”과 같은 모양을 하고 있는 점, ⓓ 이 사건 등록디자인은 좌측면이 세로로 3분할 되어 있는 반면 피고 제품 3은 우측면이 세로로 3분할되어 있고 좌측 하단에 투명한 포켓이 부착되어 있는 점, ㉢ 평면부의 경우 ⓔ 이 사건 등록디자인은 덮개가 양 가장자리를 따라 존재하는 2개의 지퍼를 이용하여 열고 닫게 되어 있어 지퍼라인이 양쪽에 직선으로 형성되어 있는 반면, 피고 제품 3은 정면부와 유사하게 ‘∩’ 모양의 지퍼라인이 형성되어 있는 점에서 차이가 있다.
라) 위 공통점과 차이점을 종합하여 양 디자인의 유사 여부를 판단하여 본다. 앞서 본 공통점 중 ①, ②, ③, ⑤는 이미 공지되었거나 양 디자인의 대상물품인 수납함의 경우 그 기능을 확보하기 위하여 필수적으로 가지는 형태에 불과하여 그 중요도가 낮은 반면, 공통점 ④는 수납함을 사용하거나 보는 사람의 시선을 끌기 쉬운 정면부의 주요한 구성 형태이고, 그 기능이나 구조상 반드시 취하여야 할 형상이 아닌 전 체적인 미적 느낌과 인상을 좌우하는 개성적이고 지배적인 특징이라 할 것이다. 반면에 위에서 검토한 차이점들은 자세히 관찰하여야 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이(ⓐ)에 불과하거나, 흔히 취할 수 있는 변형(ⓑ, ⓑ’, ⓒ, ⓓ, ⓔ)에 불과하여 위 정면부의 지배적인 특징이 주는 전체적인 심미감에 큰 영향을 미친다고 할 수 없다.
마) 결국 이 사건 등록디자인과 피고 제품 3의 디자인은 지배적인 특징이 유사하여 위와 같은 차이점에도 불구하고 전체적인 심미감이 유사하다고 판단된다.
5) 정리
따라서 피고 제품 1, 2, 3은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하므로 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 판단된다.
나. 이 사건 등록디자인이 선출원 규정과 관련하여 하자가 있는지 여부
1) 피고 주장의 요지
이 사건 등록디자인은 선출원 규정에 위반되어 등록된 것으로 무효이므로, 원고가 이 사건 등록디자인에 관한 권리를 행사하는 것은 권리남용에 해당한다.
2) 인정되는 사실
다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제20호증, 을 제2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다.
가) 주식회사 락앤락은 이 사건 등록디자인의 출원일인 2010. 7. 19. 별지 4 목록 기재 및 표시 디자인(이하 ‘비교대상디자인’이라 한다)에 대한 디자인 출원을 하여, 2011. 1. 14. 등록번호 제586157호로 디자인등록이 이루어졌다.
나) 한편 원고의 이 사건 등록디자인에 대하여 비교대상디자인과 유사하다는 이유로 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 디자인보호법’이라 한다) 제16조 제2항에 따라 디자인등록이 거절되었다. 원고는 위 거절결정에 대하여 불복하였고, 특허심판원은 2012. 10. 5. 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인은 서로 유사하지 않은 디자인이라는 이유로 위 거절결정을 취소하였고(특허 심판원 2012원610), 그 후 이 사건 등록디자인에 대한 디자인 등록이 이루어졌다.
3) 판단
가) 구 디자인보호법 제16조 제2항은 “동일 또는 유사한 디자인에 대하여 같은 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있는 때에는 디자인등록출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 디자인등록출원인만이 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 디자인등록출원인도 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 없다”고 규정하고 있다.
나) 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인이 같은 날 출원된 사실은 앞서 본 바와 같으므로 양 디자인이 유사한지에 관하여 살펴본다.
① 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인의 경우 정면부의 구성 형태가 전체적인 심미감에 영향을 미치는 지배적인 특징이라 할 것인데, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 정면부를 대비하면 다음과 같다.
② 양 디자인을 비교하여 보면, ㉠ 이 사건 등록디자인은 ‘∩’ 모양의 지퍼라인이 형성되어 있는 반면 비교대상디자인은 양측 가장자리를 따라 서로 연결되지 않은 직선의 지퍼라인이 형성되어 있는 점, ㉡ 이 사건 등록디자인은 지퍼라인과 하단의 가장자리로 둘러싸인 직사각형 형태의 내부가 형성되고, 그 내부는 세로로 거의 동일한 크기의 5개의 직사각형으로 분할되어, 각 분할 부분이 전면부 및 측면부와 동일한 색상의 천과 내부를 들여다 볼 수 있는 투명창으로 번갈아가며 배치되어 있는 반면, 비교대상디자인은 앞서 본 지퍼의 형태로 인하여 사방이 막힌 직사각형 형태의 내부가 형성되지 아니하여 거의 동일한 크기의 직사각형으로 분할되었다기 보다는 전면부 좌측과 우측 양쪽 가까운 위치에 2개의 투명창이 존재하는 것으로 보일 뿐이라는 점에서 차이가 있다.
다) 위와 같은 차이점으로 인하여 양 디자인은 전체적으로 관찰하였을 때 보는 사람에게 나타나는 심미감에 차이가 있어 유사하다고 볼 수 없다.
4) 정리
따라서 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인이 동일 또는 유사한 디자인임을 전제로 하는 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.
다. 출원경과 금반언의 원칙에 위배되는지 여부
1) 피고 주장의 요지
원고는 위 특허심판원 2012원610호 사건에서 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인이 5분할한 폭이 균등한지 여부에 차이가 있다고 주장한 바 있으므로, 이 사건에서 이 사건 등록디자인과 피고 제품 3을 비교함에 있어 5개 부분으로 분할된 직사각형의 폭에 차이가 있더라도 양 디자인은 유사하다고 주장하는 것은 출원경과 금반언의 원칙에 위배된다.
2) 판단
살피건대, 원고가 위 특허심판원 2012원610호 사건에서 위와 같은 주장을 한 바 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로는 원고가 피고 제품 3과 같은 디자인을 의식적으로 제외하였다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 그러므로 원고가 이 사건에서 이 사건 등록디자인과 피고 제품 3이 유사하다고 주장하는 것 자체가 금반언의 원칙에 위배된다고 볼 수는 없다.
3) 정리
따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.
라. 이 사건 등록디자인이 ‘공업상 이용가능성’이 없는지 여부
1) 피고 주장의 요지
이 사건 등록디자인은 기술적으로 그 정면부와 같은 지퍼라인을 구현할 수 없으므로 ‘공업상 이용가능성’이 없는 디자인에 해당하여 무효이다.
2) 판단
가) 앞서 본 인정사실에 의하면, 이 사건 등록디자인과 원고 제품을 정면에서 바라보았을 때 지퍼라인에 다음 표시된 부분과 같은 차이점이 있기는 하다.
나) 그러나 위와 같은 차이점은 세부적인 차이이거나 심미감에 영향을 주지 않는 변형에 불과한 것으로 보이며, 이러한 차이가 존재한다는 사정만으로는 이 사건 등록디자인의 정면부 지퍼라인이 실제로 구현할 수 없는 디자인이라고 단정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다.
3) 정리
따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.
마. 소결론
이상에서 검토한 결과를 종합하면 결국 피고가 피고 제품 1, 2, 3을 납품받아 이를 판매하는 행위는 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 권리를 침해하는 것이므로, 원고는 피고에 대하여 그 침해의 금지를 구할 권리가 있다고 판단된다.
4. 손해배상청구에 대한 판단
가. 손해배상청구권의 발생
1) 피고가 이 사건 등록디자인과 유사한 피고 제품 1, 2, 3을 납품받아 이를 판매한 이상 디자인보호법 제116조에 따라 피고에게 과실이 있는 것으로 추정된다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 피고는 피고 제품 1, 2, 3의 판매로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.
2) 이에 대하여 원고는, ㉠ 선행 확정판결에서 피고 제품 1이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단한 바 있고, ㉡ 피고 제품 2에 대하여는 별도의 디자인 등록이 된 바 있어, 원고로서는 피고 제품 1, 2, 3이 이 사건 등록디자인에 관한 원고의 권리를 침해하지 않는다고 믿을만한 정당한 이유가 있었으므로, 피고에 대하여 손해배상책임을 부담하지 아니한다고 주장하므로, 이에 관하여 살펴본다.
가) 디자인보호법 제116조 제1항은 “타인의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다”고 규정하고 있는바, 위 규정에도 불구하고 타인의 디자인권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 디자인권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시한 디자인이 타인의 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증하여야 한다(대법원 2003다15006 판결 등 참조).
나) 이 사건에서 피고 제품 1이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다는 내용의 선행 확정판결이 2015. 2. 14. 확정된 사실은 앞서 본 바와 같고, 을 제 4호증의 기재에 의하면, □□□상사는 피고 제품 2와 동일한 디자인에 대하여 디자인 출원을 하여 2014. 7. 9. 등록번호 제752383호로 디자인등록이 이루어진 사실이 인정 된다.
다) 그러나 피고는 선행 확정판결 및 피고 제품 2에 대한 디자인 등록과 무관하게 2012년경부터 피고 제품 1, 2, 3을 판매하여 온 점, 이 사건 등록디자인과 관련하여 피고 제품 1은 물론 이와 유사한 다른 회사의 제품들에 대하여도 끊임없이 분쟁이 계속되어 온 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 고려하여 보면, 앞서 본 인정사실만으로는 피고가 이 사건 등록디자인의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 피고 제품들이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.
나. 손해배상청구권의 범위
1) 원고 주장의 요지
원고는 피고가 배상하여야 할 손해액이 다옴과 같이 추정된다고 주장한다.
가) 디자인보호법 제115조 제1항에 따라 피고가 배상해야 할 손해액은, 침해 물건의 양도 수량에 권리자가 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액이 되는데, 피고가 2012년부터 2017. 2.경까지 사이에 판매한 피고 제품들은 총 452,976개이고, 원고의 단위수량당 이익액은 피고의 침해행위가 있기 직전인 2011년 영업이익률 28.62%를 적용한 2,490원(2011년 기준 매출액 5,253,244,080원을 판매수량 603,960원으로 나눈 후 영업이익률을 곱한 금액)이므로, 그 손해액은 1,127,910,240원(452,976개 × 2,490원)으로 추정된다.
나) 디자인보호법 제115조 제3항에 따라 피고가 배상해야 할 손해액은 권리를 침해한 자가 그 침해행위로 얻은 이익액이 되는데, ① 2012년부터 2017. 2.경까지 사이에 매출총이익은 총 매출액 3,840,084,892원에서 총 매입액 3,381,387,390원을 공제한 458,697,502원이고, ② 총 매출액에서 공제되어야 하는 경비의 비율은 4.10%에 해당하여 총 경비는 157,443,480원(3,840,084,892원 × 0.041)이므로, ③ 앞서 본 매출총 이익에서 총 경비를 제외하면 301,254,022원(458,697,502원 - 157,443,480원)이 그 손해가 된다.
다) 따라서 피고는 원고에게 위 추정된 손해액의 범위 내에서 300,000,000원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
2) 디자인보호법 제115조 제1항의 적용 여부
가) 디자인보호법 제115조 제1항은 침해물건의 양도수량에 디자인권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 디자인권자가 입은 손해액으로 할 수 있도록 정하고 있다. 위 조항에서 규정한 ‘단위수량당 이익액’은 침해가 없었다면 디자인권자가 판매할 수 있었을 것으로 보이는 디자인권자 제품의 단위당 판매가액에서 그 증가되는 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 제품 단위당 비용을 공제한 금액을 말하는 것이다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결 등 참조).
나) 살피건대, 갑 제41호증의 기재에 의하면, 회계법인 상지원은 2016. 6. 30. 원고 제품과 관련한 판매이익에 대한 검토보고서에서, 원고의 2011년 기준 매출액이 5,253,244,080원이고, 매출액에서 매출원가{수입물품대, 통관 및 기타 부대비용) 및 운반비를 제외한 금액인 1,503,610,678원을 영업이익으로 보아, 매출액 기준 영업이익의 비율, 즉 영업이익률을 28.62%로 산정한 사실이 인정된다. 그러나, ① 영업이익을 산정함에 있어 수입물품대, 통관 및 기타 부대비용 및 관리비 이외에 판매수수료, 관리비, 부가가치세 등 기타 고려되어야 할 판매비 및 관리비가 전혀 반영되지 않은 점, ② 나아가 영업이익률을 산정함에 있어 앞서 본 ‘단위수량당 이익액’의 개념에서 필수적으로 고려되어야 하는 추가 비용 공제 부분을 고려하고 있지 않은 점을 종합하여 보면, 위와 같은 영업이익률을 기준으로 산정한 금액을 디자인보호법 제115조 제1항에 정한 ‘단위수량당 이익액’으로 보기는 어렵다 할 것이고, 달리 이를 산정할 자료가 없다.
다) 따라서 원고가 피고의 침해행위로 인하여 입은 손해액을 디자인보호법 제115조 제1항에 따라 산정하기는 어렵다고 판단된다.
3) 디자인보호법 제115조 제3항 적용 여부
가) 디자인보호법 제115조 제3항은 ‘권리를 침해한 자가 그 침해행위로 얻은 이익액’을 손해액으로 추정한다고 규정하고 있다.
나) 살피건대, ① 원고의 주장에 의하면, 원고는 총 매출액에서 공제되어야 하는 경비의 비율을 산정함에 있어 인건비(급여, 퇴직급여) 및 임차료만을 경비로 보아 그 비율을 산정하였는데, 피고가 지출한 것으로 예상되는 경비 중 급여 및 퇴직급여 이외의 인건비나 그 밖의 판촉비 등 일반적인 판매관리비 항목들도 고려되었어야 할 것으로 보이는 점, ② 나아가 각종 일반적인 경비 이외에 이 사건 등록디자인권을 침해함에 따라 추가되거나 감소된 비용이 없었다고 단정하기 어려운 점, ③ 피고가 피고 제품들을 판매함으로써 얻은 이익 중에는 디자인이 기여한 부분 이외에도 피고의 판매 시스템 및 영업활동 등이 기여한 부분도 있는 것으로 보이는데, 이를 분리하여 산정하는 것이 불가능한 것으로 판단되는 점 등을 종합하여 보면, 피고가 이 사건 등록디자인에 관한 권리를 침해한 피고 제품들을 판매함으로써 원고 주장대로 계산된 금액 상 당의 이익을 얻었다고 인정하기 어렵다.
다) 따라서 피고의 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해액을 디자인보호법 제115조 제3항에 따라 산정하기도 어렵다고 판단된다.
4) 디자인보호법 제116조 제6항에 의한 손해배상액의 산정
가) 결국 이 사건은 피고가 이 사건 등록디자인에 관한 권리를 침해함으로써 원고에게 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 판단되므로, 법원이 디자인보호법 제115조 제6항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 밖에 없다.
나) 살피건대, 앞서 본 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음 ① 내지 ⑤의 각 사정을 종합적으로 고려하면, 피고가 원고에게 배상하여야 할 손해액은 200,000,000원으로 정함이 상당하다.
① 피고 제품 1, 2, 3의 판매수량 및 판매금액(부가가치세 별도)은 다음과 같은 사실, 피고 제품들은 모두 1세트 당 3개로 구성된 ‘리빙박스’란 상품명으로 판매된 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제40호증의 기재에 의하여 인정된다.
② 한편 원고가 이 사건 등록디자인에 관한 권리를 침해하였다는 이유로 주식회사 **리빙을 상대로 제기한 민사소송(서울고등법원 2016. 11. 17. 선고 2015나 2016765 디자인권침해금지 등 사건의 판결로서 그대로 확정되었다)에서, 위 법원은 디 자인보호법 제115조 제6항에 따라 손해배상액을 산정함에 있어, 국세청이 매년 사업 규모나 영업 현황, 경제지표 등을 감안해 업종별로 고시한 표준소득률(연간 총매출액에서 총 비용을 뺀 순소득이 차지하는 비율이다)을 고려한 바 있다. 위 법원은 주식회사 **리빙이 판매한 다용도 보관함의 총 판매가액에 ‘도매/기타 직물제품’ 업종의 표준 소득률인 6%와, 소매/전자상거래업’ 업종의 표준소득률인 14%의 평균값{(6%+14%)/2}을 곱한 금액을 참작하여 손해배상액을 인정하였다.
③ 앞서 본 피고 제품의 총 판매대금 3,840,084,892원에 앞서 본 주식회사 **리빙에 적용된 평균 표준소득률을 곱한 금액은 약 380,000,000원(3,840,084,892원 × 10%) 상당이다. 한편 국세청에서 고시한 표준소득률을 감안하여 소득을 계산하던 ‘표준소득률제도’는 전체 수입금액에서 신고한 주요 경비 및 국세청에서 고시한 기준경비율에 따라 산정된 경비를 제외한 금액을 소득으로 보는 ‘기준경비율제도'로 변경되었는데, 이 사건에서 2012년부터 2017년까지 피고와 같은 대형 할인매장의 표준소득률 또는 기준경비율을 알 수 있는 자료가 제출된 바는 없다. 그러나 대형할인점(코드번호 521911)의 경우 표준소득률은 10% 미만인 것으로 보여 피고 제품들에 대하여 대형 할인매장의 표준소득률을 적용할 경우 산정될 소득은 위 금액에 미치지 못할 것으로 보인다.
④ 한편 피고는 회원제로 운영되는 대형 할인매장으로 피고 제품들이 판매되는 데에는 디자인 뿐만 아니라 피고가 보유하고 있는 판매시스템, 유통망 및 매장 인지도 등의 외적 요인이 작용하였을 것으로 보인다. 따라서 피고가 피고 제품들의 판매로 인하여 얻은 이익 중 일정 부분은 위와 같은 외적 요인에 기인한 것이어서, 그 부분에 대하여는 침해행위로 인한 손해액을 산정함에 있어 이를 제외함이 상당하다고 판단된다.
⑤ 원고는 2013년경부터 주식회사 **리빙 등 유사 제품을 판매하는 다른 업체들을 상대로는 여러 차례 민사소송 및 특허소송을 제기하였음에도 불구하고 피고 제품들에 대하여는 선행 확정판결 이후 별다른 이의를 제기한 바 없다. 앞서 본 바와 같이 피고 제품 2, 3에 대하여는, 이 사건 소를 제기함과 동시에 □□□상사를 상대로 그 침해금지를 구하는 소를 제기하였을 뿐이다.
5) 피고의 과실상계 주장에 대한 판단
가) 이에 대하여 피고는, 원고에게도 피고 제품들의 판매 사실을 알고도 이를 방치한 과실이 있으므로 과실상계를 하여야 한다고 주장한다.
나) 살피건대, 원고가 자신의 권리를 적극적으로 행사하지 아니하였다는 사정만으로는 원고에게 어떠한 과실이 있다고 보기 어렵고, 달리 원고가 이 사건 손해의 발생 또는 확대에 관하여 어떠한 과실이 있다고 인정할 증거가 없으므로, 피고의 과실상계 주장은 이유 없다.
5. 결론
따라서 피고는, 피고 제품 1, 2, 3을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 각 제품의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)을 하여서는 아니 되고, 피고의 주소지, 사무소, 공장, 창고, 영업소에 보관 중이거나, 피고가 제3자를 통하여 점유 중인 피고 제품 1, 2, 3의 완제품 및 반제품과 그 판매를 위한 선전광고물 일체를 폐기하며, 원고에게 손해배상금 200,000,000원 및 그 중 30,000,000원에 대하여는 불법행위일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장 부본 송달 다음날인 2017. 1. 24.부터, 170,000,000원에 대하여는 이 사건 청구취지 및 청구원인변경신청서 부본 송달 다음날인 2017. 11. 2.부터 각 피고가 그 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 판결선고일인 2018. 1. 24.까지는 민법에 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
그렇다면 원고의 이 사건 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
판사 김형두(재판장), 박주영, 김효정