특허권자는 특허무효심판청구가 있는 경우 심판청구서 부본을 송달받은 날이나 직권심리 이유를 통지받은 날로부터 일정한 기간 내에, 또는 심판청구인의 증거서류의 제출로 인하여 심판장이 허용한 기간 내에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있고{구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제133조의2 제1항 참조}, 이러한 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 이를 할 수 있으며, 심판관은 위 정정청구가 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것일 때에는 특허권자에게 그 이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는바(구 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제2항, 제5항 참조), 의견서 제출 기회를 부여하게 한 위 규정은 정정청구에 대한 심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이다. 따라서 정정청구의 적법 여부를 판단하는 특허무효심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용되지만, 정정의견제출통지서를 통하여 특허권자에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 별개의 사유를 들어 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 위법하다.
☞ 이 사건 정정청구에 대하여 심판관은 2010. 5. 19. 청구항 1의 정정사항 중 ‘맞대기 접합’을 ‘열융착 방식으로 맞대기 접합’으로 정정한 것은 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 것이어서 적법한 정정으로 인정되지 아니한다는 취지로 정정의견제출통지를 하였는데, 원심은, 청구항 1의 ‘맞대기 접합’을 ‘열융착 방식으로 맞대기 접합’으로 정정하는 것은 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하나, 청구항 2는 청구항 1의 종속항으로서 이 사건 정정청구에 의하여 ‘초음파 접합을 하는 것’에서 ‘열융착 방식에 의한 맞대기 접합과 초음파 접합을 함께 사용하는 것’으로 정정된다고 보고, 이러한 정정은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 사항이 추가되는 결과가 되므로, 이 사건 정정청구는 구 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제2항에 위배되어 받아들여질 수 없다는 취지로 판단한 사안에 대하여, 이 사건에서 정정불인정 이유의 판단대상으로 삼은 청구항이 원심판결에서는 이 사건 제2항 정정발명인 반면에 심판관의 정정의견제출통지서에서는 이 사건 제1항 정정발명이었고, 정정불인정의 구체적인 이유도 원심판결에서는 열융착 방식과 초음파 방식을 함께 사용하는 구성이 명세서에 없어 신규사항 추가라는 취지인 반면에 심판관의 정정의견제출통지서에서는 열융착 방식을 사용하는 구성이 명세서에 없어 신규사항 추가라는 취지이므로, 결국 원심은 심판관의 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 사유를 들어 이 사건 정정청구가 받아들여질 수 없다고 판단한 것이라고 본 사례(다만 원심의 위와 같은 판단은 이 사건 제2항 정정발명에 대한 잘못된 특허청구범위 해석을 전제로 한 것이고, 이 사건 정정청구는 정정의견제출통지서에 기재된 사유에 의하여 살펴보면 구 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제2항에 위배되어 받아들여질 수 없으므로, 원심이 이 사건 정정청구가 받아들여질 수 없다고 판단한 것은 결론에 있어서는 정당하다고 보아 상고를 기각한 사례)
