서울중앙지법 민사50부(재판장 성낙송 부장판사)는 지난달 31일 여성 의류업체인 발렌시아사(대리인 법무법인 양헌)가 "발렌시아(VALENCIA) 상표 사용을 중단하라"며 온라인 의류판매사인 F사를 상대로 낸 부정경쟁행위금지 가처분신청사건(2012카합94)에서 "여성 의류 영업과 관련해 사용해서는 안 된다"며 일부인용 결정을 내렸다. 재판부는 결정문에서 "발렌시아사는 15년 동안 여성용 의류에 발렌시아라는 상표를 사용하면서 소비자와 패션업계 종사자들의 인지도와 선호도를 취득했다"며 "F사가 사용하는 발렌시아 표장은 기존업체 상표와 외관과 호칭이 유사해 혼동을 일으킬 우려가 있다"고 지적했다. 재판부는 이어 "F사가 발렌시아라는 용어는 '오렌지 맛 칵테일'이라는 뜻의 보통명칭 혹은 '스페인의 지명'이기 때문에 상표로서 식별력이 없다고 주장하지만, 국내 널리 알려진 의류상표의 인지도에 편승해 이익을 얻으려고 상표법을 남용했다"고 밝혔다. 하지만 재판부는 "발렌시아라는 상표는 여성용 의류제품에 대해서만 식별력과 주지력을 취득했기 때문에 여성의류 이외의 제품에 대해서도 사용을 금지를 신청한 발렌시아사의 주장은 받아들이지 않는다"며 기각했다. 발렌시아사는 1999년부터 상표를 사용해온 의류업체로, F사가 지난해부터 비슷한 상표를 부착한 여성의류를 인터넷 쇼핑몰에서 판매하자 "유사 상표 사용은 상품혼동행위에 해당한다"며 지난 1월 가처분 신청을 냈다.

'불닭'은 보통명칭이므로 누구나 사용할 수 있다는 판결이 나왔다. 특허법원 제4부(재판장 원유석 부장판사)는 최근 홍초불닭을 운영하는 (주)홍초원이 "불닭이라는 명칭을 쓸 수 없게한 특허심판원 심결은 부당하다"며 처음 '불닭'상표를 등록한 김모씨 등을 상대로 낸 권리범위확인소송(2007허8047)에서 원고승소 판결을 내렸다. 상표법은 보통명칭에 대해서는 특정인의 독점을 금지하고 있다. 또 현행법 및 판례는 이미 등록된 상표라도 일반 소비자들의 인식 등에 따라 보통명칭화 여부를 판단해야 한다는 태도를 보이고 있다. 재판부는 판결문에서 "특정 등록상표나 서비스표가 보통명칭화 됐는지 여부는 특허청이 유사상표의 출원을 거절하고 있는지 여부가 아니라 일반소비자의 인식여부 등 거래실정을 기준으로 판단해야 할 것"이라며 "3월 기준으로 서울, 부산, 대구, 광주, 대전, 원주 거주의 20대 이상의 성인남녀 600명에 대한 '불닭'에 대한 '소비자인식'을 조사한 결과 60.3%의 소비자가 '불닭'을 특정인의 상표 또는 서비스표가 아닌, 상품 또는 서비스의 명칭을 뜻하는 보통명칭으로 인식하고 있는 것으로 조사됐는데, 이는 보통명칭으로 판례상 인정되고 있는 '지프(60%)'나 '마아가린(62.2%)'과 동등하다"고 밝혔다. 재판부는 또 "'불닭'은 명사로 국립국어원의 신조어사전에 등록돼있고 업종분류에서도 '찜닭'등과 함께 독립적인 닭고기 요리로 분류되고 있다"며 "피고들도 '불닭'을 보통명칭적으로 사용하고 있는바 이와 같은 거래상황하에서 일률적으로 '불닭'의 사용을 금지하는 경우에 기존 불닭요리나 안주를 판매하는 업자들은 대체할 명칭을 발견하지 못해 어려움을 겪을 것으로 예상된다"고 설명했다. 재판부는 이어 "피고들의 경우에는 등록상표·서비스표와 같은 외관을 가진 상표·서비스표를 사용하는 자에 대하여는 여전히 권리를 행사할 수 있다"며 "피고들의 상표권자로서의 이익보다는 일반소비자나 거래자들의 인식이나 거래업자들의 '불닭'명칭의 자유로운 사용에 의한 경쟁을 보호할 필요성이 더 크다고 할 것이므로 '불닭'은 보통명칭화 되었다고 봄이 상당하다"고 덧붙였다. 재판부는 "피고들은 '불닭'의 사용은 원고나 다른 업자들의 상표권침해행위로 인한 것이므로 보통명칭화의 대상이 될 수 없다고 주장하지만 등록된 상표의 경우에도 보통명칭화가 되는 경우가 있는데, 이는 상표권 침해적 사용을 전제로 하는 것"이라며 "위와 같은 주장은 등록된 상표의 보통명칭화를 인정하는 현행 판례 및 상표법의 규정에 반하는 것"이라고 피고들의 주장을 받아들이지 않았다.

패션잡화 브랜드 쌈지의 유명캐릭터 ‘딸기’소녀를 무분별하게 도용하던 경쟁업체에 법원이 제동을 걸었다. 서울중앙지법 민사50부(재판장 이동명 수석부장판사)는 8일 (주)쌈지가 “상표권을 따라했다”며 (주)이랜드리테일, 삼성테스코(주), (주)우진캐릭터 등 7명을 상대로 낸 상표권침해금지등 가처분(2007카합3358)사건에서 “딸기 캐릭터를 전시 또는 반포해서는 안된다”며 인용결정을 내렸다. 재판부는 결정문에서 “피신청인들은 ‘딸기’와 ‘DALKI’가 상표법에서 정한 ‘흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당해 식별력이 없다고 주장하나 상표법에서 말하는 ‘흔히 있는 성 또는 명칭’이란 자연인의 이름이나 법인, 단체의 명칭, 상호 등을 의미하는 것이지 모든 보통명사를 의미하는 것은 아니다”라며 “‘딸기’라는 보통명사가 가방, 문구류 등의 패션용품과 관련해 보통명칭 또는 관용상표이거나 기술적 표장이라고 볼 수 없다”고 밝혔다. 재판부는 이어 “등록상표의 사용이 그 출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 저작권이 우선하는 것이나 한편 저작권에 관한 등록은 하나의 공시제도에 불과해 등록관청은 그 실체적 권리관계에까지 심사할 권한이 없다”며 “박모씨가 창작한 피신청인의 도안이 2002년 3월11일 저작권등록부에 기재되기는 했으나 이미 그것과 실질적으로 유사한 도안이 창작·공표돼 있었고 박씨도 이런 사정을 알고 있었던 것으로 보이는 만큼 박씨가 딸기소녀 도안을 최초로 창작해 그 저작권을 취득했다고 보기 어렵다”고 설명했다. 재판부는 또 “피신청인들은 딸기소녀 표장이 주지·저명성을 획득하기 이전부터 이미 박씨의 저작권에 기해 국내에서 사용한 만큼 이를 계속 사용하는 것은 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 주장한다”면서 “그러나 부정경쟁방지법에 의하면 ‘부정경쟁의 악의·목적' 등 행위자의 주관적 의사를 요건으로 하고 있지 않아 피신청인들이 딸기표장의 존재를 알지 못한 채 사용해 왔다고 하더라도 신청인들의 표장과 혼동될 위험이 있다면 부정경쟁행위를 구성한다”고 설명했다.

'초코파이'의 상표권을 둘러싼 동양제과와 롯데제과의 법정분쟁에서 롯데측이 최종 승리했다. 대법원 특별3부(주심 유지담·柳志潭 대법관)는 12일 동양제과가 롯데제과의 '초코파이' 상표등록을 취소해 달라며 낸 상표등록무효 청구소송 상고심(99후2327)에서 동양측의 상고를 기각하고, 원고패소판결을 내린 원심을 확정했다. 재판부는 판결문에서 "일반 수요자나 거래자 사이에서는 '초코파이'가 상표로서 인식되고 있다기 보다는 원형의 작은 빵과자에 마쉬맬로우를 넣고 초코렛을 바른 과자류를 지칭하는 명칭으로 인식되고 있다"며 "따라서 이 사건 등록상표의 출원 당시나 등록사정시에는 인용상표의 '초코파이' 부분은 그것이 원고가 창작한 조어임에 상관없이 희석화 됨으로써 해당 상품의 보통명칭 내지는 관용표장이 돼 상품의 식별력을 상실했다고 봄이 상당하다"고 밝혔다. 국내 처음으로 초코파이를 생산한 동양제과는 74년 '오리온 초코파이'로 등록출원을 해 76년 등록을 마쳤으나, 79년 롯데제과가 '롯데 초코파이'라는 상표로 등록한 뒤 꾸준히 성장, 경쟁상대로 떠오르자 97년 롯데측의 상표등록을 취소해 달라며 특허심판을 냈다가 기각되자 소송을 냈었다.