먼저 등록된 상표가 직접 상표로 사용되지는 않더라도 광고 문구에 인용되는 등 간접적으로 활용되고 있다면 그와 유사한 후발 상표를 모방상표로 볼 수 있다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 특허3부(주심 김신 대법관)는 9일 ㈜선창아이티에스가 전모(52)씨를 상대로 낸 상표등록 무효소송 상고심(2011후3896)에서 원고패소판결한 원심을 깨고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "상표등록을 출원한 자가 출원시를 기준으로 특정인의 상표로 인식된 모방 대상 상표(선등록 상표)와 동일하거나 유사한 상표를 부정한 목적으로 사용하면 상표법상 등록이 허용되지 않는 모방상표이므로, 출원일 당시에 모방 대상 상표가 실제 상표로 사용되고 있지 않거나 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 명백하지 않다고 해도 곧바로 이 규정의 적용이 배제된다고 볼 수는 없다"고 밝혔다. 재판부는 "모방 대상 상표가 과거의 사용 실적 등으로 인해 여전히 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식돼 있고 상표등록을 출원한 자가 모방 대상 상표의 신용 등에 편승해 부당한 이익을 얻으려 하는 경우에는 출원된 상표가 모방 상표라고 볼 여지가 있다"고 설명했다. 재판부는 "모방 대상 상표의 권리자가 상표를 계속 사용하려고 하는 의사가 있는지 여부는 출원된 상표가 모방 상표인지를 판단하는 데 고려하는 여러 요소 중 하나에 불과한데도 등록상표 출원일 당시 특정인이 상표로 사용하거나 사용하려고 하지 않았다는 이유만으로 모방 상표가 아니라고 단정한 원심은 법리를 오해한 위법이 있다"고 지적했다. 선창산업과 분할된 선창아이티에스는 '선퍼니처' 상표를 부착한 가구 신제품 생산을 1991년 중단했다. 하지만 이후에도 2005년 1월까지 '선퍼니처의 명성 그대로 선우드 가구' 등의 문구를 사용해 광고를 해왔고, 선창아이티에스의 대리점들도 '선퍼니처의 차세대 가구 선우드'라는 문구를 사용하며 홍보했다. 전씨가 '썬퍼니처'라는 상표를 등록하자 선창아이티에스는 이 상표가 모방상표라는 주장을 하며 특허심판원에 상표등록이 무효라고 주장했지만 기각되자 소송을 냈다. 특허법원은 "전씨가 등록한 '썬퍼니처'가 모방상표여서 무효라고 하려면 선창이이티에스의 '선퍼니처'가 상표로 사용되고 있어야 하는데, 선창아이티에서는 '선퍼니처'상표를 '선우드' 상표를 수식하는 광고문구로 사용한 것일 뿐 이 상표를 사용했다고 볼 수 없다"며 원고패소 판결했다.

상표등록 취소소송에서 먼저 등록된 상표가 '식별력'을 갖고 있었는지는 후발 유사 상표의 등록 시점을 기준으로 판단해야 한다는 첫 대법원 판결이 나왔다. 나중에 등록된 유사 상표가 소비자에게 혼란을 주는 상표인지를 판단하려면 먼저 등록된 상표가 대중에게 독자적인 식별력을 가지고 있었는지가 가장 중요한 판단요소가 되는데, 이번 판결은 선등록 상표의 식별력 판단시점의 기준을 제시했다는 점에서 의미가 있다. 대법원 특허1부(주심 고영한 대법관)는 지난달 28일 'The coffee bean(더 커피빈)' 상표권자인 미국 인터내셔날 커피 앤 티 사(社)가 'Coffee bean cantabile(커피빈 칸타빌)' 상표권자인 (주)코리아세븐을 상대로 낸 상표등록 무효소송 상고심(2011후835)에서 원고패소판결한 원심을 깨고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "상표법상 취소대상인 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하는지 여부를 판단하려면 나중에 등록한 커피빈 칸타빌의 등록시기를 기준으로 먼저 등록한 더 커피빈이 'coffee bean' 부분에 대한 식별력을 취득했는지를 판단해야 한다"고 밝혔다. 재판부는 "2009년 말을 기준으로 더 커피빈의 매장 수가 전국적으로 188개에 이르고, 이 매장들을 관리하는 커피빈코리아는 국내에서 제2위의 커피체인점 업체로 2009년 1112억원의 연매출액을 달성한 점, 2007년부터 2010년까지 4년 연속 한국산업 고객만족지수 1위를 수상한 점, 거래계에서 '콩다방'으로 애칭되기도 하는 점 등을 감안하면 커피빈 칸타빌 상표등록시인 2009년 무렵에는 이미 더 커피빈의 상표 부분인 'coffee bean'이 수요자 간에 현저히 인식됐다고 볼 수 있다"고 설명했다. 재판부는 "양 상표의 공통부분인 'coffee bean'부분이 식별력을 가지는지 여부를 커피빈 칸타빌 등록시가 아닌 더 커피빈 상표등록시인 1998년 무렵으로 판단하고 이 시기에 'coffee bean' 상표가 일반 대중에게 식별력이 있던 부분이 아니었다는 이유로 커피빈 칸타빌이 등록취소상표가 되는지를 판단한 원심은 법리를 오해해 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다"고 지적했다. 인터내셔날 커피 앤 티는 1999년 1월 'The coffee bean'을 국내에 상표등록하고 2001년 5월 1호점을 낸 것을 시작으로 커피전문 체인점 영업을 해왔다. 코리아세븐이 2009년 9월 'coffee bean cantabile'을 상표등록하고 인스턴트 커피 판매업 등을 시작하자 인터내셔날 커피 앤 티는 2010년 8월 특허심판원에 코라아 세븐이 등록한 상표가 유사상표라며 등록을 취소해줄 것을 청구했으나 기각당하자 특허법원에 소송을 냈다.

LCD 패널용 유리기판 상표인 ‘JADE’와 전자수첩 상표인 ‘JADE POWER’는 유사표장이지만 용도와 판매부문이 달라 중복등록이 가능하다는 판결이 나왔다. 특허법원 특허2부(재판장 김의환 부장판사)는 최근 코닝 인코포레이티드사가 “JADE 등록거절결정은 부당하다”며 특허청장을 상대로 낸 거절결정(상) 소송(2009허4001)에서 “선등록상표와 표장은 유사하나 지정상품이 동일·유사하지 않다”며 원고승소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 “선등록 상표인 JADE POWER가 ‘제이드’로 약칭될 경우에는 코닝사의 JADE와 호칭이 동일하고, 연상되는 관념 역시 ‘비취’ 또는 ‘옥’ 등과 같이 동일하게 형성된다”며 유사한 표장에 해당한다고 밝혔다. 재판부는 그러나 “JADE의 지정상품인 LCD 패널용 유리기판은 LCD를 완성하기 위해 패널에 결합되는 유리시트형태의 부품인 반면, JADE POWER의 지정상품인 전자수첩 등 전자응용기기는 완성품으로 품질, 형상 및 용도 등이 서로 다르다”고 지적했다. 재판부는 이어 “JADE의 LCD 패널용 유리기판은 LCD 패널 생산업체에게 판매되고 있는 반면, JADE POWER의 전자수첩 등은 주로 가전제품 대리점이나 백화점 등에서 일반수요자에게 판매돼 판매부문 및 수요자 등이 서로 다르다”고 덧붙였다. 재판부는 또 “JADE의 LCD 패널용 유리기판이 JADE POWER의 전자수첩 등의 부품으로 사용될 수 있기는 하나 용도 및 판매부문 등의 측면에서 지정상품이 다르다”며 “JADE는 JADE POWER와 표장은 유사하나 지정상품이 동일·유사하지 아니해 상표법 제7조1항 제7호에 해당하지 아니하므로 상표등록을 받을 수 있다”고 설명했다. 코닝사는 지난해 3월 JADE 상표를 출원했으나 특허청은 8월 선등록 상표인 JADE POWER와 관련해 상표법 제7조1항 제7호에 해당한다며 거절결정을 했다. 코닝사는 9월 특허심판원에 거절결정의 취소를 구하는 심판(2008원9122)을 청구했으나 심판원은 지난 3월 받아들이지 않는 심판결정을 했다. 코닝사는 5월 심결을 취소해달라며 소송을 냈다.

'싱싱포장'상표가 그림과 결합된 상표인 경우 '싱싱'이나 '싱싱원'등 상표가 이미 등록되어 있다해도 특허청이 상표등록을 거절할 수 없다는 법원의 판결이 나왔다. 특허법원 제3부(재판장 김치중·金治中 부장판사)는 2일 박모씨가 특허청장을 상대로 낸 거절결정 취소 청구소송(☞2002허482)에서 원고승소판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "'싱싱포장'이라는 표현은 '싱싱하게 포장된 상품'이라는 인식 뿐 아니라 '상품을 싱싱하게 유지하는 포장'이라는 인식도 심어줄 수 있는 것이므로 지정상품이 내용물이든 포장재이든 어느 경우나 지정상품의 성질을 직접적으로 표시한 것에 지나지 않아 위 '싱싱포장'이라는 문자는 상표의 중요부분이 될 수 없다"며 "나머지 도형부분은 이미 선등록된 '싱싱'이라는 상표와 대비할 때 유사하지 않으므로 결국 위 상표는 등록될 적격이 있다"고 밝혔다. 특허청은 출원상표 중 '싱싱포장'이라는 문자부분은, 지정상품이 농산물인 경우에는 상품의 성질을 표시하는 것에 지나지 않아 식별력이 없고 도형부분만이 상표의 중요부분이 되므로 문제가 없으나, 지정상품이 포장재인 경우에는 '싱싱포장'이라는 부분이 상품의 성질을 표시하는 것으로 볼 수 없어 그 자체로 상표의 한 중요부분이 되며, 그런 경우 이미 선등록된 '싱싱'이라는 상표와 유사해 결국 위 지정상품에 대해서는 상표등록할 수 없다는 심결을 했었다. 이에 따라, '싱싱' 혹은 이에 유사한 표현을 사용하고 있는 기존의 상품포장재들에 관하여도 그 상표권의 유효성을 다시 따져 볼 여지가 생기게 된 것으로 보인다.