코스닥 상장사인 바이오벤처 레고켐바이오 사이언스가 덴마크 장난감 기업 레고와의 상표권 분쟁에서 최종 패소했다. 대법원 특별2부(주심 이동원 대법관)는 6일 레고 쥬리스 A/S(소송대리인 법률사무소 김·장 법률사무소 강경태, 장현진, 김동원, 지민경 변호사)가 레고켐바이오를 상대로 낸 등록무효소송(2020후11943)에서 원고승소 판결한 원심을 확정했다. 덴마크에서 설립된 레고는 세계적으로 저명한 장난감 회사로, 조립식 블록 완구 등에 선사용상표들을 사용해 왔다. 레고켐바이오는 의약품 개발 등을 목적으로 설립된 국내 법인이다. 레고켐바이오는 2015년 11월 'LEGOCHMEPHARMA' 상표를 출원했다. 그러자 레고는 이의신청을 했고, 이에 따라 특허청 심사관이 상표등록 거절결정을 했다. 레고켐바이오가 거절결정에 대해 불복심판을 청구하자, 특허심판원은 이를 받아들여 거절결정을 취소한 다음, 특허청 심사관이 다시 심사하도록 했다. 이에 2018년 9월 'LEGOCHMEPHARMA'에 대한 상표등록이 이루어졌다. 레고 측은 해당 등록상표에 대한 등록무효 심판청구를 했다. 특허심판원은 2020년 2월 "해당 등록상표에 등록 무효 사유가 없다"며 원고 청구 기각 심결을 했다. 결국 레고 측은 한달 뒤 특허법원에 심결의 취소를 구하는 소송을 냈다. 원심은 레고 측의 손을 들어줬다. 원심은 "완구류 등에 사용된 '선(先)사용상표들(레고)'는 등록상표 출원 당시 국내 일반 수요자들에게 장난감 레고의 출처 표시로 널리 알려진 저명한 상표에 해당한다"며 "선사용상표들과 'LEGOCHMEPHARMA'의 요부인 'LEGO'는 전체적으로 유사하다"고 판시했다. 이어 "양 표장에 대한 상품 출처의 혼동 가능성이나 경쟁 관계와는 상관없이 선사용상표들과 유사한 'LEGOCHMEPHARMA'가 사용됨으로써 저명상표주인 레고 측이 막대한 비용과 노력을 투자해 구축한 선사용상표들에 대한 긍정적 이미지, 광고선전력, 고객흡인력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석될 것"이라며 "'LEGOCHMEPHARMA'는 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하므로 등록이 무효로 되어야 한다"고 판단했다. 대법원도 'LEGOCHMEPHARMA'가 그 지정상품인 의약품류에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 판단했다. 재판부는 "상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인·혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것"이라며 "'식별력을 손상시킬 염려'는 '타인의 저명상표가 가지는 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려'를 의미하고, 그 여부는 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단해야 한다"고 판시했다. 그러면서 "선사용상표들은 저명상표에 해당한다며 "레고켐바이오가 선사용상표들과 연상 작용을 의도하고 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크고, 'LEGOCHMEPHARMA'와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성도 높다고 보인다"고 설명했다. 대법원 관계자는 "등록된 상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 '타인의 저명한 상표가 가지는 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표'에 해당해 그 등록이 무효로 되어야 한다고 본 첫 사례"라며 "해당 조항의 취지와 '식별력을 손상시킬 염려'의 의미에 대해 명시적으로 설시하고, '식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표'에 해당하는지 여부를 판단하는 구체적인 기준을 제시했다는 점에서 의의가 있다"고 말했다. 승소를 이끈 장현진(48·사법연수원 33기) 김앤장 법률사무소 변호사는 "2014년 개정 상표법에서 희석화 조문이 명시적으로 도입된 이후, 해당 조문을 적용하거나 구체적 판단 기준을 제시한 대법원 판단은 없었는데 이 사건은 상표법에 '희석화 조문'이 최초로 도입된 이후 희석화를 인정한 첫번째 대법원 사건"이라며 "희석화 적용의 기준을 제시한 사건이라는 점에서 시사하는 바가 크다"고 말했다.

MBC 간판 라디오 프로그램인 '별이 빛나는 밤에(별밤)'의 제호를 무단으로 뮤지컬 제목에 사용한 공연기획사가 배상금을 물게 됐다. 서울중앙지법 민사62부(재판장 함석천 부장판사)는 MBC(소송대리인 법무법인 광장)가 공연기획사인 A사를 상대로 낸 제호사용 등 금지 청구소송(2016가합552302)에서 "A사는 '별밤'을 뮤지컬 제목으로 사용할 수 없다. A사는 1500여만원을 지급하라"며 최근 원고승소 판결했다. 재판부는 "방송프로그램 제목은 그 자체로 바로 영업의 출처를 표시하는 기능을 가진다고 보기는 어렵다"면서도 "방송기간과 횟수, 규모 등 구체적·개별적 사정에 비추어 볼 때 현저하게 개별화됐다면 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 '영업표지(타인의 영업임을 표시한 표지)'로 보호된다"고 밝혔다. 현저히 차별화돼 널리 인식된 영업표지 해당 이어" MBC가 48년 동안 제작해 송출해온 '별밤'은 라디오 프로그램으로서는 드물게 높은 청취율을 지속적으로 유지했다"며 "2009년 한국갤럽조사연구소가 실시한 '가장 기억에 남는 라디오 프로그램' 1위를 차지하는 등 높은 인지도를 유지하고 있다"고 설명했다. 그러면서 "'별밤'은 MBC의 라디오 음악 방송프로그램임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화돼 국내에 널리 인식된 영업표지에 해당한다"며 "A사는 뮤지컬에 '별밤'을 제목 그대로 사용하고 '별밤'을 연상할 수 있는 내용을 담아 MBC의 활동으로 혼동할 수 있도록 해 MBC의 영업상 이익을 침해했다"고 판시했다. 중앙지법 "공연기획사는 1500만원 배상하라" '별밤'은 1969년 3월부터 지금까지 방송되고 있는 MBC의 대표적인 음악프로그램으로 두터운 애청자 층을 바탕으로 한때 20%가 넘는 높은 청취율을 기록하기도 했다. A사는 지난해 5월 '별밤'을 제목으로 한 뮤지컬을 제작해 공연했다. 뮤지컬에서 공연되는 음악들은 주로 '별밤'에서 방송되던 곡들로 1980~1990년대 유행한 대중가요들로 구성됐다. 이에 MBC는 같은해 8월 '별밤' 명칭 사용금지와 함께 "1500여만원을 배상하라"며 소송을 냈다.

프랑스의 명품 브랜드 업체인 '에르메스'가 자사 핸드백 제품과 비슷한 모양에 '눈'을 모티브한 도안을 핸드백 전면부에 부착한 일명 '눈알가방'을 만들어 판매한 국내 가방업체를 상대로 소송을 냈지만 2심에서 패소했다. '눈알가방'이 에르메스 핸드백과 형태가 유사하지만, 독창적인 창의성이 있고 가격과 주고객층 등이 달라 에르메스의 경제적 이익을 침해한다고 볼 수 없다는 것이다. 서울고법 민사4부(재판장 배기열 부장판사)는 에르메스의 프랑스 본사인 에르메스 앵떼르나씨오날과 한국 지사인 에르메스코리아가 눈알가방 제조업체인 플레이노모어 대표 김채연씨와 플레이노모어 명동점 대표 오모씨(소송대리인 법무법인 율촌)를 상대로 낸 부정경쟁행위금지 등 청구소송(2016나2035091)에서 김씨 등에게 1억원을 배상하라고 판결한 1심을 취소하고 최근 원고패소 판결했다. 재판부는 "김씨가 제품을 디자인할 때 에르메스 제품 형태를 일부 차용했으나, '보석 같이 반짝이는 눈'을 모티브한 도안들을 제품 전면 대부분에 크게 부착해 돋보이게 하는 방식으로 창작적 요소를 가미했다"며 "김씨 제품의 창작성과 독창성 및 문화적 가치 등을 종합적으로 고려할 때 김씨 등에게 에르메스 제품 형태의 인지도에 무단으로 편승하기 위한 의도가 있었다고 단정하기 어려워 부정경쟁행위로 볼 수 없다"고 밝혔다. 재판부는 김씨가 '가치 소비', '합리적이고 가치 있는 창조', '값비싼 물건에 구애받지 말고 패션 본연의 즐거움을 회복하자'는 디자인 철학 등을 바탕으로 에르메스 제품 형태를 일부 차용한 다음 자신이 만든 도안을 전면 대부분에 크게 배치해 대비되게 함으로써 새로운 심미감과 독창성을 구현했다고 판단했다. 또 "가격, 판매장소·방법, 주고객층을 확연히 달리해 에르메스 제품과 김씨의 제품 사이에 오인·혼동 가능성이 인정된다고 보기 어렵다"며 "김씨 등의 제품 제작·판매행위가 에르메스에 경제적 손해를 끼칠 우려도 적다"고 판시했다. 명동에 매장을 두고 있는 플레이노모어는 에르메스의 켈리백 또는 버킨백과 유사한 모양의 핸드백에 큰 눈알 모양의 도안을 부착한 핸드백을 제작해 10만~20만원에 판매했다. 외국과 국내 유명 연예인들이 이 가방을 착용한 사진을 SNS에 올리며 큰 인기를 누렸다. 에르메스는 "켈리백과 버킨백 형태와 유사한 모양으로 제품을 만들어 판매한 것은 부정경쟁행위"라며 소송을 제기했다. 1심은 "눈알가방과 에르메스의 켈리백·버킨백을 외관상으로 혼동할 우려는 없다"면서도 "켈리백과 버킨백이 가지고 있는 고유한 가방의 형태로부터 인식되는 상품의 명성이 소비자들에게 중요한 구매동기가 된다"며 에르메스 측의 손을 들어줬다.

'현대'라는 상표는 현대중공업과 현대건설 등 옛 현대그룹으로부터 계열분리 된 범 현대그룹에 속한 기업만 사용할 수 있다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 특별2부(주심 조희대 대법관)는 지난달 29일 ㈜현대중공업과 ㈜현대건설(소송대리인 법무법인 세종)이 ㈜현대IBT를 상대로 "회사 이름에 '현대'라는 상표를 사용하지 말라"며 낸 등록무효소송 상고심(2012후3657)에서 원고승소 판결한 원심을 확정했다. 2000년 현대전자 계열사로 설립된 현대IBT는 2003년과 2008년 '현대'라는 상표로 지정 상품을 추가 등록 출원했다. 현대중공업과 현대건설은 2010년 7월 특허심판원에 "현대IBT는 범 현대그룹 계열사와 혼동될 수 있다"며 "현대IBT의 상표를 무효로 해달라"고 청구했다. 이들은 특허심판원이 청구를 기각하자 특허법원에 소송을 냈다. 특허법원은 "옛 현대그룹은 건설, 자동차, 중공업, 백화점 등 대기업을 계열사로 보유했고, 1998년 대규모 계열분리로 현대중공업그룹, 현대건설그룹, 현대자동차그룹 등으로 분리됐지만 현대라는 이름을 사용하고 있다"며 "현대IBT는 인지도가 높지 않은 중소기업에 불과해 일반인들이 범 현대그룹 계열사 상품과 혼동할 우려가 있다"며 상표를 취소해야 한다고 판결했다. 대법원은 특허법원의 판단이 정당하다고 판결했다. 앞서 현대자동차 등 범 현대그룹 9개 회사는 현대스위스저축은행을 상대로 비슷한 소송을 내 승소한 바 있다.

앞으로 원조 '대일밴드'를 제외하고는 1회용 밴드에 '대일'이라는 이름을 붙일 수 없다. 법원이 '대일밴드'에 대해 보통명사가 아니라 브랜드명이라고 인정했기 때문이다. 1회용 밴드에 맨 처음 '대일'이라는 이름을 붙인 것은 대일화학공업이었다. 대일밴드의 인기가 높아지자 후발업체도 밴드 등에 '대일'이라는 이름을 붙여팔기 시작했다. 2002년에 설립한 대일제약은 아예 회사명에 '대일'을 포함시켜 '대일제약 밴드' 등의 이름으로 팔았다. 서울중앙지법 민사13부(재판장 심우용 부장판사)는 최근 ㈜대일화학공업이 ㈜대일제약을 상대로 낸 부정경쟁행위금지 등 청구소송(2013가합506506)에서 원고승소 판결했다. 재판부는 판결문에서 "여러 업체가 1회용 밴드에 '대일'이라는 표장을 사용하고 있다는 것만으로 '대일밴드'가 1회용 밴드를 지칭하는 명칭으로 사용되고 있다고 보기 어렵다"며 "후발업체인 대일제약은 '대일'이라는 상품표지를 1회용 밴드 등에 사용해서는 안된다"고 밝혔다. 재판부는 "지난해 인지도를 조사한 결과, 응답자의 83%가 1회용 밴드 중 가장 먼저 생각나는 브랜드가 '대일밴드'라고 답했다"며 "'대일밴드'가 1회용 밴드가 아니라 브랜드명으로 인식되고 있는 것으로 보인다"고 설명했다. 전기식 스팀청소기 제조·판매하는 것으로 유명한 한경희씨의 이름을 한씨와 관계가 없는 청소업체 등이 사용해서는 안 된다는 판결도 나왔다. 서울중앙지법 민사50부(재판장 조영철 수석부장판사)는 최근 ㈜한경희생할과학 대표 한경희씨가 청소업체 '한경희청소' 대표 도모씨를 상대로 낸 상표전용사용권침해금지 및 부정경쟁행위금지 가처분신청을 받아들였다. 재판부는 결정문에서 "한씨가 2003년부터 전기식 스팀청소기를 제조·판매하면서 '한경희'를 청소기 이름으로 붙였기 때문에 '한경희'라는 이름은 전기식 스팀청소기 제조와 판매 영업을 표시하는 표지로 국내에 널리 알려졌다"며 "도씨가 청소업체에 '한경희청소'라는 영업표지를 사용하는 것은 사람들로 하여금 두 회사가 밀접한 관계에 있다고 오인하게 하는 행위로 부정경쟁행위에 해당한다"고 밝혔다.

'Kitson' 상표를 둘러싸고 벌어진 국내외 업체간 특허소송에서 미국업체가 승소했다. 대법원은 이 판결에서 매출액이 높고 유력 언론에 자주 보도가 됐다면 소비자들에게 상표 인지도가 있다고 봐야 한다고 판단해 유사 사건에도 영향을 미칠 전망이다. 대법원 특허2부(주심 신영철 대법관)는 13일 'Kitson' 상표를 국내에 먼저 등록한 액서서리 제조 판매회사인 (주)메인원이 액서서리와 의류 브랜드인 미국 Kitson의 상표권자 에이-리스트(A-list)사를 상대로 낸 상표권 등록무효소송 상고심(2012후1941)에서 원고승소판결한 원심을 깨고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "에이-리스트사의 Kitson상표는 2000년께부터 미국의 대표적인 쇼핑 중심지인 캘리포니아 로스앤젤레스의 러버트슨 거리에 본점을 둔 패션 소매업체의 상호로 의류와 신발, 가방, 모자 등 상품에 부착된 상표로 사용돼왔고 2006년 매출액이 2000만달러에 이르고 '월스트리트 저널(The Wall Street Journal)'과 '유에스에이투데이(USA today)' 등 주요 일간지와 방송 등을 통해 헐리웃 스타들이 애용하는 상표라는 점과 유명인사들에 의해 널리 알려진 상표라는 점이 보도가 됐다"고 설명했다. 재판부는 "비록 에이-리스트의 Kitson이 미국의 동종 상품 시장의 전체 매출액에서 차지하는 비중을 알 수 있는 구체적 자료가 없고 광고실적이나 광고 규모 등을 알 수 있는 자료가 없더라도 매출액과 언론보도 내역, 판매기간 등을 종합하면 에이-리스트의 Kitson은 미국 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식돼 있었다고 보는 것이 맞다"고 덧붙였다. 에이-리스트는 2010년 12월 특허심판원에 먼저 Kitson을 등록한 국내업체 메인원을 상대로 등록무효심판을 내 메인원이 Kitson을 국내상표로 등록한 것은 무효라는 결정을 받았다. 메인원은 결정에 불복해 등록무효소송을 냈고, 특허법원은 에이-리스트사가 Kitson상표를 사용해 벌어들인 매출액이 전체 시장에서 어느 정도의 비중을 차지하는지, 광고실적이나 광고 규모가 어느 정도인지 증명하는 구체적 자료가 없다는 점을 이유로 "에이-리스트사의 Kitson상표는 국내는 물론 미국에서 일반 수요자들에게 현저하게 인식돼 있지 못하다"며 특허심판원의 심결을 취소하는 판결을 내렸다.

서울중앙지법 민사50부(재판장 성낙송 부장판사)는 지난달 31일 여성 의류업체인 발렌시아사(대리인 법무법인 양헌)가 "발렌시아(VALENCIA) 상표 사용을 중단하라"며 온라인 의류판매사인 F사를 상대로 낸 부정경쟁행위금지 가처분신청사건(2012카합94)에서 "여성 의류 영업과 관련해 사용해서는 안 된다"며 일부인용 결정을 내렸다. 재판부는 결정문에서 "발렌시아사는 15년 동안 여성용 의류에 발렌시아라는 상표를 사용하면서 소비자와 패션업계 종사자들의 인지도와 선호도를 취득했다"며 "F사가 사용하는 발렌시아 표장은 기존업체 상표와 외관과 호칭이 유사해 혼동을 일으킬 우려가 있다"고 지적했다. 재판부는 이어 "F사가 발렌시아라는 용어는 '오렌지 맛 칵테일'이라는 뜻의 보통명칭 혹은 '스페인의 지명'이기 때문에 상표로서 식별력이 없다고 주장하지만, 국내 널리 알려진 의류상표의 인지도에 편승해 이익을 얻으려고 상표법을 남용했다"고 밝혔다. 하지만 재판부는 "발렌시아라는 상표는 여성용 의류제품에 대해서만 식별력과 주지력을 취득했기 때문에 여성의류 이외의 제품에 대해서도 사용을 금지를 신청한 발렌시아사의 주장은 받아들이지 않는다"며 기각했다. 발렌시아사는 1999년부터 상표를 사용해온 의류업체로, F사가 지난해부터 비슷한 상표를 부착한 여성의류를 인터넷 쇼핑몰에서 판매하자 "유사 상표 사용은 상품혼동행위에 해당한다"며 지난 1월 가처분 신청을 냈다.

국내 기업이 독자적으로 인지도와 영업능력을 쌓았다면 해외업체가 먼저 동일한 상호를 사용하고 있더라도 상표등록을 할 수 있다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 특허2부(주심 김용덕 대법관)는 국내 외식업체 '와라와라'를 운영하는 (주)에프앤디파트너가 일본업체 가부시키가이샤 몬테로자를 상대로 낸 상표권 등록무효심결 취소소송 상고심(2012후894)에서 원고패소 판결한 원심을 깨고 최근 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "에프앤디파트너는 2003년부터 국내에서 'WARAWARA'라는 표장을 지속적으로 사용하면서 일본풍 주점을 운영하거나 일본풍 주점의 프랜차이즈업체를 영위함으로써 2007년 상표출원 당시 이미 표장에 관해 국내에서 독자적으로 상당한 인지도와 영업상 신용을 획득한 반면, 일본업체인 몬테로자가 먼저 사용한 '笑笑·わらわら(와라와라)'는 국내에 거의 알려지지 않았다"고 설명했다. 재판부는 이어 "몬테로자는 자사의 표장을 이용해 한국시장에 진출하려는 계획을 세운 바 없으며, 에프앤디파트너 역시 몬테로자와 접촉해 등록서비스표권을 거래하려 한 적이 없었던 점 등을 고려하면 'WARAWARA'는 애프앤디파트너가 자신의 독자적인 영업상 신용 및 인지도에 기초해 그 사업영역을 확장하기 위해 출원한 것으로 볼 수 있을 지언정 몬테로자가 먼저 사용한 서비스표들의 영업상 신용에 편승해 부당한 이익을 얻을 목적 또는 몬테로자의 국내시장 진입을 저지하거나 대리점계약의 체결을 강제할 목적 등 부정한 목적을 가지고 출원한 것으로 단정할 수 없다"고 밝혔다. 에프앤디파트너는 2001년부터 와라와라라는 상호로 일본식 주점 프랜차이즈 영업을 하다 2007년 'WARAWARA' 상표등록을 마쳤다. 몬테로자는 자신들이 먼저 사용한 상표를 부당하게 등록했다며 특허심판원에 상표등록무효를 청구했고, 몬테로자의 청구가 인용되자 에프앤디파트너는 소송을 제기했다. 특허법원은 "몬테로자가 먼저 사용한 '笑笑·わらわら(와라와라)'와 동일한 호칭의 'WARAWARA'는 동종 서비스업에 사용될 경우 출처의 오인이나 혼동을 일으킬 염려가 높다"며 원고패소 판결했다.

어린이용 과학그림책 시리즈로 유명한 '신기한 스쿨버스(The Magic School Bus)'는 다른 출판사의 '스쿨버스'라는 책의 상표권을 침해한 것으로 볼 수 없다는 판결이 나왔다. 서울중앙지법 민사12부(재판장 박희승 부장판사)는 최근 '스쿨버스'라는 책을 발간한 (주)대교가 "우리책의 상표권을 침해했다"며 '신기한 스쿨버스'라는 어린이용 과학그림책 시리즈를 만들고 있는 미국의 스콜라스틱 인크(Scholastic Inc.)와 국내 독점판매권을 갖고 있는 (주)비룡소 등을 상대로 낸 상표권침해금지등 청구소송(2009가합138319)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "'신기한 스쿨버스'와 '스쿨버스'는 음절수가 상이하고 그 외관 및 칭호가 상이하다"며 "스쿨버스를 타고 인체, 과거, 우주 등으로 이동하며 과학원리 등을 설명하는 것과 같이 어린이들의 흥미를 자극하는 의미를 담고 있는 '신기한 스쿨버스'와는 그 관념도 상이한 만큼 2개의 표장이 유사하다고 볼 수 없다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "피고의 '신기한 스쿨버스'는 1986년 출판된 이래 2007년 기준 전세계적으로 약 5,300만부가 판매됐고, 2006년 북링크스 영원한 교감 선정작 중 올해의 책, 1994년 PARENTING지에 의해 10베스트 어린이도서상 등을 수상하는 등 텔레비전, 출판, CD-ROM 부분에서 각종 수상작에 선정됐었다"며 "또 '신기한 스쿨버스'는 미국을 비롯해 전 세계적으로 상표권을 보유하고 있고, 1997년 국내 EBS에 방영된 이래 여러 방송국에서 만화영화로 방영됐고, 언론보도에 따르면 해리포터시리즈 등과 함께 21세기 밀리언셀러라고 보도된 만큼 세계적 인지도 및 국내에서의 인지도에 비춰 '신기한 스쿨버스' 상표 전체로서 '스쿨버스'와 비교해야지 '스쿨버스'부분만 떼어내 유사여부를 판단할 수 없다"고 덧붙였다. 재판부는 또 "서적류의 제호는 특별한 사정이 없는 한 해당 저작물의 창작물로서 명칭 내지 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이어서 누구든지 사용할 수 있는 것으로 상표법 제51조 규정에 의해 상표권의 효력이 미치치 않는 것이 원칙이다"며 "그러나 타인의 등록상표를 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등 특별한 경우에는 구체적인 사정에 따라 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처를 표시할수 있는 만큼 상표권의 효력이 미칠 수 있다"고 설명했다.

'소문난 삼부자'는 '삼부자' 상표와 동일하게 인식되는 상표이므로 사용해서는 안된다는 취지의 대법원판결이 나왔다. 대법원 특별1부(주심 김능환 대법관)는 '삼부자' 상표권자 이모(68)씨가 '소문난 삼부자' 등을 사용한 (주)H사를 상대로 낸 상표등록취소소송 상고심(☞2010후1435)에서 원고패소 판결한 원심을 깨고 사건을 최근 특허법원으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "'소문난 삼부자' 등의 상표들은 등록상표 '삼부자'에 '소문난'이라는 문자부분이 부가된 것인데 이 부분은 '삼부자'보다 글자 크기가 작고, 상단에 위치하거나 일정한 간격을 두고 좌측에 경사지게 결합돼 있고 일부는 '삼부자'부분과 색깔에 차이가 있어 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것"이라고 설명했다. 재판부는 이어 "'소문난'은 '사람들의 입에 오르내려 널리 알려져 있음'을 뜻하는 것으로 등록상표의 인지도나 명성 등을 강조하는 부기적인 표현에 불과해 '삼부자'와 결합해 새로운 관념이 형성된다고 볼 수 없다"고 덧붙였다. 따라서 재판부는 "'소문난 삼부자' 등이 일반 수요자나 거래자에게 '삼부자'와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식되지 않아 '소문난 삼부자' 등은 거래사회의 통념상 등록상표인 '삼부자'와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표사용에 해당한다"고 판단했다.