SK케미칼이 노파르티스 아게(노바티스)의 패치형 치매치료제인 '엑셀론 패치(리바스티그민)'에 대한 특허권을 침해해 노파르티스 아게에 120억여 원을 배상하라는 특허법원 판단이 나왔다. 특허법원 25-1부(임영우, 우성엽, 김기수 고법판사)는 18일 노파르티스 아게가 SK케미칼을 상대로 제기한 특허권침해금지 등 청구소송 항소심에서 "SK케미칼은 노파르티스 아게의 특허권을 침해했고, 그로 인한 손해배상 등 120억여 원을 지급하라"며 원고승소 판결했다(2021나1787). 패치형 치매치료제인 '엑셀론 패치(리바스티그민)'에 대한 특허권자인 노파르티스 아게는 1997년 8월 29일에 등록한 특허의 만료를 앞두고 2012년 4월 특허청에 존속기간 연장승인신청을 했다. 하지만 이듬해 불승인 처분을 받았다. 이에 불복한 노파르티스 아게는 특허청을 상대로 불승인 처분을 취소해달라는 행정소송을 제기해 대법원에서 승소 판결을 받았다. 해당 판결에 따라 특허청은 2018년 12월 존속기간 연장을 승인(873일)했다. 문제는 해당 존속기간 연장승인처분이 있기 전, SK케미칼이 엑셀론 패치의 특허발명을 침해하는 의약품을 생산해 유럽 각지로 수출했다는 점이다. 이에 SK케미칼은 특허청의 노파르티스 아게에 대한 존속기간 연장 승인이 나오자 특허청장을 상대로 연장승인 처분을 무효 또는 취소해달라며 행정소송을 냈다. 하지만 법원은 기각했고 이는 그대로 확정됐다. 노파르티스 아게가 반격에 나섰다. SK케미칼을 상대로 특허침해로 인한 손해배상 소송을 제기했다. 노파르티스 아게 측은 "SK케미칼이 해당 제품을 생산한 행위, 그 제품을 유럽 국가에 수출한 행위, 국내에서 판매한 행위는 특허권의 침해에 해당한다"고 주장했다. 재판부는 SK케미칼이 특허 존속기간 연장 이전에 국내에서 해당 제품을 생산한 행위는 특허침해 행위에 해당한다고 판단했다. 재판부는 "특허법상 존속기간 연장승인처분은 당초 존속기간 만료일에 소급해 효력을 가지므로, 연장승인처분에 의해 노파르티스 아게 특허권의 존속기간은 연장됐다고 봐야 한다"며 "SK케미칼이 연장된 존속기간 만료일 이전에 국내에서 제품을 생산한 행위는 특허침해 행위에 해당한다"고 밝혔다. 이어 "SK케미칼의 제품은 노파르티스 아게의 제네릭으로서 주성분, 함량, 제형, 효능·효과, 용법·용량이 동일한 의약품"이라며 "노파르티스 아게 제품의 대체품임이 명백하고 SK케미칼이 이를 유럽에 수출함으로써 노파르티스 아게 제품의 매출이 감소했을 것으로 보인다"고 판단했다. 결국 "이러한 노파르티스 아게의 손해는 SK케미칼의 국내에서의 특허권 침해행위와 상당인과관계가 있다고 보는 것이 타당하다"고 밝혔다. 다만 재판부는 SK케미칼이 노파르티스 아게로부터 특허침해행위를 경고하는 내용의 내용증명을 송달받기 이전까지의 기간에 대해 특허법 제130조의 과실추정이 깨진다고 판단했다. 따라서 "내용증명 송달 이후의 기간에만 특허침해행위에 대한 SK케미칼의 주의의무위반이 인정된다"고 했다. 손해배상액은 총 113억여 원이 인정됐다. SK케미칼의 해당 제품에 대한 국내 생산과 유럽 판매 매출이 특허침해와 상당인과관계에 있는 손해에 해당하지만, 특허청의 존속기간 연장불승인 처분을 신뢰했다는 등의 사정이 고려됐다. 재판부는 또 "SK케미칼은 내용증명을 송달받기 전까지 제품을 생산해 특허권자인 노파르티스 아게로부터 허락을 받은 바 없이 특허를 무단으로 실시해 법률상 원인 없는 이익을 얻었고, 이에 따라 노파르티스 아게는 손해를 입었다"며 7억여 원의 부당이득을 반환하라고 판시했다. 앞서 1심은 SK케미칼이 노파르티스 아게에게 25억 원 지급 판결을 내렸다.

특허침해 여부에 대해 주의깊게 조사하지 않고서 의뢰인 요청에 따라 의뢰인의 경쟁업체가 거래하는 업체에 특허침해 경고장을 보내 거래를 중단시킨 변호사에게 법원이 손해배상 책임을 인정했다. 서울중앙지법 민사11부(재판장 김기영 부장판사)는 식자재 유통업체인 ㈜임실치즈에프엔비, ㈜엔제이와 유통업자 최모씨가 변호사 A씨를 상대로 "특허권을 침해하는 물품을 유통시키지 않았는데도 거래처에 특허 침해를 중지하라는 경고장을 보내서 거래를 중단시켜 손해를 입었으므로 모두 2억770여만원을 배상하라"며 낸 손해배상 청구소송(2014가합551954)에서 1일 원고승소 판결했다. 재판부는 판결문에서 "피고가 원고들의 거래처에 보낸 경고장은 단순히 특허 침해의 가능성을 언급한 것이 아니라 특허 침해를 단정하고 있는데, 가처분 신청 등 사법적 구제절차를 취하지 않고 원고들의 거래처에 거래 중단을 요구하면서 이를 거절할 경우 모든 조치를 취하겠다는 취지의 경고장을 보낸 것은 정당한 권리행사를 벗어난 위법행위에 해당한다"고 설명했다. 이어 "변호사는 의뢰인에게 위임받은 취지에 따른 의무를 부담함은 물론, 권리 침해자로 지정한 제3자에 대해서도 부당하게 권리를 침해하지 않도록 주의해야 하는데도, A씨는 자신이 대표변호사로 있는 특허법률사무소 소속 변리사들의 판단만을 신뢰해 특허 침해를 단정한 뒤 제품 판매중지를 요구하는 경고장을 보내 원고들의 영업활동을 방해했다"고 판단했다. 의뢰인 요청 받고 "침해" 단정… 거래 중단 요구 "법적조치 안 취하고 경고장 보낸 것은 위법행위" 또 "부당한 특허침해 경고행위에 따른 책임은 특허권자에게만 한정할 근거는 없고 경고 행위를 실행한 사람이라면 일반불법행위 법리에 따라 손해배상 책임을 부담하므로, 의뢰에 따라 대리인으로 경고장을 발송했다 해도 불법행위가 인정된다"고 설명했다. 임실치즈에프엔비는 사탕같은 알갱이가 든 빨대 '퀵밀크매직시퍼'를 만드는 헝가리의 F사와 빨대 수입 계약을 맺은 뒤 2011년 4월 엔제이, 5월 최씨가 운영하는 유통업체 해심원과 제품 공급 계약을 체결했다. 6개월 뒤 엔제이와 해심원은 홈플러스와 농협중앙회에 퀵밀크매직시퍼를 사용한 자사 제품을 납품했다. A씨는 2012년 5월 우리나라에 '음료의 맛을 내는 빨대'에 대한 특허를 등록한 말레이시아 회사로부터 퀵밀크매직시퍼의 판매처인 홈플러스와 농협중앙회 등에 특허 관련 경고장을 보내달라는 요청을 호주의 한 로펌을 통해 받았다. 이후 2012년 6월 발신인을 본인으로 기재해 홈플러스와 농협중앙회 등에 '특허침해에 대한 경고 및 중지요구'라는 제목의 경고장을 보냈다. 경고장을 받은 홈플러스와 농협중앙회는 엔제이와 해심원에 제품을 반품하며 매입을 중단했고, 원고들은 피고의 경고장 발송으로 손해를 입었다며 소송을 냈다.

특허침해소송에서 특허의 요건인 '진보성'이 부정된다면 특허등록무효로 확정되기 전이라도 손해배상청구를 기각할 수 있다는 대법원 판결이 나왔다. 이번 판결로 "신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권 침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다"고 판시한 종전 대법원 판결(98다7209)은 변경됐다. 대법원 전원합의체(주심 이상훈 대법관)는 19일 엘지전자가 "대우일렉트로닉스가 제조·판매한 드럼세탁기가 특허발명을 침해했으므로 제품을 폐기하고 88억여원을 배상하라"며 대우일렉트로닉스를 상대로 제기한 특허권침해금지 및 손해배상 청구소송 상고심(☞2010다95390)에서 대법관 전원일치 의견으로 원고패소 판결을 내린 원심을 파기하고 사건을 서울고법으로 되돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대해 형식적으로 특허등록이 돼있음을 기화로 그 발명자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐"이라며 "특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정돼 그 특허가 심판에 의해 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당해 허용되지 않는다"고 밝혔다. 하지만 재판부는 이 사건에 대해서는 "발명은 각각의 구성이 유기적으로 결합한 전체로 볼 때 선행기술에 비해 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되므로 기술에 의해 진보성이 부정돼 특허가 무효로 될 것임이 명백하다고 볼 수 없다"고 판단했다. 엘지전자는 2004년 드럼세탁기의 소음과 고장을 줄일 수 있는 구동부 구조에 대한 특허발명권을 등록했다. 같은 해 대우일렉트로닉스가 유사한 구조의 드럼세탁기를 출시하자 2007년 엘지전자는 소송을 제기했다. 대우전자는 "엘지전자가 주장하는 특허권은 이미 존재하는 '선행기술'에서 쉽게 고안할 수 있는 것이므로 특허의 요건인 '진보성'을 결여해 특허권을 근거로 한 손해배상 청구 등은 부당하다"고 항변했고, 원심은 이를 받아들였다.

특허명세서가 부실해 특허대상기술이 무엇인지 파악할 수 없다면 특허침해여부를 판단할 수 없다는 판결이 나왔다. 이번 판결은 어떤 기술이 이미 등록된 특허기술을 침해하는지 여부를 판단할 때에는 등록된 특허기술의 내용과 범위를 파악하는 것이 우선적으로 이뤄져야 하는 만큼 특허권자의 특허명세서가 불명확한 경우 특허의 기술적 범위를 특정할 수 없으므로 그 특허의 권리범위가 인정될 수 없어 이로 인한 특허침해여부 판단은 할 수 없다는 취지이다. 서울중앙지법 민사12부(재판장 양재영 부장판사)는 최근 세계적인 시추선 건조기업 트랜스오션 오프쇼어 딥워터 드릴링사가 “시추선 제조과정에서 특허기술을 침해했다”며 삼성중공업(주)를 상대로 낸 손해배상 청구소송(2007가합23178)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 “일반 민사법원에서 특허침해 판단을 할 때도 특허권의 기술내용 파악 및 권리범위 확정작업이 우선적으로 이뤄져야 한다”며 “특허청구범위가 그 자체로 명확하고 간결하게 기재된 것이 아니거나 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다면 일반 민사법원의 입장에서는 특허발명의 구체적인 구성요소나 권리내용을 파악할 수가 없어 침해판단의 다음 단계로 나아갈 수가 없다”고 지적했다. 재판부는 이어 “따라서 특허청구범위의 기재나 발명의 상세한 설명, 기타 도면에 의하더라도 그 구성요소가 추상적이거나 불분명해 특허발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 경우에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없고 이는 법원의 직권판단대상이 된다”고 밝혔다. 재판부는 또 “특허명세서를 명확히 기재할 것을 엄격하게 요구하는 것은 출원자가 신청하지 않은 발명에 대해서까지 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것이고, 특허청구범위 기재불비로 인한 불이익은 명세서의 작성책임이 있는 특허출원인이 부담해야 한다”고 설명했다.

좀 팔린다 싶으면 비슷한 제품이 쏟아져 나와 '쵸코파이는 보통명사'라는 대법원 판결까지 나온 식음료시장에서 한 중소기업의 특허권을 인정, 모방제품의 생산설비를 압류하라는 판결이 나왔다. 인천지법 민사3부(재판장 강형주·姜炯周 부장판사)는 지난달 28일 "쵸코찰떡파이 모방제품의 생산·판매를 중단시켜달라"며 삼진식품의 박충호씨가 영양제과를 상대로 낸 가처분이의 사건(2001카합826)에서 "가처분결정을 인가한다"고 판결했다. 재판부는 판결문에서 "영양제과는 삼진식품에서 생산, 판매하고 있는 외피가 도포된 떡인 '쵸코찰떡파이'의 판매대리점을 하다 지난해 10월 거래관계를 단절하고 이 사건 발명과 동일 또는 유사한 제조방법으로 휴대용 떡인 퓨전 쵸코파이 '오쫀'을 제조, 판매하고 있다"며 "영양제과는 모방제품 및 생산설비를 집행관에게 보관시켜야 하며 이를 공시해야한다"고 밝혔다. 재판부는 또 "쵸코찰떡파이에 대한 특허는 통상 떡의 개념을 깬 영양과 보존성을 증가시킨 신규성이 인정된다"며 "영양제과가 '쵸코찰떡파이'와 '오쫀'이 다르다며 주장하는 피신청인의 제조방법은 이 사건 특허에 의해 공개된 선행기술과 유사한 것이거나 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해낼 수 있는 방법에 의해 제조공정 일부를 변형하거나 치환한 것에 불과하다"고 밝혔다. 30년동안 제빵업을 해온 삼진식품은 지난 97년 쉽게 변질되는 떡에다 옥수수전분을 넣고 보존성이 강한 크림류로 떡의 보존기간을 10주이상 늘린 '쵸코찰떡파이'를 발명, 특허를 내고 엄청난 매출신장을 기록했으나 곧바로 모방제품이 나오자 이 사건 소송을 냈었다.