상표권 침해로 인한 손해배상을 청구하는 사건의 항소심은 특허법원이 전속관할권을 가진다는 대법원 판결이 나왔다. 상표권 등의 침해 금지를 구하지 않고 손해배상만 청구해 1심을 단독판사가 담당한 경우에도, 항소심은 지방법원 합의부가 아닌 특허법원 전속관할이라는 점을 분명히 한 판결이다. 2015년 개정된 법원조직법 제28조 등은 '특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외하고 특허법원이 심판한다'고 규정하고 있다. 대법원 민사3부(주심 조희대 대법관)는 A씨가 B씨를 상대로 낸 손해배상소송(2019다284186)에서 최근 원고패소 판결한 원심을 파기하고 사건을 특허법원으로 이송했다. 인도 음식 전문점을 운영하던 A씨는 "B씨가 우리 상표를 무단으로 사용했다"면서 "상표권 무단 사용에 따른 손해 3000여만원을 배상하라"며 서울중앙지법에 소송을 냈다. 1심을 맡은 서울중앙지법 민사 단독판사는 "B씨가 A씨 소유 상표권을 사용했음을 인정할 수 있는 증거가 없다"며 원고패소 판결했다. 이에 반발한 A씨는 항소했고, 2심을 맡은 서울중앙지법 민사합의부는 A씨의 항소를 기각했다. 대법원, 원심 직권 파기 상고심에서는 상표권 침해를 이유로 한 손해배상소송의 항소심 재판을 어느 법원이 심리할지를 두고 '관할'이 문제가 됐다. 대법원은 "민사소송법에 따라 특허권 등 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고법이 있는 곳의 경우 서울중앙지방법원)의 전속관할로 한다"며 "또 법원조직법은 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외하고, 특허법원이 심판한다고 규정하고 있다"고 밝혔다. 이어 "A씨는 상표권 침해를 이유로 손해배상청구를 냈으므로 이는 민사소송법상 특허권 등 지식재산권에 관한 소에 해당하므로 이 사건의 항소심은 특허법원의 전속관할에 속한다"며 사건을 직권으로 파기하고 특허법원으로 이송했다.

특허무효심판에 대한 사실심이 끝나고 상고심 중 해당 특허에 대한 특허심판원의 정정심결이 있더라도 재심사유가 되지 않는다는 대법원 전원합의체 판결이 나왔다. 정정심결 확정을 재심사유로 본 기존 대법원 판례를 변경한 것이다. 대법원 전원합의체(주심 이기택 대법관)는 22일 A사가 B사를 상대로 낸 특허 등록 무효 확인소송(2016후2522)에서 원고승소 판결한 원심을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. A사는 2015년 12월 "B사가 특허발명한 슬라이딩 도어 록킹구조가 진보성이 부정된다"며 특허심판원에 특허등록무효심판을 청구했다. 특허심판원은 2016년 5월 A사의 심판청구를 기각했고, 이에 반발한 A사는 소송을 냈다. 특허법원은 그해 10월 "B사의 특허발명은 선행발명들에 의해 진보성이 부정된다"며 A사의 손을 들어줬고, B사는 이에 불복해 상고했다. 그런데 B사는 상고 직후 특허심판원에 발명 청구범위를 변경하는 정정심판청구를 냈고, 특허심판원은 이를 인용해 정정심결을 내렸다. 이에 B사는 "정정심결이 확정됐으므로 판결에 기초가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의해 변경됐다"며 "민사소송법에 따라 재심사유가 있으므로 특허법원 판결은 파기돼야 한다"고 주장했다. 상고심에서는 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후, 특허권에 대한 정정심결이 확정된 때가 재심사유에 해당하는지 여부가 쟁점이 됐다. 민사소송법 제451조는 재심사유를 규정하며 '판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결 기타의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 의하여 변경된 때 종국판결에 대해 재심의 소를 제기할 수 있다'고 정하고 있다. 앞서 대법원은 2001년 "정정심결이 확정된 경우 재심사유에 해당한다"는 판결을 내린 바 있다. 판결문 다운로드 대법원은 기존 판례를 변경할 필요가 있는지 따져보기 위해 이 사건을 전원합의체에 회부해 심리해왔다. 종래 판례에 대해 실무상 절차 반복에 따른 특허소송 종국 지연되는 이른바 '캐치볼 현상'이 지적됐기 때문이다. '캐치볼 현상'이란 특허법원이 무효 판결을 내리면 패소한 당사자가 상고심 중 특허심판원에 정정심판을 내고, 심판원이 이를 인용하면 당사자는 재심사유를 주장하며 사건을 파기시키는 것이다. 이에 실무계에서는 절차반복으로 소송이 불합리하게 지연될 가능성이 있다는 지적이 나왔다. 재판부는 "정정심결이 확정되더라도 민소법이 정한 '판결의 기초가 된 행정처분이 변경되었다'고 볼 수 없다"며 "정정심결이 확정되더라도 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 '확정적으로' 변경되었다고 단정하기 어렵다"고 지적했다. 이어 "특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다툴 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는다"며 "이같은 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송, 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용되어야 한다"고 밝혔다. 다만 "B사의 특허발명은 선해발명에 의해 진보성이 부정되지 않는다"며 진보성을 부정한 원심 판단을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 이에 조희대·박정화 대법관은 "특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정되면 민소법이 정한 재심사유가 있다고 봐야한다"며 별개의견을 냈다. 이들은 "법원은 심결취소소송에서 '심결'의 위법성을 판단하는 것이지, '특허결정'의 위법성을 판단하는 것이라고 볼 수 없다"며 "정정심결의 확정으로 심리·판단의 대상이 변경되었는데도 상고심이 종전의 심판대상에 대해 판단하는 것은 처분에 대한 불복수단인 항고소송뿐만 아니라 일반 소송의 원칙에도 맞지 않다"고 지적했다. 대법원 관계자는 "대법원은 사실심 변론종결 이후 정정심결 확정을 상고이유로 받아들이지 않을 것"이라며 "향후 특허소송의 사실심에서 집중적인 심리가 이루어지고 이로써 특허분쟁이 신속하게 해결될 것으로 기대한다"고 밝혔다. 이번 전원합의체 판결문은 대법원 홈페이지(https://www.scourt.go.kr/sjudge/1579676827700_160707.pdf)에서도 전문을 확인할 수 있다.

특허법원 특별재판부가 드디어 첫 사건 심리에 나섰다. 고등법원장급인 특허법원장과 고등부장판사 2명 등 경험이 풍부한 법관으로 구성된 특별재판부는 통일적인 법해석 기준을 제시하고 분쟁을 신속하게 해결하기 위해 지난해 3월 만들어졌다. 주로 △선례가 없고 사회적 영향이 큰 사건이나 △기존의 법리나 실무관행이 엇갈리는 사건 등 중요사건을 심리한다. 특허법원 특별재판부(재판장 이대경 특허법원장)는 17일 의약품 특허권 존속기간 연장과 관련된 두 사건에 대한 첫 기일을 열었다. 특별재판부는 이 원장을 재판장으로 특허1~4부의 재판장인 4명의 부장판사들을 배석판사로 해 구성되는데, 사건이 특별재판부에 회부되면 그 사건의 기존 재판부 재판장과 그 대리부 재판장이 배석판사가 된다. 첫 사건인 아주약품과 네비팜이 항응고제인 자렐토정의 특허권을 가진 독일계 제약회사 바이엘 인텔렉쳐 프로퍼티(유)를 상대로 낸 존속기간연장무효심결 취소소송(2016허21 등)에서는 특허4부의 이정석(51·사법연수원 22기) 부장판사와 특허5부의 오영준(47·23기) 부장판사가 배석으로 참여했다. 이어 열린 한화제약과 인트로팜텍 등 제약회사 4곳이 당뇨병 치료제인 슈글렛정의 특허권을 가진 아스텔라스세이야쿠㈜를 상대로 한 같은 소송(2016허4498 등)에서는 특허2부의 김우수(50·22기) 부장판사와 특허3부의 박형준(47·23기) 부장판사가 배석판사를 맡았다. 의약품 특허권 존속기간 연장 제도는 의약품의 기존 특허권 존속기간을 최대 5년까지 연장해 주는 제도를 말한다. 의약품은 인체에 직접적인 영향을 미치는 제품의 특성상 식품의약품안전처의 허가나 등록 절차를 마쳐야 하는데, 이 같은 절차로 인해 의약품 특허권자가 앞서 특허권을 취득하더라도 특허권을 행사할 수 있는 기간이 줄어드는 불리한 측면이 있어 이를 보완해주기 위한 것이다. 특별재판부는 법원내 실무연구회 등을 통해 회부된 사건들에 대한 법관들의 의견을 광범위하게 수렴해 결론을 내는데 참고할 방침이다. 미국의 연방순회항소법원(CAFC)은 전원합의체를, 일본 지적재산고등재판소는 대합의부를 통해 중요사건에 대한 전체 법관들의 의견을 모으는 제도를 시행하고 있다. 특허법원 관계자는 "특허법원은 최초로 의약품 존속기간 연장기간 산정 기준을 세우게 될 중요사건을 특별재판부에 회부해 전체 법관의 총의를 모으기로 했다"며 "앞으로도 특허법원은 선례가 없고 사회적 파급효가 큰 중요사건이나 기존의 법리나 실무관행이 나뉘어 있는 사건을 특별재판부에 회부해 신중하게 심리함으로써 신속하고 통일적인 분쟁 해결을 도모할 계획"이라고 말했다.

특허법원 판사가 변론에 관여하지 않고도 판결문에 서명을 하는 바람에 당사자가 대법원의 법리판단도 받지 못하고 1심 재판을 다시 받아야 하는 일이 벌어졌다. ㈜다음커뮤니케이션은 ㈜디디오넷이 발명한 멀티미디어 데이터 처리시간 단축 시스템과 관련해 "통상의 지식을 가진 사람이라면 쉽게 발명할 수 있기 때문에 진보성이 없다"며 등록무효 심판을 냈다. 다음커뮤니케이션은 등록무효 주장이 받아들여지지 않자 지난해 2월 특허법원에 소송을 냈다. 특허법원 특허5부는 5차례 변론을 거쳐 사건을 심리하던 중 재판부 배석판사인 Y판사가 출산휴가로 자리를 비우게 되자 다른 재판부의 L판사를 재판에 참여시키고 지난해 7월 변론을 종결했다. 재판부는 선고기일이 되자 출산휴가를 마치고 돌아온 Y판사를 참여시켜 원고승소 판결했다. 그리고 판결문에도 변론종결 당시 L판사가 아닌 Y판사가 서명을 했다. 하지만 이는 명백한 위법이다. 민사소송법 제204조1항은 '판결은 기본이 되는 변론에 관여한 법관이 해야 한다'고 규정하고 있다. 변론을 마친 법관이 부득이한 사정으로 판결을 선고할 수 없는 '서명불능' 상태가 되면 재판장이 서명 불능 이유를 밝히고 해당 판사 대신 서명해야 한다. 변론에 참여하지 않은 판사는 선고만 대리할 수 있을 뿐 판결문에 자신의 이름을 서명해서는 안 된다. 대법원 특별1부(주심 김창석 대법관)은 지난달 24일 다음커뮤니케이션이 디디오넷을 상대로 낸 특허등록무효소송 상고심(2013후2385)에서 원고승소 판결한 원심을 깨고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "지난해 7월 특허법원 제1차 변론기일에서 재판장과 L판사 등 3명이 합의체를 이뤄 변론을 종결했는데도, 판결문에는 변론에 관여하지 않은 Y판사가 사법전자서명을 한 사실이 명백하다"며 "따라서 원심 판결에는 법률에 따라 판결법원을 구성하지 않은 위법이 있으므로 사건을 다시 심리하게 하기 위해 특허법원에 환송한다"고 밝혔다. 서울의 한 판사는 "판결문에 자필로 서명할 때는 서명 실수가 생기지 않았는데, 전자소송이 도입된 후 전자서명을 클릭하는 방식으로 바뀌면서 판결문 서명실수가 가끔 발생하고 있다"고 말했다.

'몬테소리' 또는 'MONTESSORI' 도안은 '몬테소리 교육법'을 채택한 사람이라면 누구라도 사용할 수 있다는 특허법원 판결이 나왔다. 2000년부터 네덜란드 업체인 '니엔휘스 몬테소리 비브이'란 회사와 국내 독점 라이센스 계약을 맺고 교재를 판매해 온 (주)아가월드는 지난 2010년 11월 유명 유아교육업체인 (주)한국몬테소리와 한국몬테소리를 설립한 김모씨에게 '상표권 침해금지' 소송을 당했다. 1988년부터 '몬테소리 교육법'에 따라 제품을 개발, 판매해 온 한국몬테소리는 "아가월드와 계열사 더몬테소리의 상표가 동일하거나 유사하다"며 상표권 및 서비스표권을 침해당했다고 주장했다. 하지만 이 사건을 담당한 서울중앙지법 민사11부(재판장 강영수 부장판사)는 지난해 11월 "한국몬테소리가 상표를 출원하기 이전부터 많은 단체가 '몬테소리'를 사용하고 있었고, 몬테소리라는 것만으로 일반인들이 한국몬테소리의 상품 또는 서비스업에 관한 것인지 식별이 어렵다"는 이유로 한국몬테소리에 패소 판결을 했다(2010가합113033). 한국몬테소리는 항소해 현재 이 사건은 서울고법 민사4부(재판장 이기택 부장판사)가 심리하고 있다. 한편 아가월드(소송대리인 법무법인 대륙아주)는 1심 재판 중이던 2010년 12월 특허심판원에 한국몬테소리 등록 상표인 '몬테소리(MONTESSORI)'에 대해 상표등록무효심판을 냈지만 기각되자, 지난 1월 특허법원에 심결을 취소해 달라며 한국몬테소리 설립자인 김씨를 상대로 소송을 냈다. 이 사건을 심리한 특허법원 특허4부(재판장 배광국 부장판사)는 지난 10일 "'MONTESSORI' 등은 상표법 제6조1항 제7호의 기타 식별력 없는 표장에 해당하므로 등록이 무효"라며 특허심판원의 심결을 취소하고 아가월드에게 승소 판결을 내렸다(☞2012허153). 상표법 제6조1항 제7호는 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'는 상표등록에서 제외하는 규정이다. 재판부는 "'MONTESSORI'라는 등록상표는 등록결정일 이전부터 이미 많은 기관이나 업체들이 '몬테소리(MONTESSORI)'를 자유롭게 사용해 오던 유아교육법과 여기에 사용되는 교구 및 교재를 지칭한다"며 "특별히 도안화되지 않은 영문자 'MONTES- SORI'만으로 구성된 등록상표는 누구의 업무에 관련된 상품인지를 식별하기 어려워 사회 통념상 자타(自他)상품의 식별력을 인정하기 곤란하다"고 밝혔다. 특허법원 관계자는 "여러 자료를 보면 '몬테소리'라는 등록 상표는 한국몬테소리가 상표로써 등록하기 이전부터 유아들을 대상으로 한 교수법을 통칭하는 개념으로 널리 사용해 온 것이 인정된다"며 "이런 상황에서 한 사람에게 독점적으로 사용하게 하는 것은 적절치 못하다는 취지"라고 말했다.

유명 골프상표 '카타나(KATANA)'를 오랫동안 안 쓰다가 갑자기 유명해지자 권리를 주장하려던 골프업자에게 법원이 제동을 걸었다. 서울중앙지법 민사12부(재판장 박희승 부장판사)는 최근 우메다 쇼카이 등이 생산한 골프채를 수출판매하는 싱가포르에 본점을 둔 판-웨스트사가 "우리 상표와 동일한 'KATANA' 또는 '카타나' 상표를 골프용품에 부착해 파는 것을 막아 달라"며 우메다 쇼카이 등이 생산한 골프채 등을 한국에 수입판매하는 (주)카타나골프를 상대로 낸 상표사용금지등 청구소송(2009가합104071)에서 원고패소 판결했다. 재판부는 판결문에서 "피고의 상표들은 수년간 국내 주요 일간지와 골프전문 잡지 및 YTN방송 등에 광고돼 알려졌고, 피고는 국내에서 피고사용 상표들이 부착된 골프채 등을 판매해 상당한 액수의 매출액을 올렸다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "피고 사용상표들이 사용된 시기가 박세리, 최경주 선수 등의 활약으로 국내에서도 골프가 대중화 돼 가던 때여서 피고 사용상표들은 이미 2007년경 최소한 국내 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었고, 원고는 이번 사건의 등록상표를 등록하고서도 특히 2002년 내지 2003년 우메다 쇼카이 등과 체결한 판매계약이 해지된 이후로는 상표를 거의 사용하지 않다가 피고 상표들이 갑자기 유명해지자 2008년부터 다른 회사를 통해 카타나골프채 200개를 국내로 수입판매했다"고 덧붙였다. 재판부는 또 "원고가 등록한 'KATANA'상표와 피고 사용상표들이 함께 사용될 경우 일반 수요자들로 하여금 상품출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다는 이유로 'KATANA'상표는 무효라는 취지의 특허법원 판결이 선고됐고 원고는 우메다 쇼카이 등과 체결한 판매계약인 2003년경 이미 해지돼 원고로서는 더 이상 우메다 쇼카이 등으로부터 골프채 등을 수입해 판매할 수 없다"며 "또 원고의 등록상표를 사용하지 않은 기간이 3년이 도과하지는 않았지만 실질적으로는 거의 사용되지 않아 이에 관한 원고의 상표권은 공허한 권리에 불과해 보이는 만큼 원고가 피고의 상표사용을 막는 것은 신의칙에 위배되고 상표권 남용에 해당해 허용할 수 없다"고 설명했다.

앞으로 지식재산에 대한 가처분신청을 함부로 했다간 거액의 손해배상금을 물어줘야하는 낭패를 당할 수도 있다. 법원이 부당한 가처분신청으로 인한 손해에 대한 고의·과실의 추정범위를 한층 더 넓게 인정하는 판결을 내렸기 때문이다. 기존 대법원판례는 가처분 집행 후 그 가처분이 이유없는 것으로 판명된 경우, 집행채권자는 특별한 사정이 없는 그 부당한 집행으로 인한 손해에 대해 고의 또는 과실이 있는 것으로 추정돼 왔다. 즉 가처분 등의 집행 후 집행채권자가 본안소송에서 패소확정됐다면 이는 부당가처분이 판명된 경우에 속하는 전형적인 유형에 해당해 가처분의 집행으로 인해 채무자가 입은 손해에 대해 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정된다. 그러나 이번 판결은 여기서 한발 더 나아갔다. 본안소송에서 집행채권자가 패소확정판결을 받지 않더라도 고의·과실이 추정될 수 있다고 본 것이다. 서울고법 민사5부는 최근 (주)테크윙이 미래산업(주)를 상대로 낸 특허권침해금지등 청구소송 항소심(2007나105749)에서 1심을 취소하고 “미래산업은 위법한 가처분집행으로 인한 손해 10억여원을 배상하라”며 원고 일부승소 판결을 내렸다. 재판부는 이번 사건에서 부당한 가처분으로 인해 고의·과실이 추정될 수 있는 3가지 경우를 제시했다. 우선 해당 가처분에 대한 이의절차, 항고심, 재항고심 등을 거쳐 애초의 가처분결정이 뒤집혔을 경우 본안소송에서 패소판결이 확정되기 전이라도 부당 가처분으로 인한 고의·과실이 추정될 수 있다고 봤다. “다만 집행채권자가 본안소송을 새롭게 제기하거나 이미 제기한 본안소송을 계속 진행하더라도 뒤집힌 가처분 결정과 상반된 결과가 나올 가능성이 거의 없는 경우에 한한다”고 재판부는 밝혔다. 또 특허권자가 특허침해를 이유로 가처분신청을 인용받아 집행을 했으나 이후 그 특허가 특허심판원, 특허법원, 대법원 등에서 특허무효의 확정판결을 받은 경우다. 이 경우 특허무효는 민사법원의 특허침해소송, 손해배상소송에 대해 선결문제로서 기능해 민사법원은 특허무효와 관련된 확정판결의 기판력을 받아 이와 모순·저촉되는 판결을 할 수 없다. 마지막으로 가처분 신청사건과 실질적으로 거의 동일한 내용, 예를 들면 ‘우리상표를 표절, 모방했다’는 등의 특허권리범위확인청구에 대해 특허심판원, 특허법원, 대법원 등에서 ‘모방한 것으로 볼 수 없다’고 소극적 권리범위확인 취지의 판결이 확정된 경우에도 고의·과실이 추정돼 손해배상 책임을 져야 할 가능성이 높아졌다. 재판부는 “집행채권자가 본안소송을 새롭게 제기하거나 이미 제기한 본안소송을 계속 진행하더라도 상반된 결과가 나올 가능성이 거의 없는 경우는 ‘집행채권자가 본안소송에서 패소확정된 경우’와 실질적으로 다를 바 없어 해당 가처분 등의 부당성이 명백하게 판명된 경우에 해당된다”고 설명했다. 이와 함께 재판부는 그 동안 판례상 인정되던 고의·과실추정이 깨질 수 있는 ‘상당한 이유’에 대해서도 엄격한 입장을 보였다. 재판부는 “가처분의 경우, 집행채권자가 자기 책임하에 소명자료를 통해 해당 가처분사건을 주도적으로 실행했고 또 부당가처분으로 인해 불측의 손해를 본 채무자를 구제해 줘야 할 필요성이 크기 때문에 고의·과실추정을 함부로 번복해서는 안된다”며 “특허무효소송이 대법원 확정판결을 받기까지 재판과정에서 판결이 엇갈리는 등 우여곡절이 있었거나 특허 일부가 유효로 판정을 받은 적이 있다고 해도 소송의 사실관계가 복잡하거나 집행채권자인 원고가 다수의 소송을 제기해 재판이 장기화 되는 경우 흔히 나타날 수 있는 만큼 엄격히 판단해야 한다”고 밝혔다.

상표권의 침해여부를 둘러싼 분쟁해결은 궁극적으로 일반 민사소송에서 결정돼야 한다는 취지의 판결이 잇따라 나왔다. 이번 판결들로 특허청의 권리범위확인심판 제도에 대한 논의가 불거질 조짐이다. 상표권자가 자신의 상표권이 침해당했을 경우 특허청에 권리범위확인심판을 청구할 수 있고, 특허청의 심결에 대해 특허법원에 심결을 취소해달라는 소송을 제기할 수 있다. 이와 함께 상표권자는 일반 민사소송으로 상표권 침해와 관련된 금지청구나 손해배상청구를 낼 수 있다. 그러나 특허청의 권리범위확인 심판은 법적인 기속력이 없어 일반 민사소송과 중복될 수 있고 같은 사안에 대해 다른 결정을 내리더라도 실효가 없다는 문제가 계속해서 제기돼왔다. 특허법원 제1부(재판장 성기문 부장판사)는 최근 A사가 '핫골드윙'이라는 상표는 B사의 '핫윙'이라는 상표의 권리범위에 속하지 않는다며 B사를 상대로 낸 권리범위확인소송(☞2008허6406)에서 "이미 민사소송에서 1심 판결이 나왔으므로 소의 이익이 없다"며 각하판결을 내렸다. 이는 상표권 침해관련 분쟁해결에 가장 적절한 수단인 민사소송이 이미 선고됐다면 중간단계인 권리범위확인심판 심결의 적정성을 다툴 필요가 없다는 취지의 첫 판결이다. 기존에는 일반 민사소송과 별개로 판단을 내려왔다. 재판부는 판결문에서 "권리범위확인심판에 의해 등록상표와 대비되는 사용상표가 상표권의 권리범위에 속하는지의 심결이 확정되더라도 그로써 상표권의 침해여부에 관해 법적 기속력을 갖게되는 것은 아니고, 그 침해여부는 최종적으로 상표권의 침해와 관련된 금지청구나 손해배상청구와 같은 일반 민사소송에 의한 확정판결에 따라 결정된다"며 "권리범위확인심판의 법적성격에 비추어, 권리범위확인심판 자체로는 상표권 침해여부와 관련한 분쟁의 해결을 도모함에 있어 가장 유효·적절한 수단이 되기에 한계가 있다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "상표권의 권리범위확인심판은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 대비대상 상표와의 관계에서 등록상표의 효력이 미치는 범위에 관해 현실적인 다툼이 계속되고 있고, 동일한 심판대상에 대해 가장 유효·적절한 침해금지청구나 손해배상청구와 같은 민사 본안소송판결이 내려지기 전에 그 권리범위를 확정할 실익이 있는 경우에 확인의 이익이 있다할 것"이라며 "민사 본안소송이 먼저 제기돼 판결까지 선고됐다면 분쟁해결의 중간적 수단에 불과한 심결의 당부를 확정할 실익은 없다고 봄이 상당하고, 설령 그 본안판결이 확정되지 않았다고 하더라도 그 본안판결의 당부를 판단하는 상소절차를 통해 해결해야 한다"고 덧붙였다. 서울중앙지법 민사11부(재판장 이내주 부장판사)도 지난달 26일 (주)DK플로우가 "샤프전자가 'CMP'라는 상표권을 침해해 손해를 입혔다"며 샤프전자(주)를 상대로 낸 손해배상 청구소송(2008가합51934)에서 "상표권을 침해했다고 볼 수 없다"며 원고패소 판결을 내렸다. 이는 특허청이 원고인 DK플로우의 상표권을 샤프전자의 전자사전이 침해했다며 내린 심결과 상반되는 것이다. 재판부는 판결문에서 "소비자들은 제품에 표시된 'SHARP'를 통해 제품의 출처를 인식한 후 'RD-CMP2100R'을 통해 샤프전자가 생산하는 여러 가지 종류의 전자사전 중 기능, 규격, 등급에 따른 개별 제품을 인식하는 것으로 보인다"며 "사프전자가 'RD-CMP2100R'을 자타상품의 식별표지로서 기능하는 상표로 사용한 것으로는 보이지 않는다"고 설명했다. 서울중앙지법의 한 판사는 "특허청의 소극적 권리확인심판은 일종의 행정처분이고 특허법원은 이런 행정처분인 심결을 취소할 수 있을 뿐이어서 일선법원을 구속하는 기판력이 전혀 없다"며 "일선법원은 여기에 구속받지 않고 또 다른 판단을 내릴 수 있는데 중복적인 감이 있다"고 말했다. 재경지법의 한 판사도 "특허청에서 전문지식을 활용한 감정을 할 수는 있겠지만 특허권 침해 등은 법률관계로 법원에서 판단을 내리는 것이 맞다"며 "지금까지는 일반법원과 특허청의 심판에 대한 특허법원의 판결이 각자 병행돼왔는데 이에 따라 절차가 계속 중복돼 그 고리를 끊을 필요성이 있다"고 지적했다. 김소영 기자 irene@lawtimes.co.kr