경쟁업체에 '유사상호를 계속 사용하면 법적 조치를 하겠다'는 경고장을 보내 상호를 바꾸게 하고서도 정작 자신은 상표등록에 실패한 경우 경쟁업체에 손해를 배상할 책임이 있을까. 법원은 손해배상 책임이 없다고 판단했다. 출원한 서비스표의 등록이 거절될 것을 미리 알고 경고장을 보낸 것이라 볼 수 없기 때문에 출원인으로서의 정당한 권리행사에 해당한다고 평가했다. 상표법 제24조의2는 '출원인은 당해 상표등록출원에 관한 상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 자에게 서면으로 경고할 수 있다'고 규정하고 있다. 서울중앙지법 민사43단독 양환승 판사는 연회용 식당을 운영하는 유모씨가 같은 동네에서 식당 영업을 하는 김모씨와 변리사 진모씨를 상대로 "상호 변경에 따른 인테리어 교체 비용 등으로 지출한 3990여만원을 달라"며 낸 손해배상 청구소송(2014가단5149717)에서 3일 원고패소 판결했다. 양 판사는 "문제가 된 '토토로'라는 서비스표가 출원공고된 후 '이웃집 토토로'라는 일본 애니메이션 제작사의 이의신청 탓에 피고 김씨의 출원이 등록거절 결정됐고, 김씨가 2013년 1월 '토토로 충주점' 영업을 개시한 점에 비춰 보면 김씨가 '토토로'에 대해 등록 거절되거나 등록된다 해도 무효가 될 것을 알고 있었다고 보기 어렵기 때문에 손해배상 책임을 인정하기 어렵다"고 판단했다. 또 "피고들이 원고에게 통고서를 발송한 행위가 상표법이 보장하고 있는 출원인의 권리행사 범위 내에 있어 위법하다고 보기 어렵기 때문에 피고들이 불법행위를 저질러 원고에게 손해를 입혔다고 보기 어렵다"고 밝혔다. 유씨는 2012년 7월 강원도 춘천시에 돌잔치 등 연회를 전문으로 하는 식당을 '토토로파티'라는 상호로 개업했다. 그러자 김씨로부터 위임을 받은 변리사 진씨는 같은 해 8월 '이미 '토토로'라는 서비스표를 뷔페식당 서비스업으로 출원했기 때문에 '토토로파티'로 영업하는 건 김씨의 서비스표권을 침해하는 행위에 해당하므로 사용을 중단하지 않으면 민·형사상 조치를 취하겠다'는 취지의 경고장을 보냈다. 이에 유씨는 식당 상호를 '바리티에'로 변경하고 인테리어 등을 바꾸었다. 하지만 김씨가 출원한 '토토로'는 2013년 2월 등록이 거절됐고, 유씨는 김씨와 진씨가 원래 쓰던 상호를 사용하지 못하게 하는 불법행위를 저질렀다며 소송을 냈다.

떡볶이 전문점이 본사가 지정한 식재료를 사용하지 않는 것은 품질 준수 의무를 위반하는 것이므로 본사는 가맹계약을 해지할 수 있다는 법원 결정이 나왔다. 하지만 법원은 외국인 손님을 위해 떡볶이 소스에 물을 섞는 것은 계약 위반으로 볼 수 없다고 판단했다. 서울 삼청동에 위치한 A식당은 소문난 떡볶이 맛집이다. 전국 단위로 가맹점을 운영하고 있다. 그런데 동대문점과 명동점의 떡볶이 맛이 본점과 차이가 난다는 소문이 나면서 본사와 가맹점 사이에 갈등이 생겼다. 본사는 "명동점은 떡볶이 소스에 물을 섞어 팔았고, 동대문점은 본점이 지정한 식재료 제공업체로부터 소스를 공급받고 있지 않다"며 가맹계약의 해지를 요구했다. 하지만 동대문점과 명동점을 운영하는 B씨와 C씨는 크게 반발했다. 서울중앙지법 민사50부(재판장 조영철 수석부장판사)는 최근 A식당 체인 운영업체 ㈜빅바이트에프엔비가 B씨와 C씨를 상대로 낸 서비스표 등 사용금지 가처분 신청(2014카합80031)을 "B씨는 A사 이름을 사용할 수 없다"며 일부 받아들이고 C씨에 대한 신청은 기각했다. 재판부는 "본점이 지정한 식재료나 소스를 사용하지 않고 제조한 떡볶이를 판매하는 것은 가맹 계약상의 품질 준수 의무를 위반한 것"이라고 밝혔다. 그러나 "명동점이 떡볶이 소스에 물을 섞은 것은 본점과의 신뢰관계를 파괴하는 행위라고 보기는 어렵다"며 "소스의 희석을 이유로 가맹계약 해지 요구는 부당하다"고 설명했다.

특정사업을 공동으로 경영하기 위한 목적이 아닌 단순히 상가내 점포재임대 등을 하기 위해 만든 모임은 조합으로 볼 수 없다는 대법원판결이 나왔다. 서울 중구에 위치한 대형쇼핑몰 밀리오레 8·9층의 식당가에 점포를 소유한 오모씨 등은 식당영업이 부진하자 지난 2002년6월께 8층을 전자제품 판매 매장으로 조성해 임대수익을 올리기로 합의하고 염모씨를 대표로 한 '활성화위원회'를 조직했다. 김모(80)씨는 이듬해 3월 염씨로부터 "밀리오레 8층을 전자제품 매장으로 만들 계획인데 좋은 수익을 기대할 수 있을 것이다"라는 말을 듣고 5월에 전자제품매장에 입점하기로 하고 4,500만원의 계약금을 주고 점포 2개를 빌리는 계약을 체결했다. 그러나 임대분양률이 낮은데다가 8층의 내부공사 및 개장이 지연되는 등 문제가 발생하자 2004년8월께 8층 상가 점포소유자 일부가 다시 대책위원회를 구성해 전자제품 매장구성을 전면 백지화한 뒤 혼수용품 매장으로 바꿔 재임대분양을 했다. 이에 김씨는 "전자제품매장을 예정하고 계약을 체결했으므로 활성화위원회가 계약금을 반환해야 한다"며 소송을 냈다. 1·2심은 "활성화위원회는 당초 전자제품매장을 조성해 임대수익을 얻기 위해 만들어진 조합이므로 연대책임을 지고 김씨에게 계약금을 반환해야 한다"며 "4,500만원을 돌려주라"고 판결했다. 그러나 대법원의 판단은 달랐다. 상가내 점포주들끼리 상가 재임대를 위해 만든 모임은 조합으로 볼 수 없으므로 김씨가 이들을 상대로 계약금반환의 연대책임을 물을 수 없다는 것이다. 대법원 민사1부(주심 차한성 대법관)는 김씨가 오모(58)씨 등 2명을 상대로 낸 계약금반환소송 상고심(2007다42617)에서 원고승소 판결한 원심을 파기하고 최근 사건을 서울동부지법으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "민법상의 조합계약은 2인 이상이 상호 출자해 공동으로 사업을 경영할 것을 약정하는 계약으로서 특정한 사업을 공동경영하는 약정에 한해 이를 조합계약이라고 할 수 있다"며 "공동의 목적달성이라는 정도만으로는 조합의 성립요건을 갖추지 못했다고 할 것이다"라고 밝혔다. 재판부는 또 "이 사건 활성화위원회는 상호출자해 공동사업을 경영하기로 약정함에 따라 결성된 것이라기보다는 동의 점포주들이 자신의 점포에 대한 내부구조를 변경해 전자제품매장으로 조성한 후 재임대한다는 공동의 목적달성을 위한 모임에 불과해 조합의 성립요건을 갖췄다고 보기 어렵다"고 설명했다.

'떡쌈'은 '삼겹살을 떡에 싸서 먹는 요리'를 나타내는 보통명사가 아닌 독자적인 식별력을 갖는 고유상표라는 결정이 나왔다. 이에 따라 삼겹살 요리를 전문으로 하는 음식점에서는 '떡쌈'이라는 단어를 함부로 사용할 수 없게 됐다. 서울중앙지법 민사50부(재판장 이동명 수석부장판사)는 최근 '떡쌈시대' 가맹점을 운영하는 FR푸스시스템(주)가 "'떡쌈'은 고유상표이니 다른 식당에서 사용하지 못하게 해달라"며 '돈하우스 떡쌈김치삼겹' 표장을 사용해 삼겹살 전문음식점 영업을 하는 김모씨를 상대로 낸 부정경쟁행위금지 가처분신청사건(2007카합2798)에서 인용결정을 내렸다. 재판부는 결정문에서 "'떡쌈'이라는 명칭에서 곧바로 구운 삼겹살을 떡에 싸서 먹는 요리가 직감된다고 보기 어렵다"면서 "'떡쌈'이라는 표장이 삼겹살요리를 전문으로 하는 서비스업에서 보통명칭 또는 관용명칭이 될 만큼 식별력을 상실했다고 볼 수 없다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "떡쌈김치삼겹 등 '떡쌈'이라는 단어가 포함돼 있는 표장을 사용해 동일 또는 유사한 삼겹살 전문음식점 영업을 하는 것은 '떡쌈시대'를 운영하는 신청인의 전용사용권을 침해하는 행위에 해당한다"며 "신청인 회사의 대표인 이모씨는 구운 삼겹살을 쌀로 만든 떡피에 싸서 먹는 방법을 국내에서 처음으로 개발해 영업화한 것으로 이에 대한 보상으로 요리방법을 압축적으로 표현한 '떡쌈'이라는 표장에 대해 독점적 사용권을 주더라도 부당하다고 할 수 없다"고 덧붙였다. 재판부는 또 "구운 삼겹살을 떡에 싸서 먹는 방법을 가리키는 명칭으로는 '떡쌈'외에도 '떡삼겹살'이 있고, 실제로 '떡삼겹살'이라는 명칭도 널리 사용되고 있다"며 "'떡쌈'이라는 단어가 인터넷사전의 신조어사전에 등재돼 있지도 않은 점에 비춰 '떡쌈'이라는 단어는 신청인이 등록한 고유상표이다"라고 설명했다.