상표등록만 먼저 해놓고 정당한 원권리자의 상표사용을 방해하는 행위에 법원이 제동을 걸었다.
이번 판결은 상표와 아무 상관없는 자들이 단지 등록을 선점했다는 이유로 원권리자의 권리행사를 막는 것은 권리남용이라고 본 첫 판결로 최근들어 만화영화 캐릭터사업이 점차 증가하고 있는 추세여서 앞으로 유사소송이 잇따를 것으로 보인다.
서울중앙지법 민사11부(재판장 이내주 부장판사)는 지난달 29일 만화영화 ‘톰과 제리’의 제작사이자 캐릭터상품화 사업을 하는 워너브러더스 코리아(주)와 워너브러더스로부터 캐릭터 사용허락을 받아 가구, 식기를 제조·판매해 온 (주)사사, (주)유유가 “톰과 제리와 유사한 상표를 등록해 일반수요자에게 혼동을 일으키고 있다”며 톰과 제리와 유사한 상표를 등록해 사업을 하려던 (주)TJ클럽을 상대로 낸 상표불침해 확인소송(2008가합1861)에서 원고승소 판결을 내렸다.
재판부는 판결문에서 “TJ클럽은 만화영화 톰과 제리가 저작권 존속기간 만료로 국내에서 저작물로서 보호받지 못한다는 점 및 워너브러더스가 일부 상품군에만 한정해 톰과 제리 캐릭터를 등록해 놓은 것을 악용해 다른 상품군에 대해 먼저 상표등록을 한 자에 불과하다”며 “반면 사사, 유유가 워너브러더스로부터 정당하게 톰과 제리 캐릭터에 대해 사용허락을 받고 사용해 온 자들이다”고 밝혔다.
재판부는 이어 “특허법원이 피고의 상표등록이 무효라고 판단해 현재 상고심이 계속중이다”며 “이런 점에 비춰 피고의 등록상표권의 행사는 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈해 공정한 경쟁질서와 상거래질서를 어지럽히는 것이다”고 덧붙였다.
재판부는 또 “피고의 행위는 비록 권리행사의 외형을 갖췄다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다”며 “워너브러더스의 상표권행사는 피고의 등록상표권을 침해하는 것이 아니다”고 설명했다.
1940년부터 2,000여개의 시리즈가 제작, 방영되고 세계 110여개국에서 인기리에 방영된 만화영화 톰과 제리의 제작사 워너브러더스는 미국, 영국, 프랑스, 일본 등 세계 60여개 국가에서 450여개의 상표를 등록해 보유하고 있다. 또 전 세계에 걸쳐 5,000여개 업체와 캐릭터사용계약을 체결해 엄청난 수익을 올렸다. 워너브러더스는 지난해 유사한 상표를 등록해 캐릭터 상품을 만들어 판 피고에게 상표등록이 무효라고 특허심판원에 무효심판을 신청했으나 기각당했다.
그러나 올 6월 특허법원은 유명상표를 모방해 부당한 이익을 얻었다며 특허심판원의 심결을 취소하고 그 상표등록이 무효라고 판결했다. 이에 워너브러더스는 서울중앙지법에 등록상표권을 침해하지 않았음을 확인해 달라며 소송을 냈다.