뮤지컬 '캣츠'는 원작자로부터 독점적인 사용 권리를 인정받은 사업자만 사용할 수 있다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 민사3부(주심 김신 대법관)는 캣츠의 독점 저작권을 보유한 ㈜설앤컴퍼니가 "'캣츠'라는 표현을 사용하지 말라"며 뮤지컬 제작자 유모씨를 상대로 낸 부정경쟁행위금지 청구소송 상고심(2012다13507)에서 원고승소 판결한 원심을 깨고 지난달 29일 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "캣츠는 수백회의 내한공연이 이뤄졌고, 유료관람객 수가 84만9000명을 넘길 정도로 많은 관객이 관람을 했기 때문에 그 자체로 특정한 사업자의 공연을 나타내는 표시로 봐야 한다"며 "저작권을 갖지 못한 사업자는 '캣츠'라는 제목을 사용해 공연할 수 없다"고 밝혔다. 설앤컴퍼니는 영국 회사와 캣츠의 저작권 계약을 독점 체결해 공연했고 유씨는 저작권 계약 없이 '캣츠'를 연상시키는 '어린이 캣츠', '뮤지컬 어린이 캣츠'라는 제목의 뮤지컬을 제작해 전국 도시에서 공연을 했다. 설앤컴퍼니는 캣츠라는 명칭을 하용하지 말라며 소송을 냈고 1심은 "유씨의 공연이 적법한 저작권을 받고 공연하는 것으로 오해할 우려가 있다"며 원고승소 판결했다. 그러나 항소심은 "뮤지컬 제목은 뮤지컬 내용을 표시하기 위한 이름일 뿐 영업의 식별 표지로 볼 수 없다"며 원고패소 판결한 바 있다.

영국 버버리사가 등록한 격자무늬를 이용해 제품을 만들었다면 자사 상표를 표시했더라도 상표법 위반으로 처벌할 수 있다는 대법원 판결이 나왔다. 이번 판결은 버버리사의 격자무늬를 둘러싸고 소송을 벌이고 있는 버버리사-LG패션의 상표소송에도 영향을 미칠지 주목된다. 대법원 형사1부(주심 양창수 대법관)는 14일 영국 '버버리(BURBERRY)'사의 격자무늬 디자인을 무단도용한 의류를 수입·판매한 혐의(상표법 위반)로 기소된 무역회사 대표 김모(52)씨에 대한 상고심(☞ 2011도13441)에서 무죄를 선고한 원심을 깨고 사건을 인천지법으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "영국 버버리사의 등록상표는 격자무늬를 형성하는 선들의 색상과 개수, 배열순서 등에 의해 수요자의 감각에 강하게 호소하는 독특한 디자인적 특징을 가지고 있고 주로 의류 등 상품의 표면 또는 이면에 표시돼 상품을 장식함과 동시에 버버리사의 출처도 함께 표시하는 기능을 수행한다"고 밝혔다. 이어 "김씨가 중국에서 수입한 셔츠의 무늬는 버버리사의 것보다 세로선의 폭이 가로선의 폭보다 좁고 바탕색도 약간 옅지만 격자무늬를 형성하는 선들의 색상과 개수, 배열선수거 동일해 버버리사의 등록상표와 매우 유사하다"며 "비록 셔츠에 'SYMBIOSE'라는 표장이 별도로 표시돼 있기는 하지만 하나의 상품에 둘 이상의 상표가 표시될 수 있다는 점 등을 고려하면 셔츠에 사용된 격자무늬가 디자인으로만 사용됐다고 볼 수는 없다"고 설명했다. 김씨는 2010년 3월 중국 '심비오즈(symbiose)'사가 제조한 버버리 상표와 거의 동일한 문양의 셔츠 635벌을 수입·판매해 기소됐다. 1·2심은 "셔츠에 사용된 격자무늬가 버버리사의 등록상표가 유사하지만 셔츠의 목부분과 가슴주머니에 'SYMBIOSE'라는 상표를 표시해 출처를 밝히고 있어 일반 소비자들이 제품을 혼동할 위험이 있다고 볼 수 없다"며 무죄를 선고했다. 한편 버버리사는 최근 격자무늬를 무단 도용당했다고 주장하며 LG패션을 상대로 "'버버리 체크' 무늬를 사용한 셔츠의 제조 및 판매를 중단하고, 손해배상으로 5000만원을 배상하라"며 손해배상 청구소송(2013가합8774)을 서울중앙지법에 냈다. 대법원은 '디자인이 될 수 있는 형상이나 모양도 출처표시를 하는 기능을 하면 상표로 볼 수 있다'는 입장(98도2743)을 보이고 있어 이 소송은 법원이 버버리사와 LG패션의 격자무늬의 유사성을 얼마나 인정하느냐에 따라 승패가 갈릴 전망이다.

특허침해소송에서 특허의 요건인 '진보성'이 부정된다면 특허등록무효로 확정되기 전이라도 손해배상청구를 기각할 수 있다는 대법원 판결이 나왔다. 이번 판결로 "신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권 침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다"고 판시한 종전 대법원 판결(98다7209)은 변경됐다. 대법원 전원합의체(주심 이상훈 대법관)는 19일 엘지전자가 "대우일렉트로닉스가 제조·판매한 드럼세탁기가 특허발명을 침해했으므로 제품을 폐기하고 88억여원을 배상하라"며 대우일렉트로닉스를 상대로 제기한 특허권침해금지 및 손해배상 청구소송 상고심(☞2010다95390)에서 대법관 전원일치 의견으로 원고패소 판결을 내린 원심을 파기하고 사건을 서울고법으로 되돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대해 형식적으로 특허등록이 돼있음을 기화로 그 발명자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐"이라며 "특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정돼 그 특허가 심판에 의해 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당해 허용되지 않는다"고 밝혔다. 하지만 재판부는 이 사건에 대해서는 "발명은 각각의 구성이 유기적으로 결합한 전체로 볼 때 선행기술에 비해 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되므로 기술에 의해 진보성이 부정돼 특허가 무효로 될 것임이 명백하다고 볼 수 없다"고 판단했다. 엘지전자는 2004년 드럼세탁기의 소음과 고장을 줄일 수 있는 구동부 구조에 대한 특허발명권을 등록했다. 같은 해 대우일렉트로닉스가 유사한 구조의 드럼세탁기를 출시하자 2007년 엘지전자는 소송을 제기했다. 대우전자는 "엘지전자가 주장하는 특허권은 이미 존재하는 '선행기술'에서 쉽게 고안할 수 있는 것이므로 특허의 요건인 '진보성'을 결여해 특허권을 근거로 한 손해배상 청구 등은 부당하다"고 항변했고, 원심은 이를 받아들였다.

SKT, KT, LGT 등 대형통신사들이 핸드폰 통화연결음(컬러링)의 저작권료를 가입자가 1회 납부하는 정보이용료에 대해서뿐만 아니라 매달 납부하는 부가서비스 이용료에 대해서까지 계속 지급해야 한다는 판결이 나왔다. 음악의 저작권을 관리하는 사단법인 한국음악저작권협회는 대형 통신사들이 가입자들로터 매달 통화연결음 사용에 대한 추가비용을 내게 하면서 정작 저작권료는 처음 한 번만 내는 것에 대해 문제가 있다고 보고 일단 저작권료 규정해석에 대해 법원의 판단을 받아보기로 했다. 이에 따라 일단 한 통신사의 지난해 3월 한달간의 부가서비스 이용료 수입 22억원에 대한 저작권료 1억9,000여만원(부가서비스 이용료 22억원 × 분배비율 9% × 음악저작물관리비율 98%)을 청구하는 소송을 냈고 법원은 저작권자들의 손을 들어줬다. 이번 판결에 따라 한국음악저작권협회는 그동안 대형통신사가 이미 지급 받았던 통화연결음 음악에 대한 저작권료(통신사마다 50여억원으로 추정)를 청구하는 소송을 추가로 제기할 전망이어서 결과가 주목된다. 서울중앙지법 민사11부(재판장 강영수 부장판사)는 지난달 28일 (사) 한국음악저작권협회가 "가입자가 1회 납부하는 정보이용료 뿐만 아니라 매달 납부하는 부가서비스 이용료도 매출액에 포함시켜 통화연결음 저작권료를 지급해야 한다"며 (주)KT를 상대로 낸 저작권사용료지급 청구소송(2009가합78097)에서 "2009년3월 한달간 통화연결음 사용에 대한 저작권료 1억9,000여만원을 배상하라"며 원고승소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "서비스 가입자들이 서비스에 가입하는 이유는 원고가 관리하는 음악들을 사용하기 위한 경우가 대부분이어서 통신사들이 음악에 대한 정보이용료 수익이 발생하는 경우에는 필연적으로 부가서비스 이용료도 발생하게 된다"며 "이런 점에서 부가서비스 이용료는 원고가 관리하는 저작권과 무관하다기보다는, 오히려 음악이용과 관련된 비용이라고 봄이 상당하다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "개정된 저작권료 징수규정에 따르면 매출액은 '음악이용과 관련한 이용료 등의 수입'"이라며 "음악의 이용과 관련만 있으면 모든 이용료를 매출액의 범위에 포함시키도록 하고 있다"고 덧붙였다. 재판부는 또 "음악의 이용과 관련만 있으면 그 수익이 무엇에 대한 대가이고 사용용도가 무엇인지 구분하지 않고 있어 음악저작물의 이용과 관련해 발생하는 이용료 등의 수입뿐만 아니라 저작물의 사용과는 직접적인 관련이 없는 광고수입까지 포함시키고 있는 만큼 서비스 가입자가 통신사에 지급하는 부가서비스 이용료도 매출액에 포함된다고 봄이 상당하다"고 설명했다. 서비스 가입자는 가입과 동시에 매달 900원의 부가서비스 이용료를 통신사에 납부해야 하고 가입자가 원하는 음악을 선택할 경우 무선은 700원, 유선은 1200원의 정보이용료를 다시 통신사에 내야 한다.

민간기업 뿐만 아니라 정부나 공공기관도 이제 업무에 있어 전산화, 컴퓨터작업이 필수가 됨에 따라 각종 업무에 필요한 소프트웨어 프로그램 저작권(‘SW저작권’)의 소유자가 개발용역을 의뢰한 정부·공공기관인지, 소프트웨어를 만든 개발자인지를 두고 의견이 분분하다. 지난 7월 국가경쟁력강화위원회는 ‘지식재산강국 실현전략’을 발표하면서 중점 추진과제의 하나로 ‘공공발주 SW의 지재권 귀속문제개선’을 선정한 바 있다. 이렇듯 최근 들어 활발히 진행 중인 SW저작권 귀속에 관한 논의는 정부, 공공기관의 경우 국가기밀 등 업무에 있어 보안을 유지해야 하는 경우가 많아 그 저작권 소유여부에 대해 일반 민간기업보다 의견이 첨예하게 대립 중이다. ◇ 현실반영 못한 법규정= 현재 SW저작권 귀속에 대해 규정한 기획재정부 회계예규에 의하면 지적재산권의 귀속에 대해 당사자가 협의할 수 있도록 규정하면서 최근 발주자인 공공기관에게 지적재산권이 귀속됐었다 하더라도 국가안전보장 등의 특별한 사유가 없는 한 개발자에게 개작권을 부여해 상업적 활용이 가능하도록 규정을 신설했다. 또 현행 저작권법 제2조 제3호에 의하면 SW개발계약에 의해 산출된 SW저작권은 실제로 창작한 자에게 귀속되며 이는 당사자의 약정에 의해서도 변경될 수 없는 강행규정이다. 따라서 당사간의 약정으로 저작권이 공공기관인 발주자에게 귀속된다고 하더라도 이것은 개발자가 원시취득한 저작권을 약정에 의해 공공기관에 양도하는 것으로 보고 있다. 그러나 그동안 공공기관 등이 발주하는 SW개발용역이 많은 우리나라의 경우 개발된 SW의 저작권을 발주자인 공공기관이 갖는 것이 일반적이었다. 지난해 12월 KIPA(한국소프트웨어진흥원)에서 발표한 ‘공공부문 SW사업의 지식재산권 소유현황’을 봐도 SW저작권을 발주자인 공공기관 등이 가지는 경우가 88%를 차지하고 있다. 문화관광부 산하 한국저작권위원회 소속인 저작권정보센터장인 정재곤 변호사는 “저작권 귀속에 대해 당사자가 협의할 수 있도록 규정하고 있는 기획재정부 회계예규의 SW저작권 귀속에 관한 규정은 현실을 제대로 반영하지 못하고 오히려 현실을 왜곡하는 도구로 이용되고 있다”고 말했다. ◇ 대법원판례 입장은= 이에 관련해 대법원은 “업무상 창작한 프로그램의 저작자에 대한 규정은 프로그램 제작에 관한 도급계약에는 적용되지 않는 것이 원칙”이나 “주문자가 전적으로 프로그램에 대한 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발업자의 인력만을 빌어 개발을 위탁하고 개발업자는 당해 프로그램을 오로지 주문만을 해서 개발·납품해 결국 주문자의 명의로 공표하는 것과 같은 예외적인 경우에는 주문자를 프로그램 저작자로 볼 수 있다”고 판시하고 있다(98다60590). 이런 대법원판례에 따르면 SW개발에 대한 보수도 용역대금형식으로 지급받고 발주자가 사양서와 같은 기본적인 사항만을 제공하고 개발자로 하여금 독립적으로 개발하도록 하는 일반적인 SW개발계약의 경우, 발주자인 공공기관이 SW저작권을 원시취득할 가능성은 거의 없다고 할 수 있다. ◇ 원칙적으로 개발자가 저작권 갖도록 개정돼야= 이에 대해 정 변호사는 “우선 창작자 원칙이라는 저작권법의 원칙에 충실하게 법이 개정돼야 한다”며 “공공기관 등이 발주하는 SW개발용역계약 상의 산출물에 대한 저작권 귀속문제는 당사자들의 이해관계가 충돌되는 영역으로 그 해결책 제시가 쉽지 않다”고 말했다. 그는 이어 “그러나 이런 문제는 민간기업간의 소프트웨어 개발용역계약에도 영향을 미친다는 점, 산출물에 대한 저작권의 상업적 활용 활성화를 통한 소프트웨어산업의 육성이 필요하다는 점 등을 고려해 볼 때, 원칙적으로 개발자에게 저작권을 귀속시키고 국가안보 등 제한된 범위 내에서 발주자가 저작권을 가질 수 있도록 계약의 일반조건을 개정해야 할 것”이라고 말했다. 그는 또 “현재 다양한 SW개발방식 중에서는 발주자가 창작에 전혀 기여하지 않은 경우, 발주자와 개발자가 모두 창작에 기여한 경우, 발주자만이 창작에 기여한 경우 등이 있을 수 있다”며 “따라서 발주자와 창작자의 산출물에 대해 어느 정도 기여했는지를 객관적으로 판단할 수 있는 구체적인 판단기준을 관련업계의 의견을 수렴해 가이드라인을 마련해야 할 것이다”고 말했다.

선출원상표의 등록에 대한 무효심결이 확정됐더라도 후출원 상표권자의 상표등록까지 금지해서는 안 된다는 헌재결정이 나왔다. 헌법재판소 전원재판부는 지난달 30일 A사가 "선출원상표의 상표등록무효가 확정되면 후출원 상표권자의 상표등록까지 무효로 하고 있는 상표법 제7조3항은 재산권과 직업선택의 자유를 침해한다"며 낸 헌법소원 사건(2006헌바114)에서 재판관 8대 1의 의견으로 위헌결정을 내렸다. 이번 헌재결정에 따라 상표법 제7조3항은 이날부터 효력을 상실했다. 상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있는 상표법 제7조3항은 타인의 등록상표가 상표등록 무효심결로 무효가 됐을 경우 후출원상표에 대해서도 상표등록을 받을 수 없도록 하고 있다. 또 선등록상표가 무효가 됐을 경우 이와 유사한 상표가 이미 시장에 공존하고 있었더라도 그 상표 역시 무효심결의 대상이 되도록 정하고 있다. 재판부는 "특허청은 구 상표법과 관계없이 후출원상표의 출원시 이와 동일 또는 유사한 타인의 선등록상표가 존재하는 경우 후출원상표의 등록을 거절할 수 있다"며 "또 선등록상표가 무효로 확정돼 소멸하더라도 소비자가 일정기간 동안 상표에 대한 기억과 신용이 남아있다고 판단될 경우 상표권이 소멸한 날로부터 1년이 경과하지 않으면 이와 동일 또는 유사한 상표의 등록을 거절할 수 있되 1년 이상 사용되지 않아 소비자의 오인·혼동의 우려가 없을 경우 등록을 허용하도록 하고 있다"고 밝혔다. 재판부는 따라서 "상표등록출원시에 상표법 제7조3항 부분을 적용해 상표등록을 거절할 수 있도록 하는 것은 동일 또는 유사한 상표의 공존을 억제해 소비자의 오인·혼동을 방지한다는 입법목적에 기여하는 바가 거의 없다"고 했다. 재판부는 이어 "상표법 제7조3항은 선등록상표에 대한 무효심결이 확정된 후라도 후등록상표를 무효로 심결할 수 있도록 하고 있다"며 "이 경우 선등록상표의 무효심결이 확정될 당시 이미 동일·유사한 상표가 공존하고 있는데 선등록상표 무효심결 확정 이후에 새롭게 후등록상표를 무효로 한다고 해서 소비자의 오인·혼동을 방지한다는 입법목적에 기여할 여지는 없다"고 지적했다. 이에따라 재판부는 "이 법률조항은 '무효의 소급효'에 배치돼 전체 상표법 체계에 혼란을 야기시킬 뿐만 아니라, 나아가 이미 상표등록을 마친 후출원자는 선등록상표가 무효로 확정된 이후에도 후등록상표가 무효로 됨으로써 정당한 이유없이 재산권인 상표권과 상표를 이용해 직업을 수행할 자유를 침해받게 된다"고 밝혔다. 반면 이공현 재판관은 "선등록상표의 무효심결이 확정되면 그 상표등록은 소급적으로 무효가 되지만 무효심결이 확정될 때까지 선등록상표가 존재하고 있었던 것은 객관적 사실"이라며 "일반소비자들의 상품출처의 오인·혼동을 막기 위해서라도 무효의 소급효라는 일반원칙에도 불구하고 상표등록무효에 있어서는 예외를 둘 필요성이 인정된다"며 반대의견을 냈다. A상표로 87년부터 침구류 사업을 해온 B씨는 C사가 98년 A상표와 유사한 A'상표를 출원·등록하자 2001년 A상표를 출원·등록한 뒤 C사에 대해 등록무효심판을 청구해 승소했다. 이후 C사와 이해관계에 있던 D씨가 2006년께 상표법 제7조3항의 규정을 들어 "A상표도 소멸등록된 A'상표와 유사하므로 무효로 해야한다"며 등록무효심판을 청구해 A상표 역시 무효심결이 내려지게 되자 B씨는 특허소송을 제기하고 헌법소원도 냈다.

기술유출범죄의 실질적인 배임액을 입증하기 위한 검찰의 새로운 시도가 실패로 돌아갔다. 서울고법 형사6부(재판장 박형남 부장판사)는 지난 5일 대우조선이 건조한 액화천연가스(LNG)선 등 선박 69척의 완성도 파일 등을 빼돌린 혐의(특경가법상 배임) 등으로 기소된 엄모(55)씨에 대한 항소심(2008노212)에서 1심과 마찬가지로 특경가법상 배임혐의에 대해 무죄를 인정하고, 업무상 배임죄 및 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반 혐의에 대해서만 유죄를 인정, 징역1년을 선고했다. 검찰은 엄씨의 이득액이 50억 이상이라는 점을 소명하고 특경가법상 배임혐의를 유죄로 이끌어내기 위해 최초로 외부 기술평가 전문기관인 '한국기술거래소'에 기술가치를 평가받아 항소심에서 증거로 제출했다(법률신문 2008년8월14일자 1면기사 참조). 그러나 법원은 이를 증거로 인정하지 않고 배임액수 미상으로 산정해 형법상 업무상 배임죄를 적용한 것이다. 재판부는 판결문에서 "배임죄의 성립요건인 이익 및 손해는 경제적 관점에서 실질적으로 판단돼야 하므로 피고인이 피해자인 대우조선의 영업비밀인 선박 완성도 파일 등을 취득함으로써 얻은 이익은 이 설계도면을 가지고 경쟁사 등 다른 업체에서 선박을 건조하거나 설계할 경우 그 자료로 인해 기술개발에 소요되는 비용이 감소되는 경우의 그 감소분 상당과 그 자료를 이용해 제품생산에까지 발전시킬 경우 제품판매이익 중 그 자료가 제공되지 않았을 경우와의 차액상당으로서 그러한 가치를 감안해 시장경제원리에 의해 형성될 시장교환가격이라고 보아야 한다(대법원1999.3.12.선고 98도4704 판결등 참조)"고 밝혔다. 재판부는 이어 "검사가 당심에서 제출한 한국기술거래소의 가치평가보고서는 비용접근법을 채택했는데 이러한 비용접근법에 의한 가치평가의 기초가 되는 설계도면의 재생산비용을 추정하는데 사용한 기본인자라 할 수 있는 실적시수, 계획시수 및 표준시수나 연도별 적용인건비 등은 모두 피해자인 대우조선 측에서 제시한 자료를 그대로 사용했으며, 그러한 자료의 정확성 및 신뢰성에 관해 별도의 확인작업을 거친 바도 없다"며 "기본적인 사실관계가 모두 피해자인 대우조선 측의 일방적인 자료제공에 기초한 것으로 그 자료의 신뢰성을 담보할 만한 아무런 자료가 없다"고 지적했다. 재판부는 또 "유출된 파일들이 제3자에 의해 어느 정도 활용가능성이 있을지에 관해서도 구체적이고 객관적인 검증없이 통상적으로 활용가능하다는 전제하에 피해자인 대우조선 측이 제시한 자료를 바탕으로 외부 전문가 4인이 부여한 체크리스트 점수에 기해 일률적으로 기본설계의 경우 0.557, 상세설계의 경우 0.394로 계수화해 이를 기초로 설계도면과 사양서 파일에 대한 가치를 평가한 것이 객관적이고 적정한 평가방법인지에 관하여 의문이 있다"며 "선주의 요구에 따라 주문생산되는 선박건조의 특수성상 제3자가 설계도면을 이용해 그대로 선박을 건조하기 어렵고 이를 활용하는 제3자의 인적·물적기반이 어떠한가에 따라 활용가치가 없는 것부터 상당한 수준까지 활용할 수 있는 것까지 존재할 수 있을 것인데 이러한 개별 파일들에 대한 활용가능성 및 활용정도를 개별적·구체적으로 판단하지 않고 이를 기본설계와 상세설계로 구분해 획일적으로 계수화해 가치를 산정한 것은 적절하다고 보기 어렵다"고 설명했다. 이번 판결에 대해 검찰은 "기술유출범죄로 인한 배임행위에 대해 중형선고가 가능한 특정경제범죄가중처벌법등에관한법률(특경법)의 적용을 사실상 막는 판결"이라며 상고할 뜻을 분명히 해 배임액산정을 둘러싼 법원과 검찰의 논란은 대법원판결이 나올 때까지 계속될 것으로 보인다.

동부건설이 '동부'라는 간판을 걸고 계속 영업을 할 수 있게 됐다. 이번 판결은 유사한 상호를 구별하는 기준에 대해 명시적인 기준을 제시한 첫 판결로, 유사상표를 넓게 인정하는 상표권과 달리, 상호는 상호자유주의원칙상 상호의 유사여부는 보다 엄격하게 판단해야 한다는 취지의 판결로 향후 상급심의 최종판단이 주목된다. 서울중앙지법 민사11부(재판장 이내주 부장판사)는 지난달 27일 "'동부'가 들어간 유사한 상호를 못쓰게 해달라"며 동부주택건설(주)가 '동부'가 들어간 상호를 사용하는 동부건설(주), (주)동부, 동부디엔씨 유한회사, 동부부산개발 유한회사를 상대로 낸 상호말등기절차이행 청구소송(2007가합53230)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "동부주택건설(주)의 상호와 동부건설(주), (주)동부의 상호가 동일하지 않음은 그 외관·호칭에 있어 명백하다"며 "상호가 서로 확연히 구분할 수 없을 정도인지를 판단함에 있어서는 원칙적으로 상호를 구성하는 전체문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 판단해야지 상호 중 중첩되는 부분인 '동부'만을 두고 각 상호의 동일성을 판단할 수는 없다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "회사의 종류를 나타내는 '주식회사' 부분을 제외하고 보면 '동부주택건설'은 6음절, '동부건설'은 4음절, 주식회사 동부의 경우는 2음절로 돼 있다"며 "또 주식회사 동부의 경우, '주식회사'라는 부분이 앞에 위치하는 반면 원고의 경우 뒤에 위치하고 있는 점 등에 비춰 피고들의 상호가 원고의 상호와 유사하다고 볼 수 있을지언정 각 상호가 원고의 상호와 확연히 구분할 수 없을 정도라고 볼 수는 없다"고 덧붙였다. 재판부는 또 "상호를 먼저 등기한 자가 후등기자를 상대로 상호등기의 말소를 구함에 있어 상법 제23조는 양 상호가 외관상 유사하다 하더라도 구체적인 거래관계에 있어서 후등기자가 '타인의 영업으로 오인할 수 잇는 상호'를 사용하지 않거나 '부정한 목적'이 없는 것으로 판명되는 경우에는 상호등기의 말소를 청구할 수 없다"며 "이런 상법 제23조의 관계에서 볼 때, 먼저 등기된 것과 타인이 자신의 상호와 동일하거나 확연히 구별될 수 없는 상호를 사용하는 것만 입증하면 상호등기의 말소를 청구할 수 있는 상법 제22조 상의 말소의무를 지는 후등기자의 상호는 '타인이 먼저 등기한 상호'와 유사한 단계를 넘어 동일하거나 확연히 구분할 수 없을 정도에 이르는 경우를 말한다"고 설명했다. 지난 84년 '동부주택건설 주식회사'라는 상호를 등기한 원고는 그 이후에 '동부'라는 단어가 들어간 상호를 사용하는 동부건설(주)(89년 등기), (주)동부(2000년 등기), 동부디엔씨 유한회사(2001년 등기), 동부부동산개발 유한회사(2003년 등기)를 상대로 상호등기말소이행소송을 냈다.

변리사가 의뢰인(출원인)에게 특허절차에 대한 설명을 소홀히 해 결국 특허가 등록되지 못했다면 손해를 배상할 책임이 있다는 판결이 나왔다. 이번 판결은 특허등록에 있어서 변리사의 과실을 직접적으로 다룬 첫 판결로 향후 상급심의 최종판단이 주목된다. 서울중앙지법 민사11부(재판장 이내주 부장판사)는 최근 특허출원인 김모씨 등 4명이 “변리사의 과실로 국내에 특허가 등록되지 않아 3억9,800만원의 손해를 입었다”며 L변리사를 상대로 낸 손해배상 청구소송(2006가합8028)에서 “피고는 7,000만원을 배상하라”며 원고 일부승소 판결했다. 재판부는 판결문에서 “PCT 국제출원절차는 일반인뿐만 아니라 특허에 관해 전문이 아닌 법조인에게도 비교적 복잡하고 생소해 일반인인 원고들에게 특허절차에 관한 의사결정권이 실질적으로 보장되기 위해서는 특허출원절차에 관해 전문가인 변리사의 법률적 설명이 필요하다”면서 “L변리사가 ‘PCT 국제출원시 한국을 우선권 주장국에 포함해(자기지정) 이미 지난 99년 국내특허출원이 취하간주됐고 한국으로 국내단계진입을 하지 않으면 한국에 대한 국제출원 역시 취하간주된다’고 출원인들에게 설명을 했다면 원고들은 국내단계진입을 포기하지 않고 다른 조치를 취하려 했을 것”이라고 밝혔다. 재판부는 이어 “이에 L변리사는 원고들에게 PCT 국제출원시 자기지정을 하게 되면 먼저 낸 출원이 취하간주된다는 사실 및 먼저 낸 출원이 취하간주되는 경우 한국으로의 국내단계진입이 반드시 필요하다는 것을 설명해 줬어야 할 의무가 있다”고 덧붙였다. 재판부는 또 “결국 이번 특허출원과 한국을 지정국으로 한 PCT 국제출원이 취하간주된 것은 L변리사가 원고들에게 이런 설명의무를 제대로 이행하지 않아 발생한 일”이라면서 “결국 원고들의 발명이 특허등록되지 못해 입은 손해는 원고들로 하여금 올바른 의사결정을 하지 못하게 한 변리사의 과실과 수임인으로서 위임의 본지에 따른 의무(특허출원이 취하간주되지 않도록 해야 할 의무)를 이행하지 않는 과실에 기인한 것이다”고 설명했다. L변리사는 지난 98년과 99년 원고들과 각 국내특허출원과 국제특허출원을 등록하는 위임계약을 체결하면서 한국을 포함한 여러 나라를 국제출원대상국으로 지정했다. 지난 2002년 특허청은 대한변리사회장에게 ‘PCT 국제출원시 자기지정을 한 경우 선출원은 1년3개월이 경과하면 취하간주돼 부활할 수 없으므로 PCT 자기지정출원시 국내단계진입을 소홀히 하는 일이 없도록 주의시켜 달라’는 공문을 보냈었다. 그러나 L변리사는 특허출원이 취하간주될 때까지 번역물을 제출하지 않는 등 국내진입단계를 거치지 않고 있다 2006년 특허청으로부터 이미 99년 자기지정에 의한 취하간주로 특허출원이 취하됐다는 통보를 받았고 이에 원고들은 변리사를 상대로 손해배상 청구소송을 냈다. <용어설명> PCT 국제출원절차= 일반인이 자신의 발명을 자국 뿐만 아니라 다른 나라에서도 특허로 등록받길 원할 경우, 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 PCT) 가입국 국민은 각 해외 특허청에 각각 등록해야 하는 번거로운 절차없이 자국 특허청에 ‘국제출원서류’를 제출하기만 하면 자동으로 가입국에 대해서도 출원된 것과 같은 특혜를 받는다. 단, 이때 출원인은 서류에 자신의 발명이 보호받기를 원하는 국가를 지정(우선권 주장)해야 하고 또 일정한 기간(1년8개월 또는 2년6개월) 내에 각 가입국의 자국어로 된 번역문을 제출해야 한다(국내단계진입). 그러나 이때 주의할 점은 한국(자국)을 제외한 다른 나라들에 대해서만 우선권 주장을 해야 한다는 점이다. 만약 한국도 우선권 주장국에 포함해 출원할 경우(자기지정), 국내에서는 이중으로 특허출원을 한 것으로 돼 국제출원절차보다 먼저 밟았던 국내출원절차가 1년3개월 후 자동으로 취하된다(자기지정에 의한 취하간주).

◇ 특허법원의 심리범위(98허768)= 심결취소소송의 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부이므로 특허법원은 그 사실심리에 아무런 제한없이 심리해 판결할 수 있고 권리범위확인심판은 사실상 당사자간 실용신안권의 침해를 둘러싼 민사분쟁의 성격을 띠므로 특허법원에서의 사실심리에 제한을 가할 합리적인 이유가 없다는 판결. 이 판결에서 특허법원은 심결취소 소송에서의 심리범위에 대해 무제한설의 입장을 확실히 했다. 제한설을 취하는 일본은 특허심판원에서 다투었던 사항이 아니면 동경고등재판소(일본의 특허법원)에서 다투지 못하도록 하고 있다. 이에 비해 우리나라는 이 판결 후 대법원도 무제한설을 명시적으로 지지, 특허법원에서의 사실심리에 아무런 제한을 가하지 않고 있다. ◇ 확정된 심결취소판결 기속력의 범위(2000허976)= 특허법원의 판결은 특허심판원을 기속한다는 판결. 특허법원은 이 판결에서 "심결취소판결이 확정된 후, 제1차 심결에서 제출되었던 증거를 특허심판원의 재심리과정에서 제출하는 것은 새로운 증거의 제출이라고 보기 어렵고, 취소전 심결에서 제출되어 재심리하는 심판기록에 그대로 편철되어 있는 증거를 다시 원용해 취소전 심결과 같은 결론에 이르는 것은 허용되지 않으므로, 이 사건 심결에서 제1차 심결에서 제출된 증거를 채용할 수 있다는 전제 아래 심결취소판결과 다른 판단을 한 것은 확정된 심결취소판결의 기속력에 반하는 것으로서 위법하다"고 판시했다. ◇ 영업방법발명의 성립성 판단기준(☞2000허5438)= 최근의 발명형태인 영업방법발명(Business Method Invention)에 대한 발명으로서의 성립여부 판단기준을 제시한 판결. 특허법원은 이 판결에서 "비즈니스모델 발명이라 함은 정보기술을 이용해 실현한 새로운 비즈니스 시스템이나 방법에 관한 발명을 말하고, 이러한 일반적인 비즈니스모델 발명에 속하기 위하여는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다"고 밝혀 우리나라의 경우 영업방법발명에 대해 일정한 제한이 따른다는 점을 명시했다.