특허권이 공유(共有)일 때 각 공유자에게 공유물분할청구권이 인정되고, 이 때에는 현물분할이 아닌 경매에 의한 대금분할을 해야 한다는 대법원 첫 판결이 나왔다. 대법원 민사1부(주심 양창수 대법관)는 지난달 20일 황모씨가 ㈜고려기업과 ㈜고려이엔지를 상대로 낸 공유물 분할소송 상고심(2013다41578)에서 원고승소 판결한 원심을 확정했다. 특허법 제99조2항은 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야 지분을 양도하거나 지분에 질권을 설정할 수 있다고 규정하고 있다. 재판부는 판결문에서 "특허법 규정에 따라 특허권은 권리행사에 일정한 제약을 받아 합유(合有)와 유사한 성질을 가진다"며 "특허법의 규정은 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 실시권을 설정받을 경우, 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술·능력에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 돼 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려해, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다"고 설명했다. 이어 "그렇다면 특허권의 공유자 상호간에 이해관계가 대립될 때 공유관계를 해소하기 위해 공유자에게 민법상의 공유물분할 청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의해 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 변동이 발생한다고 보기 어렵고, 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다"며 "다만 특허권은 발명에 따른 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 않고 경매에 의한 대금분할을 명한 것은 정당하다"고 밝혔다. 김모씨와 고려기업 등은 중량물 하역 작업용 와이어 로프 고리의 제조방법 특허권과 디자인권을 각 지분비율에 따라 소유하고 있었다. 김씨의 특허권과 디자인권 지분을 상속한 황씨는 자신의 지분비율에 따라 특허권을 분할해 달라며 소송을 했다. 반면 고려기업 등은 특허권과 디자인권은 합유이기 때문에 분할을 청구할 수 없다"며 "합유자의 지위는 일신전속적이기 때문에 황씨는 지분을 상속받을 수 없고, 나머지 합유자인 고려기업 등에 지분이 귀속된다"고 주장했다. 1·2심은 "공유인 특허권의 분할을 금지하는 법률규정이 없고, 특허권도 환가 가능한 재산권"이라며 "공유인 특허권 등의 분할이 법률상 또는 성질상 금지된다고 할 수 없다"고 판단해 특허권과 디자인권을 경매에 부쳐 지분비율에 따라 분배하라고 판결했다.

디지털 음원을 전송받아 매장에서 음악을 틀 때는 별도의 저작권료를 지급하지 않아도 된다는 판결이 나왔다. 그동안 대법원과 서울고법 등은 매장 내에서 트는 디지털 음원이나 자체 제작한 매장용 음반이 판매용인지에 따라 저작권료 지급 여부를 따져왔다. 하지만 이번 판결에서 법원은 판매용 여부와 상관없이 저작권료 징수에 대한 근거 규정이 없다면 사용료를 내지 않아도 된다고 판단한 것이어서 상급심의 판단이 주목된다. 서울중앙지법 민사13부(재판장 심우용 부장판사)는 지난 12일 한국음악저작권협회가 ㈜롯데하이마트를 상대로 낸 손해배상 청구소송(2013가합552486)에서 원고패소 판결했다. 재판부는 판결문에서 "저작권법은 저작권협회가 음악저작물 이용자로부터 받을 사용료에 대해 문화부장관의 사전승인을 얻도록 하고 있다"며 "현재 매장 내 사용하는 음악에 대한 사용료를 받을 수 있는 근거규정이 존재하지 않는 이상 저작권협회는 하이마트에 공연사용료 지급을 구할 수 없고, 저작권협회에 공연권 침해로 인한 손해가 발생했다고 보기도 어렵다"고 설명했다. 재판부는 "저작권협회는 사용료 징수를 포함한 징수규정 개정안의 승인을 문화부장관에게 신청했지만 정당한 사유없이 반려됐으므로 공연사용료 지급 의무를 다툴 수 없다고 주장하지만, 문화부장관의 반려행위는 일종의 거부처분으로 행정처분에 해당한다"며 "행정처분의 당연무효 여부가 선결문제로 되는 때에는 이를 판단해 당연무효임을 전제로 판결할 수 있고 반드시 행정소송 등의 절차에 의해 그 취소나 무효확인을 받아야 하는 것은 아니다"라고 덧붙였다. 하이마트는 99년 12월부터 디지털 음원을 전송받아 전국 가전제품 판매 매장에서 틀었다. 한국음악저작권협회는 하이마트가 허락을 받지 않아 음악저작물의 공연권을 침해했다며 9억4000여만원을 청구하는 소송을 냈다. 한편 대법원은 지난 2012년 스타벅스 코리아가 판매용 음반이 아니라 별도로 주문 제작한 음반을 매장에서 재생한 것은 저작권 침해라는 판결(2010다87474)을 내렸고, 지난해 11월 서울고법도 현대백화점이 디지털 음원을 전송받아 매장에서 틀었다면 저작권료를 지급해야 한다는 판결(2013나2007545)을 내린 바 있다.

특허침해소송에서 특허의 요건인 '진보성'이 부정된다면 특허등록무효로 확정되기 전이라도 손해배상청구를 기각할 수 있다는 대법원 판결이 나왔다. 이번 판결로 "신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권 침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다"고 판시한 종전 대법원 판결(98다7209)은 변경됐다. 대법원 전원합의체(주심 이상훈 대법관)는 19일 엘지전자가 "대우일렉트로닉스가 제조·판매한 드럼세탁기가 특허발명을 침해했으므로 제품을 폐기하고 88억여원을 배상하라"며 대우일렉트로닉스를 상대로 제기한 특허권침해금지 및 손해배상 청구소송 상고심(☞2010다95390)에서 대법관 전원일치 의견으로 원고패소 판결을 내린 원심을 파기하고 사건을 서울고법으로 되돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대해 형식적으로 특허등록이 돼있음을 기화로 그 발명자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐"이라며 "특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정돼 그 특허가 심판에 의해 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당해 허용되지 않는다"고 밝혔다. 하지만 재판부는 이 사건에 대해서는 "발명은 각각의 구성이 유기적으로 결합한 전체로 볼 때 선행기술에 비해 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되므로 기술에 의해 진보성이 부정돼 특허가 무효로 될 것임이 명백하다고 볼 수 없다"고 판단했다. 엘지전자는 2004년 드럼세탁기의 소음과 고장을 줄일 수 있는 구동부 구조에 대한 특허발명권을 등록했다. 같은 해 대우일렉트로닉스가 유사한 구조의 드럼세탁기를 출시하자 2007년 엘지전자는 소송을 제기했다. 대우전자는 "엘지전자가 주장하는 특허권은 이미 존재하는 '선행기술'에서 쉽게 고안할 수 있는 것이므로 특허의 요건인 '진보성'을 결여해 특허권을 근거로 한 손해배상 청구 등은 부당하다"고 항변했고, 원심은 이를 받아들였다.

법률신문의 법조인검색 서비스를 무단으로 도용해 야후 등 유명 포탈을 통해 불특정다수인이 검색할 수 있도록 한 법률정보 전문사이트 대표와 임원에게 징역형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사5단독 유영현 판사는 15일 인터넷법률신문의 법조인명부 데이터베이스를 허락없이 복사하고 전송해 저작권법위반과 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(정보통신망침해등) 혐의로 기소된 (주)로마켓아시아 대표 최모(45)씨에게 징역 6월에 집행유예 1년을, (주)한국의 인물 대표 이모(42)씨에게 징역 4월에 집행유예 1년을 각각 선고했다(2009고단489). 이들이 운영하는 두 회사는 벌금 500만원씩을 선고받았다. 재판부는 판결문에서 “데이터베이스 제작자는 그의 데이터베이스 전부 또는 상당한 부분을 복제·배포·방송 또는 전송할 권리를 가진다”며 “법률신문사가 법조인명부 데이터베이스 저작자로서 가지는 복제 등 권리는 저작권법에 의해 보호되는 권리”라고 밝혔다. 이는 법률신문사가 보유하고 있는 권리는 저작권이라고 할 수 없으므로 공소가 기각돼야 한다는 피고인들의 주장을 정면으로 배척한 것이다. 또 피고인들은 재판과정에서 자신들이 독자적으로 데이터베이스를 구축했다고 주장했으나, 재판부는 판결문에서 “피고인들에 대한 이 사건 공소사실은 모두 유죄로 인정된다”며 주장을 받아들이지 않았다. 재판부는 이어 “피고인들은 공통의 소재를 대상으로 하는 데이터베이스에서는 공통의 오류가 발생하는 경우가 자주 발생한다는 점에서 ‘공통의 오류론’은 복제여부를 판단하는데 적용될 수 없으므로 복제했다는 법률신문사의 주장은 기각돼야 한다고 하지만, 피고인들이 주장하는 점만을 근거로 공소사실을 유죄로 인정한 것이 아니기 때문에 주장을 받아들이지 않는다”고 덧붙였다. 법률신문사는 지난 82년 국내 최초로 법조인 인물정보를 집대성한 ‘법조인대관’을 제작해 올해 9월 증보9판을 발간하는 등 꾸준한 개정작업을 벌여왔다. 또 지난 99년부터는 인터넷법률신문( www.lawtimes.co.kr)을 통해 저렴한 가격으로 온라인 고객들에게 서비스를 제공해왔다. 그러나 지난해 로마켓아시아 등이 법조인대관 자료를 무단으로 도용해 유사한 검색서비스를 무료로 제공하고 또 야후 등 포탈사이트를 통해 검색이 가능하도록 해 피해를 입자 법원에 침해금지 가처분신청을 내는 한편 검찰에 정보통신망보호법위반 혐의 등으로 고소했다. 그러자 서울중앙지검은 조사를 거쳐 “피고인들은 법조인명부 데이터베이스를 허락없이 복사해 인터넷 인물정보검색시스템을 운영하기로 공모하고 2007년5월과 2008년2월 컴퓨터를 이용, 인터넷법률신문에 접속해 데이터베이스를 복사해가는 방법으로 정보통신망에 침입했을뿐만 아니라, 피고인 최씨는 피고인 이모씨가 2004년1월경부터 2008년7월경까지 법조인명부DB를 수시로 복사해 이를 토대로 작성한 2차적 저작물을 로마켓 인터넷사이트에 제공하는 한편, 야후나 프레시안 등 유명 포탈사이트를 통해 블특정 다수인이 검색할 수 있도록 전송했다”면서 피고인들을 기소했다. 한편 서울중앙지법은 지난해 7월 법률신문사가 낸 데이터베이스 침해금지 가처분신청을 받아들여 “데이터베이스를 복제하거나 배포·방송 또는 전송해서는 안 되며, 보관·사용중인 데이터베이스 및 그 복제물을 폐기하라”고 명령했다.

민간기업 뿐만 아니라 정부나 공공기관도 이제 업무에 있어 전산화, 컴퓨터작업이 필수가 됨에 따라 각종 업무에 필요한 소프트웨어 프로그램 저작권(‘SW저작권’)의 소유자가 개발용역을 의뢰한 정부·공공기관인지, 소프트웨어를 만든 개발자인지를 두고 의견이 분분하다. 지난 7월 국가경쟁력강화위원회는 ‘지식재산강국 실현전략’을 발표하면서 중점 추진과제의 하나로 ‘공공발주 SW의 지재권 귀속문제개선’을 선정한 바 있다. 이렇듯 최근 들어 활발히 진행 중인 SW저작권 귀속에 관한 논의는 정부, 공공기관의 경우 국가기밀 등 업무에 있어 보안을 유지해야 하는 경우가 많아 그 저작권 소유여부에 대해 일반 민간기업보다 의견이 첨예하게 대립 중이다. ◇ 현실반영 못한 법규정= 현재 SW저작권 귀속에 대해 규정한 기획재정부 회계예규에 의하면 지적재산권의 귀속에 대해 당사자가 협의할 수 있도록 규정하면서 최근 발주자인 공공기관에게 지적재산권이 귀속됐었다 하더라도 국가안전보장 등의 특별한 사유가 없는 한 개발자에게 개작권을 부여해 상업적 활용이 가능하도록 규정을 신설했다. 또 현행 저작권법 제2조 제3호에 의하면 SW개발계약에 의해 산출된 SW저작권은 실제로 창작한 자에게 귀속되며 이는 당사자의 약정에 의해서도 변경될 수 없는 강행규정이다. 따라서 당사간의 약정으로 저작권이 공공기관인 발주자에게 귀속된다고 하더라도 이것은 개발자가 원시취득한 저작권을 약정에 의해 공공기관에 양도하는 것으로 보고 있다. 그러나 그동안 공공기관 등이 발주하는 SW개발용역이 많은 우리나라의 경우 개발된 SW의 저작권을 발주자인 공공기관이 갖는 것이 일반적이었다. 지난해 12월 KIPA(한국소프트웨어진흥원)에서 발표한 ‘공공부문 SW사업의 지식재산권 소유현황’을 봐도 SW저작권을 발주자인 공공기관 등이 가지는 경우가 88%를 차지하고 있다. 문화관광부 산하 한국저작권위원회 소속인 저작권정보센터장인 정재곤 변호사는 “저작권 귀속에 대해 당사자가 협의할 수 있도록 규정하고 있는 기획재정부 회계예규의 SW저작권 귀속에 관한 규정은 현실을 제대로 반영하지 못하고 오히려 현실을 왜곡하는 도구로 이용되고 있다”고 말했다. ◇ 대법원판례 입장은= 이에 관련해 대법원은 “업무상 창작한 프로그램의 저작자에 대한 규정은 프로그램 제작에 관한 도급계약에는 적용되지 않는 것이 원칙”이나 “주문자가 전적으로 프로그램에 대한 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발업자의 인력만을 빌어 개발을 위탁하고 개발업자는 당해 프로그램을 오로지 주문만을 해서 개발·납품해 결국 주문자의 명의로 공표하는 것과 같은 예외적인 경우에는 주문자를 프로그램 저작자로 볼 수 있다”고 판시하고 있다(98다60590). 이런 대법원판례에 따르면 SW개발에 대한 보수도 용역대금형식으로 지급받고 발주자가 사양서와 같은 기본적인 사항만을 제공하고 개발자로 하여금 독립적으로 개발하도록 하는 일반적인 SW개발계약의 경우, 발주자인 공공기관이 SW저작권을 원시취득할 가능성은 거의 없다고 할 수 있다. ◇ 원칙적으로 개발자가 저작권 갖도록 개정돼야= 이에 대해 정 변호사는 “우선 창작자 원칙이라는 저작권법의 원칙에 충실하게 법이 개정돼야 한다”며 “공공기관 등이 발주하는 SW개발용역계약 상의 산출물에 대한 저작권 귀속문제는 당사자들의 이해관계가 충돌되는 영역으로 그 해결책 제시가 쉽지 않다”고 말했다. 그는 이어 “그러나 이런 문제는 민간기업간의 소프트웨어 개발용역계약에도 영향을 미친다는 점, 산출물에 대한 저작권의 상업적 활용 활성화를 통한 소프트웨어산업의 육성이 필요하다는 점 등을 고려해 볼 때, 원칙적으로 개발자에게 저작권을 귀속시키고 국가안보 등 제한된 범위 내에서 발주자가 저작권을 가질 수 있도록 계약의 일반조건을 개정해야 할 것”이라고 말했다. 그는 또 “현재 다양한 SW개발방식 중에서는 발주자가 창작에 전혀 기여하지 않은 경우, 발주자와 개발자가 모두 창작에 기여한 경우, 발주자만이 창작에 기여한 경우 등이 있을 수 있다”며 “따라서 발주자와 창작자의 산출물에 대해 어느 정도 기여했는지를 객관적으로 판단할 수 있는 구체적인 판단기준을 관련업계의 의견을 수렴해 가이드라인을 마련해야 할 것이다”고 말했다.

이번 사건은 어떤 기술이 새로운 기술인지를 판단할 때, 일반 대중인 제3자에게 알려지기 시작한 시점, 제3자가 인식할 수 있는 시점을 기준으로 해야할지 아니면 내부적인 설정등록한 날을 기준으로 해야할지가 주요쟁점이 된 사건이다. 기존에 특허법원이 특허청에 내부적인 설정등록일을 기준으로 일관되게 판단해 와 일반적인 제3자와의 관계에서 크고 작은 마찰이 있어왔다. 이에 이번 사건에서 재판부는 새로운 기술인지 여부는 제3자에게 공지된 날(등록공고일)을 기준으로 판단해야 한다며 특허법원과 다른 판단을 내렸다. 재판부는 "'공지'라는 것은 알려지는 것이고 제3자가 알아야 의미가 있다"며 "설정등록일에는 일반인의 경우 이 기술이 있는지 여부를 알 수 없다"고 말했다. 즉 이번 판결은 '공지'라는 것에 대해 어렵고 우회적으로 해석하지 말고 법조문과 일반인의 관념에 따라 의미를 파악하는 것이 좀 더 타당하다고 본 것이다. 재판부는 "'설정등록일'을 기준으로 본 2003년 특허법원 판결(2002허2372)은 의장에 대해서 '등록일'을 기준으로 제시했던 2001년 대법원 판결(☞99후2020)을 구 실용신안법에도 그대로 적용한 것인데 구 의장법과 구 실용신안법은 엄연히 차이가 있는 법으로 그대로 적용하는 것은 타당하지 않다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "구 의장법의 등록공고 제도 및 등록공고의 효력에 관해 구 실용신안법에는 같은 취지의 규정을 두고 있지 않아 2001년 대법원판결을 구 의장법 이외에 구 실용신안법에도 그대로 적용하기는 어렵다"고 판단했다. 재판부는 또 구 실용신안법상 여러가지 기준이 '등록공고일'임을 근거로 제시했다. 구 실용신안법상 특허청장은 '등록공고일'부터 출원서류 등을 일반에 제공할 의무가 있고, 비밀이 유지돼야 할 고안의 경우 '등록공고'를 보류하도록 돼 있다. 또 재판부는 "특허청 직원은 직무상 알게 된 '출원중'의 고안에 관한 비밀누설행위 등을 처벌하도록 규정하고 있으나 고안이 설정등록된 후라도 그 고안에 대해 특허청장이 열람·복사신청을 허가하기 이전에는 특허청 직원의 비밀유지의무가 여전히 존속한다"며 "이런 여러가지 법규정의 취지에 의해 봤을 때 어떤 기술이 설정등록됐다는 사실만으로 곧바로 공지상태에 이른다고 보기 어렵다"고 판단했다.

현대건설이 조형물 구상도안(스케치)을 그대로 베껴 아파트 단지내 모방조형물을 만들었다가 4억원을 배상하게 됐다. 이번 판결은 조형물 구상도안에 대해 저작권성을 인정한 첫 판결로 향후 상급심의 최종판단이 주목된다. 서울중앙지법 민사11부(재판장 이내주 부장판사)는 13일 도시경관계획 및 환경디자인 전문업체인 L환경을 경영하는 김모(60·여)씨가 "작가의 동의 없이 조형물 구상도안을 그대로 베껴 모방조형물을 시공했으므로 17여억원을 배상하라"며 현대건설(주)를 상대로 낸 손해배상청구소송(2006가합51459)에서 "피고는 4억원을 배상하라"며 원고일부승소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "아파트 단지내에 설치된 생명의 숨소리, 몸짓, 목제 게이트 등의 상징조형물 등은 단순한 조형물의 스케치에 불과한 수준을 넘어서 건설사가 구상도안을 토대로 조형물을 제작할 수 있는 수준에 이른 도안"이라며 "조형물 구상도안에 심미적·예술적 표현도 상당한 정도에 비춰보면 조형물 구상도안은 미술저작물에 해당한다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "그러나 아파트 단지내 다리의 교명주 부분이나 난간부분, 보도포장 부분은 건축부속공작물에 불과해 배치와 조합을 포함한 전체적인 디자인으로서의 건축미술작품에 해당한다고 할 수 없어 건축저작물로서의 도안이라고 보기 어렵다"며 "난간 및 보도포장에 다소간의 심미적인 요소를 부과한 것에 불과해 별도로 그 자체가 하나의 독립적인 예술적 특성이나 가치를 지니고 있다고 보기 어렵다"고 덧붙였다. 재판부는 또 "작가가 직접 조형물을 제작할 때의 작가의 창작에 대한 대가는 조형물 설치대금의 30%정도로 봄이 상당하고, 조형창작품의 경우 조형작품으로 완성되기 이전의 작품스케치, 제작도면, 시공내역서 등으로 이뤄진 조형물 도안의 가격은 통상 조형물 설치대금의 10~20%인 점에 비춰볼 때 현대건설은 조형물 설치대금 17여억원 중 약 20%에 해당하는 4억원을 손해액으로 지급해야 한다"고 설명했다. 지난 99년 한국토지공사는 용인 죽전지구에 아파트단지를 조성하기로 하고 입찰공고를 냈다. 원고는 현대건설에게 낙찰받기 위한 아이디어의 하나로 유명 조형작가들의 조형물을 설치하는 것을 제안했고, 현대건설은 원고로부터 여러개의 조형물 구상도안(스케치)을 받았다. 조형물 구상도안을 이용한 조형물 제작 및 시공과 관련해 원고와 여러차례 협의를 했으나 계약에 실패하자 현대건설은 지난 2004년 다른 조경업자에게 용역을 줘 그 조형물 구상도안을 그대로 모방한 조형물을 설치했다. 이에 조형물 도안의 작가로부터 손해배상채권을 양도받은 원고는 현대건설을 상대로 손해배상소송을 냈다.

덴마크의 세계적인 조립식 블럭장난감 ‘레고(LEGO)’의 인형, 블록은 레고의 문자상표와 달리 레고만의 고유한 상품표지로 볼 수 없다는 판결이 나왔다. 서울중앙지법 민사12부(재판장 양재영 부장판사)는 레고 덴마트 본사와 레고코리아(주)가 “레고와 유사한 상표를 부착해 소비자에게 혼동을 줬다”며 국내 장난감 제조·판매업자 정모씨를 상대로 낸 부정경쟁행위금지등 청구소송(2007가합75636)에서 지난달 23일 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 “한국갤럽이 만 13세 이상 39세 이하 남녀 500명을 상대로 설문조사를 실시한 결과 응답자의 99%가 ‘레고인형을 본 적이 있다’, 83%가 그 인형을 보면 ‘레고’ 혹은 ‘레고블록’이 연상된다고 응답한 점은 인정된다”며 “그러나 ‘레고’ 혹은 ‘LEGO’라는 문자표장 외에 레고인형이 문자표장과 함께 혹은 단독으로 레고 제품을 표시하는 표장으로 사용된 적은 전혀 없었다”고 지적했다. 재판부는 또 “레고인형만이 개별적으로 판매된 적도 없고 ‘레고(LEGO)’문자표장의 경우 국내에서 주지·저명해 사실상 조립식 완구제품을 통칭하는 일반명사로 인식되고 있는 점을 감안할 때 레고인형의 경우 레고제품의 상품표지로 주지하다고 인정하기 어렵다”며 “레고제품에서 인형이 포함된 경우는 70%에 불과하고 레고의 인형이 레고의 필수적인 부품이라고 볼 수도 없다”고 밝혔다. 재판부는 이어 “레고는 직육면체 또는 정육면체의 상부에 다른 블록을 끼울 수 있도록 돌출된 모양인데 이는 여러 개의 블록을 결합해 구조물을 만드는 조립식 완구제품에서 필수적으로 요하는 기능적 형상만으로 이뤄진 것이어서 그 요소를 제외한 나머지 도형만으로는 어떤 식별력을 갖췄다고 보기 어렵다”고 덧붙였다. 덴마크의 유명한 조립식 완구제품회사인 ‘레고(LEGO)’는 정씨가 국내에서 ‘반크(BANC)’라는 상표를 등록해 조립식 완구제품을 생산·판매하자 특허청에 ‘레고와 유사하다’며 이의신청을 냈다. 그러나 특허청이 문자부분에 대해서는 ‘양 상표가 유사하지 않다’, 도형부분에 대해서는 ‘주지·저명성을 인정할 수 없다’는 이유로 이의신청을 기각하자 정씨가 부정경쟁방지법을 위반했다며 민사소송을 냈다.

변리사가 의뢰인(출원인)에게 특허절차에 대한 설명을 소홀히 해 결국 특허가 등록되지 못했다면 손해를 배상할 책임이 있다는 판결이 나왔다. 이번 판결은 특허등록에 있어서 변리사의 과실을 직접적으로 다룬 첫 판결로 향후 상급심의 최종판단이 주목된다. 서울중앙지법 민사11부(재판장 이내주 부장판사)는 최근 특허출원인 김모씨 등 4명이 “변리사의 과실로 국내에 특허가 등록되지 않아 3억9,800만원의 손해를 입었다”며 L변리사를 상대로 낸 손해배상 청구소송(2006가합8028)에서 “피고는 7,000만원을 배상하라”며 원고 일부승소 판결했다. 재판부는 판결문에서 “PCT 국제출원절차는 일반인뿐만 아니라 특허에 관해 전문이 아닌 법조인에게도 비교적 복잡하고 생소해 일반인인 원고들에게 특허절차에 관한 의사결정권이 실질적으로 보장되기 위해서는 특허출원절차에 관해 전문가인 변리사의 법률적 설명이 필요하다”면서 “L변리사가 ‘PCT 국제출원시 한국을 우선권 주장국에 포함해(자기지정) 이미 지난 99년 국내특허출원이 취하간주됐고 한국으로 국내단계진입을 하지 않으면 한국에 대한 국제출원 역시 취하간주된다’고 출원인들에게 설명을 했다면 원고들은 국내단계진입을 포기하지 않고 다른 조치를 취하려 했을 것”이라고 밝혔다. 재판부는 이어 “이에 L변리사는 원고들에게 PCT 국제출원시 자기지정을 하게 되면 먼저 낸 출원이 취하간주된다는 사실 및 먼저 낸 출원이 취하간주되는 경우 한국으로의 국내단계진입이 반드시 필요하다는 것을 설명해 줬어야 할 의무가 있다”고 덧붙였다. 재판부는 또 “결국 이번 특허출원과 한국을 지정국으로 한 PCT 국제출원이 취하간주된 것은 L변리사가 원고들에게 이런 설명의무를 제대로 이행하지 않아 발생한 일”이라면서 “결국 원고들의 발명이 특허등록되지 못해 입은 손해는 원고들로 하여금 올바른 의사결정을 하지 못하게 한 변리사의 과실과 수임인으로서 위임의 본지에 따른 의무(특허출원이 취하간주되지 않도록 해야 할 의무)를 이행하지 않는 과실에 기인한 것이다”고 설명했다. L변리사는 지난 98년과 99년 원고들과 각 국내특허출원과 국제특허출원을 등록하는 위임계약을 체결하면서 한국을 포함한 여러 나라를 국제출원대상국으로 지정했다. 지난 2002년 특허청은 대한변리사회장에게 ‘PCT 국제출원시 자기지정을 한 경우 선출원은 1년3개월이 경과하면 취하간주돼 부활할 수 없으므로 PCT 자기지정출원시 국내단계진입을 소홀히 하는 일이 없도록 주의시켜 달라’는 공문을 보냈었다. 그러나 L변리사는 특허출원이 취하간주될 때까지 번역물을 제출하지 않는 등 국내진입단계를 거치지 않고 있다 2006년 특허청으로부터 이미 99년 자기지정에 의한 취하간주로 특허출원이 취하됐다는 통보를 받았고 이에 원고들은 변리사를 상대로 손해배상 청구소송을 냈다. <용어설명> PCT 국제출원절차= 일반인이 자신의 발명을 자국 뿐만 아니라 다른 나라에서도 특허로 등록받길 원할 경우, 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 PCT) 가입국 국민은 각 해외 특허청에 각각 등록해야 하는 번거로운 절차없이 자국 특허청에 ‘국제출원서류’를 제출하기만 하면 자동으로 가입국에 대해서도 출원된 것과 같은 특혜를 받는다. 단, 이때 출원인은 서류에 자신의 발명이 보호받기를 원하는 국가를 지정(우선권 주장)해야 하고 또 일정한 기간(1년8개월 또는 2년6개월) 내에 각 가입국의 자국어로 된 번역문을 제출해야 한다(국내단계진입). 그러나 이때 주의할 점은 한국(자국)을 제외한 다른 나라들에 대해서만 우선권 주장을 해야 한다는 점이다. 만약 한국도 우선권 주장국에 포함해 출원할 경우(자기지정), 국내에서는 이중으로 특허출원을 한 것으로 돼 국제출원절차보다 먼저 밟았던 국내출원절차가 1년3개월 후 자동으로 취하된다(자기지정에 의한 취하간주).

원 저자라 해도 후속으로 발간된 책에 직접 관여하지 않고 출판사가 지속적인 광고 등을 함으로써 수요자들이 책의 출처를 출판사로 인식하게 되었다면 원 저자는 책 제목을 출판물에 사용할 수 없다는 판결이 나왔다. '영절하'라는 제목에 대한 상표권 여부를 두고 2차례 대법원 파기환송심을 거치는 등 치열한 법정 공방 끝에 지난달 초 서울고법이 대법원의 판단에 따라 저자인 정씨 손을 들어주면서 이번 특허법원 판결이 차후 결론에 중요한 영향을 미치게 됐다. 특허법원 제5부(재판장 이기택 부장판사)는 지난달 24일 '영어공부 절대로 하지 마라(영절하)'의 출판사인 (주)사회평론이 저자인 정찬용씨를 상대로 낸 상표등록무효거절결정한 특허심판원의 심결을 취소해 달라며 낸 소송(☞2005허8197)에서 "출판업을 연상할 수 있는 부분은 저자가 사용할 수 없다"며 원고 일부승소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "원칙적으로 서적류의 제호는 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 직접 설명하거나 함축적으로 나타내는 것으로 서적이라는 상품의 식별표지로 기능하진 않지만 서적류의 경우에도 출판업자의 책임에 의해 편집, 발행돼 저작자의 창작물이라는 면보다는 출판업자의 상품이라는 성격이 더 뚜렷이 나타나는 사전류, 연감류, 중고생 학습도서, 문고류, 전집류 등의 제호는 그 저작물의 명칭임과 동시에 출판업자의 출처표시로서의 기능을 가지며 자타 상품 식별표지로서의 성격을 가진다"며 "다른 사람의 상품을 표시하는 것이라는 수요자간의 현저하게 인식되어 있는 상표는 등록할 수 없다는 상표법 제7조제1항제9호에 따라 정씨의 등록상표 중 정기간행물, 학습지, 서적, 연감 등에 대한 부분을 취소한다"고 밝혔다. 사회평론은 지난 99년 5월 정씨와 3년간 독점출판계약을 맺으며 '영어공부 절대로 하지 마라'라는 제목의 책을 낸 뒤 그 후 정씨를 공동집필인으로 '영절하'제목에 부제만 달리해 총 7권의 영어교재 등을 출판했다. 이 책들은 100만부 이상 팔리는 선풍적인 인기를 끌었다. 출판계약이 끝난 후 정씨가 상표등록을 '영절하'를 상표등록 한 후 사회평론이 '영절하'를 이용해 계속 출판물을 내놓자 저작권 등을 침해했다며 소송을 제기하자 사회평론은 정씨의 상표가 무효라며 특허심판원에 등록무효심판 청구를 했다 받아들여지지 않자 다시 특허법원에 소송을 냈었다.