한때 커피가 '양탕국'으로 불렸으니, 양탕국이란 등록 상표는 식별력이 없다는 주장이 대법원에서 받아들여지지 않았다. 상표가 한때 사용된 상품의 명칭으로 사용됐다고 하더라도 곧장 상표등록 무효 사유에 해당한다고 단정할 수 없다는 취지다. 대법원은 나아가 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자에게 이를 뒷받침하는 구체적 사실을 증명할 책임이 있다고 처음 판시했다. 대법원 특별1부(주심 노태악 대법관)는 1월 11일 A 씨(소송대리인 김남정 변리사)가 B 사를 상대로 낸 등록무효 사건(2023후11074)에서 원고 승소 판결한 원심을 확정했다. A 씨는 표장을 '양탕국'으로, 지정서비스업을 카페업·커피전문점업 등으로 하는 등록상표의 상표권자이다. B 씨는 2022년 5월 A 씨를 상대로 "등록상표가 지정서비스업의 성질이나 내용 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 것에 불과하고, 특정인에게 독점적으로 사용할 수 있게 하는 것이 공익상 타당하지 않다"며 등록무효 심판을 청구했다. 같은 해 11월 특허심판원은 B 사의 심판청구를 인용하는 결정을 내렸고, A 씨는 그 심결의 취소를 구하는 소송을 냈다. 이후 특허법원은 상표 등록이 무효가 아니라며 심결을 취소했다. 이 사건의 쟁점은 '양탕국'이란 등록상표의 등록결정일인 2015년 6월 당시 일반 수요자가 이를 서비스에 제공되는 물건인 커피의 옛 명칭으로 인식했거나 지정서비스업의 성질을 바로 느낄 수 있는 정도로 인식했는지 여부였다. 대법원도 특허법원의 판단을 유지했다. 재판부는 "상표가 상표법상 식별력 요건을 갖추고 있는지의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대해 등록 여부를 결정하는 결정 시"라며 "상표가 한때 사용된 상품의 명칭 등으로 구성됐다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것은 아니고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호의 사유에 해당하는 구체적 사실을 주장·증명할 책임을 진다"고 판시했다. 그러면서 "'양탕국'이라는 용어가 등록상표의 등록결정일 당시를 기준으로 일반 수요자에게 커피의 옛 명칭으로 인식됐다거나 지정서비스업의 성질을 커피에 관한 것으로 바로 느낄 수 있는 정도로 인식되었다는 점이 증명됐다고 보기 어렵고, 따라서 공익상 특정인에게 그 표시를 독점시키는 것이 부당하다고 볼 수도 없다"고 설명했다.

코스닥 상장사인 바이오벤처 레고켐바이오 사이언스가 덴마크 장난감 기업 레고와의 상표권 분쟁에서 최종 패소했다. 대법원 특별2부(주심 이동원 대법관)는 6일 레고 쥬리스 A/S(소송대리인 법률사무소 김·장 법률사무소 강경태, 장현진, 김동원, 지민경 변호사)가 레고켐바이오를 상대로 낸 등록무효소송(2020후11943)에서 원고승소 판결한 원심을 확정했다. 덴마크에서 설립된 레고는 세계적으로 저명한 장난감 회사로, 조립식 블록 완구 등에 선사용상표들을 사용해 왔다. 레고켐바이오는 의약품 개발 등을 목적으로 설립된 국내 법인이다. 레고켐바이오는 2015년 11월 'LEGOCHMEPHARMA' 상표를 출원했다. 그러자 레고는 이의신청을 했고, 이에 따라 특허청 심사관이 상표등록 거절결정을 했다. 레고켐바이오가 거절결정에 대해 불복심판을 청구하자, 특허심판원은 이를 받아들여 거절결정을 취소한 다음, 특허청 심사관이 다시 심사하도록 했다. 이에 2018년 9월 'LEGOCHMEPHARMA'에 대한 상표등록이 이루어졌다. 레고 측은 해당 등록상표에 대한 등록무효 심판청구를 했다. 특허심판원은 2020년 2월 "해당 등록상표에 등록 무효 사유가 없다"며 원고 청구 기각 심결을 했다. 결국 레고 측은 한달 뒤 특허법원에 심결의 취소를 구하는 소송을 냈다. 원심은 레고 측의 손을 들어줬다. 원심은 "완구류 등에 사용된 '선(先)사용상표들(레고)'는 등록상표 출원 당시 국내 일반 수요자들에게 장난감 레고의 출처 표시로 널리 알려진 저명한 상표에 해당한다"며 "선사용상표들과 'LEGOCHMEPHARMA'의 요부인 'LEGO'는 전체적으로 유사하다"고 판시했다. 이어 "양 표장에 대한 상품 출처의 혼동 가능성이나 경쟁 관계와는 상관없이 선사용상표들과 유사한 'LEGOCHMEPHARMA'가 사용됨으로써 저명상표주인 레고 측이 막대한 비용과 노력을 투자해 구축한 선사용상표들에 대한 긍정적 이미지, 광고선전력, 고객흡인력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석될 것"이라며 "'LEGOCHMEPHARMA'는 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하므로 등록이 무효로 되어야 한다"고 판단했다. 대법원도 'LEGOCHMEPHARMA'가 그 지정상품인 의약품류에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 판단했다. 재판부는 "상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인·혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것"이라며 "'식별력을 손상시킬 염려'는 '타인의 저명상표가 가지는 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려'를 의미하고, 그 여부는 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단해야 한다"고 판시했다. 그러면서 "선사용상표들은 저명상표에 해당한다며 "레고켐바이오가 선사용상표들과 연상 작용을 의도하고 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크고, 'LEGOCHMEPHARMA'와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성도 높다고 보인다"고 설명했다. 대법원 관계자는 "등록된 상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 '타인의 저명한 상표가 가지는 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표'에 해당해 그 등록이 무효로 되어야 한다고 본 첫 사례"라며 "해당 조항의 취지와 '식별력을 손상시킬 염려'의 의미에 대해 명시적으로 설시하고, '식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표'에 해당하는지 여부를 판단하는 구체적인 기준을 제시했다는 점에서 의의가 있다"고 말했다. 승소를 이끈 장현진(48·사법연수원 33기) 김앤장 법률사무소 변호사는 "2014년 개정 상표법에서 희석화 조문이 명시적으로 도입된 이후, 해당 조문을 적용하거나 구체적 판단 기준을 제시한 대법원 판단은 없었는데 이 사건은 상표법에 '희석화 조문'이 최초로 도입된 이후 희석화를 인정한 첫번째 대법원 사건"이라며 "희석화 적용의 기준을 제시한 사건이라는 점에서 시사하는 바가 크다"고 말했다.

사람이 아닌 인공지능(AI)을 발명자로 신청한 특허 출원을 인정해달라며 미국의 AI 개발자가 특허청장을 상대로 행정소송을 제기했으나 패소했다. 서울행정법원 행정6부(재판장 이주영 부장판사)는 30일 미국의 AI 개발자 테일러 스티븐 엘이 특허청장을 상대로 제기한 특허출원무효처분 취소 청구소송(2022구합89524)에서 원고패소 판결했다. 재판부는 "특허법 문헌 체계상 발명자는 발명자 한 사람으로 표시돼 있고, 이는 자연인만을 의미하는 것이 분명하다"며 "법령상 자연인이 아닌 AI는 물건에 해당할 가능성이 높아 독자적 권리능력을 인정할 수 없다"고 밝혔다. 이어 "AI가 인간의 어떠한 개입 없이 독자적으로 발명할 기술적 수준이라고 보기 어렵다"며 "AI를 발명자로 표시하는 것을 허용한다고 해서 관련 발명이 더 적극적으로 이뤄진다고 보기 어렵고, AI를 발명자로 인정하는 것이 우리 사회 기술이나 산업 발전에 반드시 기여할 것이라고 단정하기 어렵다"고 설명했다. 아울러 "현재 이 사건 발명을 총 16개국에서 출원했으나 무심사 주의를 채택한 남아프리카공화국 외 모든 국가에서 거절됐다"며 "그에 대해 제기한 취소소송 역시 현재까지 모두 기각됐다. 향후 AI를 독자적 발명자로 인정할 것인지 여부는 정책적·기술적 고려에 따라 제도 개선을 통해 해결할 문제"라고 했다. 그러면서 "특허청이 발명자를 자연인으로 보정하도록 제시한 후 다른 대안을 제시하지 않았다고 해서 보정명령이 부당하다고 볼 수 없다"며 "테일러 측의 특허출원이 특허법에서 정한 방식에 위배된다고 판단한 특허청의 처분은 적법하다"고 판시했다. 앞서 테일러 스티븐 엘은 2020년 3월 자신이 개발한 AI인 '다부스(DABUS)'가 발명한 2건에 대해 특허청에 특허 출원을 했다. 그러나 특허청은 지난해 10월 다부스가 출원한 특허 2건에 대해 무효처분 결정을 했다. 특허출원의 주체를 자연인으로 제한하고 있는데, AI는 자연인이 아니라는 이유에서다. 특허청은 지난해 2월 특허출원자를 AI가 아닌 자연인으로 바꾸라는 내용의 보정 요구서를 보냈지만 테일러는 이를 받아들이지 않았고, 결국 특허청은 특허출원에 대해 무효 처분했다. 재판 과정에서 원고인 AI 개발자 테일러 측은 특허청의 출원무효 처분에 대해 "실체 심사를 전혀 거치지 않고 형식적 단계만 진행된 점이 가장 큰 문제"라고 밝혔다. 테일러 측 대리인은 "(특허청의 처분은) 출원인을 사람으로만 적을 수 있다는 전제가 깔려있는 것 같다"며 "이는 기술 발전에도 부합하지 않고, 근본적으로 특허법이 AI의 발명 행위를 예상하지 않았기 때문에 어떤 규정을 근거로 삼고 있더라도 법률 공백이 생긴다"고 강조했다. 이어 "이러한 법률 공백은 특허법 취지 등을 고려해 실체 판단을 통해 채워야 한다"며 "발명으로서 가치가 있는지는 실체적인 판단이 있어야 하기 때문에 (실체) 판단을 하지 않는다면 책임 회피인 것"이라고 했다. 반면 특허청 측은 "한국 법상 특허권은 헌법적, 법률적 근거가 있어야 하는데 AI에까지 독점권을 줘야 한다는 법률 근거가 없는 이상 입법 취지와도 반한다"며 "2014년 개정 특허법은 특허권자를 발명한 사람이라고 명시하고 있는데, 이 사건에서는 발명자를 자연인으로 적지 않아 (특허청에서) 보정명령한 것이고, 이에 응하지 않아 이뤄진 처분은 하자가 없다"고 반박했다. 그러면서 "자연인만 발명자로 볼 수 있다는 것은 당연히 타당하다"고 강조했다. 현재 이 같은 소송 및 특허출원은 '다부스 프로젝트'로 불리면서 미국과 영국, 독일, 호주 등에서 진행 중이다.

특허무효심판에 대한 사실심이 끝나고 상고심 중 해당 특허에 대한 특허심판원의 정정심결이 있더라도 재심사유가 되지 않는다는 대법원 전원합의체 판결이 나왔다. 정정심결 확정을 재심사유로 본 기존 대법원 판례를 변경한 것이다. 대법원 전원합의체(주심 이기택 대법관)는 22일 A사가 B사를 상대로 낸 특허 등록 무효 확인소송(2016후2522)에서 원고승소 판결한 원심을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. A사는 2015년 12월 "B사가 특허발명한 슬라이딩 도어 록킹구조가 진보성이 부정된다"며 특허심판원에 특허등록무효심판을 청구했다. 특허심판원은 2016년 5월 A사의 심판청구를 기각했고, 이에 반발한 A사는 소송을 냈다. 특허법원은 그해 10월 "B사의 특허발명은 선행발명들에 의해 진보성이 부정된다"며 A사의 손을 들어줬고, B사는 이에 불복해 상고했다. 그런데 B사는 상고 직후 특허심판원에 발명 청구범위를 변경하는 정정심판청구를 냈고, 특허심판원은 이를 인용해 정정심결을 내렸다. 이에 B사는 "정정심결이 확정됐으므로 판결에 기초가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의해 변경됐다"며 "민사소송법에 따라 재심사유가 있으므로 특허법원 판결은 파기돼야 한다"고 주장했다. 상고심에서는 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후, 특허권에 대한 정정심결이 확정된 때가 재심사유에 해당하는지 여부가 쟁점이 됐다. 민사소송법 제451조는 재심사유를 규정하며 '판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결 기타의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 의하여 변경된 때 종국판결에 대해 재심의 소를 제기할 수 있다'고 정하고 있다. 앞서 대법원은 2001년 "정정심결이 확정된 경우 재심사유에 해당한다"는 판결을 내린 바 있다. 판결문 다운로드 대법원은 기존 판례를 변경할 필요가 있는지 따져보기 위해 이 사건을 전원합의체에 회부해 심리해왔다. 종래 판례에 대해 실무상 절차 반복에 따른 특허소송 종국 지연되는 이른바 '캐치볼 현상'이 지적됐기 때문이다. '캐치볼 현상'이란 특허법원이 무효 판결을 내리면 패소한 당사자가 상고심 중 특허심판원에 정정심판을 내고, 심판원이 이를 인용하면 당사자는 재심사유를 주장하며 사건을 파기시키는 것이다. 이에 실무계에서는 절차반복으로 소송이 불합리하게 지연될 가능성이 있다는 지적이 나왔다. 재판부는 "정정심결이 확정되더라도 민소법이 정한 '판결의 기초가 된 행정처분이 변경되었다'고 볼 수 없다"며 "정정심결이 확정되더라도 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 '확정적으로' 변경되었다고 단정하기 어렵다"고 지적했다. 이어 "특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다툴 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는다"며 "이같은 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송, 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용되어야 한다"고 밝혔다. 다만 "B사의 특허발명은 선해발명에 의해 진보성이 부정되지 않는다"며 진보성을 부정한 원심 판단을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 이에 조희대·박정화 대법관은 "특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정되면 민소법이 정한 재심사유가 있다고 봐야한다"며 별개의견을 냈다. 이들은 "법원은 심결취소소송에서 '심결'의 위법성을 판단하는 것이지, '특허결정'의 위법성을 판단하는 것이라고 볼 수 없다"며 "정정심결의 확정으로 심리·판단의 대상이 변경되었는데도 상고심이 종전의 심판대상에 대해 판단하는 것은 처분에 대한 불복수단인 항고소송뿐만 아니라 일반 소송의 원칙에도 맞지 않다"고 지적했다. 대법원 관계자는 "대법원은 사실심 변론종결 이후 정정심결 확정을 상고이유로 받아들이지 않을 것"이라며 "향후 특허소송의 사실심에서 집중적인 심리가 이루어지고 이로써 특허분쟁이 신속하게 해결될 것으로 기대한다"고 밝혔다. 이번 전원합의체 판결문은 대법원 홈페이지(https://www.scourt.go.kr/sjudge/1579676827700_160707.pdf)에서도 전문을 확인할 수 있다.

전원 플러그 모양과 'Charge', 'now'를 결합해 만든 상표는 식별력이 없어 상표로 등록할 수 없다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원은 특히 이 같은 문구는 전기 에너지 관련 사업자라면 누구나 필요한 표시이므로 특정인이 독점할 수 없다고 했다. 대법원 특별1부(주심 박정화 대법관)는 A사가 특허청장을 상대로 낸 상표거절결정 취소소송(2016후526)에서 원고승소 판결한 원심을 파기하고 최근 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 전기에너지 공급업체인 A사는 2014년 특허청에 전기플러그 모양과 영어 단어 'Charge', 'now'를 결합한 상표를 등록하려 했지만, 특허청이 거절하자 특허심판원에 불복심판을 냈다. 하지만 특허심판원 역시 "출원상표는 전체적으로 '채워라 지금', '지금 충전하라' 등의 뜻으로 쉽게 직감되는데, 이 같은 표현은 전기에너지를 권유하거나 광고·선전하는 문구 또는 구호적 표장"이라며 식별력이 없다고 판단해 기각했다. 이에 반발한 A사는 소송을 냈다. 재판부는 "코드와 플러그를 형상화한 도형과 ChargeNow를 결합한 상표는 전체적으로 볼 때 전기 내지 전원 연결과 관련이 있음을 나타내고 있다"며 "실제 거래사회에서 해당 표현은 '전기에너지 충전'을 표현하는 표시로 흔히 사용되고 있다"고 밝혔다. “전기관련 사업자라면 누구나 필요한 표시” 이어 "문자 부분을 이루는 영어 단어 'Charge'와 'Now' 역시 전체로서 새로운 관념이 생겨난다거나 새로운 식별력을 형성하고 있다고 보기 어렵다"며 "우리나라의 영어 보급수준과 충전용 전자기기가 보편화된 거래사회의 실정을 고려하면 수요자들로서는 해당 상표관념이 '지금 충전하라'는 의미로 인식할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 "해당 표시는 전기에너지 충전과 관련한 거래에 있어서 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로도 타당하지 않다"고 판시했다. 앞서 원심인 특허법원은 "해당 상표는 관련 서비스업의 용도, 시기, 제공내용 등을 암시할 뿐 이를 직접적으로 표시하거나 수요자들에게 직감하게 한다고 볼 수는 없다"면서 "특정인이 독점적으로 사용할 수 없는 상표·서비스표에 해당하지 않는다"며 A사의 손을 들어줬다.

상표의 외관은 다소 다르더라도 발음이 같다면 선등록된 상표가 보호받아야 한다는 판결이 나왔다. 특허법원 특허5부(재판장 서승렬 부장판사)는 걸작떡볶이를 상표로 등록하려던 A씨가 특허청장을 상대로 낸 거절결정 취소소송(2018허5198)에서 최근 원고패소 판결했다. A씨는 2016년 '걸작떡볶이' 서비스표를 출원했는데, 특허청은 먼저 등록된 서비스표인 '걸짝'과 호칭이 유사하다며 거절했다. 선등록된 '걸짝'은 음식점업 등을 지정해 상표 등록이 돼 있었기 때문이다. 이에 A씨는 2017년 특허심판원에 불복심판을 청구했지만, 특허심판원은 "서비스표의 요부인 '걸작'과 선등록된 서비스표 '걸짝'은 호칭이 동일·유사하다"며 기각했다. A씨는 이에 불복해 소송을 냈다. 재판부는 "A씨가 출원한 서비스표의 모양과 선등록된 서비스표의 모양은 글자수와 그 모형 등에서 차이가 있어 외관이 유사하지는 않다"고 밝혔다. 그러나 "'걸작' 부분은 '걸짝'으로 발음되는데 이는 선등록된 서비스표와 발음이 동일해 호칭이 동일하다"고 지적했다. 특허법원, 원고패소 판결 그러면서 "'걸작'은 매우 훌륭한 작품 또는 우스꽝스럽거나 남의 주목을 끄는 사물이나 사람이라는 관념을 가지는데 반해, '걸짝'은 사전에 등재되어 있지 않은 조어이지만, '걸작'의 발음과 동일해 같은 관념을 떠올리게 한다"고 설명했다. 이어 "A씨가 출원한 상표와 선등록된 상표가 호칭(발음)과 관념면에서 동일하므로 동일·유사한 서비스업에서 같이 사용될 경우 일반수요자나 거래자로 하여금 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다"고 했다. A씨는 "'걸작떡볶이'는 떡볶이 등 분식류를 판매하는 음식점의 서비스표인 반면, '걸짝'은 주점 사업에 사용되고 있어 일반 수요자들이 오인·혼동할 가능성이 희박하다"고 주장했지만, 이 역시 받아들여지지 않았다. 재판부는 "A씨가 출원한 서비스표의 지정서비스업 중 '간이식당업, 관광음식점업, 레스토랑업, 스낵바업' 등은 선등록된 '걸짝'이 지정한 서비스업에 포함된다"며 "실제 사용하는 서비스업이 아닌 상표 등록 시 지정한 서비스업을 대비해야 하므로 A씨의 주장은 이유 없다"고 판시했다.

이마트가 출시한 'No Brand'가 상표로 인정 받았다. 일반인들에게 독자적인 브랜드로 인식되고 있어 보호할 가치가 있다는 것이다. 특허법원 특허1부(재판장 김경란 수석부장판사)는 화장지 등을 판매하는 A사가 특허청장을 상대로 낸 상표거절결정 취소소송(2018허7347)에서 최근 원고패소 판결했다. A사는 2016년 'NO BRAND'를 상표로 등록하려 했지만 앞서 이마트가 등록한 'No Brand' 상표와 유사하다는 이유로 거절당했다. 이에 A사는 "'NO BRAND' 또는 'No Brand' 부분은 '상표를 붙이지 않고 포장비와 광고비 등의 원가를 줄여 저렴한 가격에 판매하는 상품'을 의미하는 일반적인 용어로, 상품의 속성·특성을 직접 나타내는 상품의 성질표시에 해당해 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하다"며 "상표를 부착하지 않은 상태로 저렴한 가격에 상품을 판매하려는 판매자라면 누구라도 사용할 필요가 있으므로 사회통념상, 공익상 특정인에게 사용을 독점시키는 것은 부적합하다"며 소송을 냈다. 재판부는 "인터넷 국어, 영어사전과 사회복지학사전, 경제용어사전, 두산백과 등에서 '노브랜드 상품' 또는 '노브랜드'에 대해 '원가를 줄이기 위하여 포장을 간소화하거나 상표를 붙이지 않고 파는 상품'또는 '상표가 붙어 있지 않은' 등을 뜻하는 것으로 설명돼 있기는 하다"면서도 "'노브랜드' 또는 'no brand' 등이 국립어학원이 발행한 '표준 국어대사전'에 등재돼 있지 않고, 영어사전 등에 등재되었음을 인정할 자료가 없다"고 밝혔다. “일반인들 독자적 브랜드로 인식 보호할 가치 있다” 그러면서 "오히려 영어사용권 국가인 미국, 호주 등에서 2017년도에 'NOBRAND' 등이 상표로 등록되기도 했다"며 "'NO BRAND' 또는 'No Brand'는 '아니요'의 'no'와 '상표'를 뜻하는 'brand'가 결합된 조어에 불과해 상품의 속성·특성을 나타내는 성질에 해당한다거나, 사회통념상 공익상 특정인에게 사용을 독점시키는 것이 부적합하다고 볼 수 없다"고 판시했다. 재판부는 또 "'No Brand'는 일반 수요자에게 널리 알려져 있어 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력을 갖고 있다"며 "표장이 유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관해 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다"고 했다.

중국 대형로펌인 '따청(大成)'과 합병한 다국적 로펌 '덴톤스(Dentons)'가 우리나라에 서비스표를 등록하려 소송까지 냈지만 패소했다. 등록하려던 '大成 DENTONS'가 비슷한 업종으로 이미 선등록된 '대성'과 호칭 및 관념이 유사하다는 이유에서다. 특허법원 특허2부(재판장 이제정 부장판사)는 다국적 로펌 덴톤스 그룹이 특허청장을 상대로 낸 출원서비스 등록 거절 결정 취소소송(2018허8104)에서 최근 원고패소 판결했다. 덴톤스는 2015년 1월 '大成 DENTONS'를 법률서비스업으로 지정해 서비스표로 등록했다. 하지만 특허청은 2017년 "덴톤스가 출원한 서비스표는 2000년 법률연구조사업, 법무사업, 변리사업, 변호사업을 지정해 선등록된 '대성'과 호칭 및 관념이 유사하다"며 등록을 거절했다. 덴톤스는 이에 반발해 특허심판원에 불복 심판을 냈지만 기각당하자 "서비스표 중 'DENTONS' 부분은 선등록된 서비스표와 외관, 호칭, 관념이 다르다"며 소송을 냈다. 재판부는 "둘 이상 문자로 이뤄진 결합상표는 전체의 외관 등을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이지만, 상표 중 (일부분만으로도) 일반 수요자에게 인상을 심어주거나 그 부분만으로 독립해 상품의 출처표시기능을 수행하는 것이 있으면 해당부분을 가지고 상표의 유사여부를 대비·판단해야 한다"며 "'大成 DENTONS' 중 '大成'은 식별력을 가지는 중요부분"이라고 밝혔다. 특허법원, 원고패소 판결 이어 "일반 소비자들의 중국어 수준에 비추어 볼 때 '大成 DENTONS'는 '따청덴톤스'로 불리거나 5음절의 '대성덴톤스'로 불릴 가능성보다 앞 부분 한자의 한글 음역, 즉 대성(大成)으로 불리고 '크게 이루다'는 관념으로 인식할 여지가 많다"며 "덴톤스 그룹은 중국로펌 따청과 스위스 로펌 덴톤스가 합병한 것이므로 소비자들이 두 회사 상호를 결합한 세계 최대 다국적 로펌으로 인식할 것이라 주장하지만, 국내 일반 소비자들의 상식 수준 등에 비추어 외국 법률회사들의 이름이나 합병 여부를 쉽게 알 수 있다고 보기 어렵다"고 설명했다. 또 "'大成 DENTONS'와 '대성'은 글자체와 글자수 등 외관이 다르지만, '大成'은 식별력 있는 중요부분에 해당하고 선등록된 '대성'과 호칭 및 관념이 동일·유사해 비슷한 서비스 업종에서 사용될 경우 수요자나 거래자에 혼동을 일으킬 염려가 있다"고 판시했다.

특허심판원의 기존 심결을 취소하는 확정 판결에 따라 특허심판원이 관련 사건을 재심리할 때에도 당사자들에게 새로운 증거를 제출할 기회를 주는 등 정당한 심리 절차를 거쳐야 한다는 특허법원 판결이 나왔다. 특허법원 특허1부(재판장 김경란 수석부장판사)는 삼성전자가 엠앤케이홀딩스를 상대로 낸 등록무효소송(2018허4201)에서 최근 원고승소 판결했다. 삼성전자는 2015년 특허심판원에 특허발명 등록무효 심판을 청구했다. 특허심판원은 삼성전자의 청구를 인용했고, 상대방인 엠앤케이홀딩스는 불복해 특허법원에 소송을 냈다. 그런데 재판에서는 엠앤케이홀딩스가 승소했다. 특허심판원은 엠앤케이홀딩스의 승소를 확정한 대법원 판결이 나오자 올 3월 19일 삼성전자와 엠앤케이홀딩스 사건을 다시 심리하기로 하고 심판관 합의체를 지정했다. 특허법 제189조는 '심판관은 특허법원의 심결에 대한 소송·판결에 따라 (특허심판원의) 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다'고 규정하고 있다. 그런데 특허심판원은 이튿날인 같은 달 20일 두 기업에 사건을 우선 심판하기로 결정했다고 통지한 다음 하루 만인 21일 심리를 종결했다. 특허심판원은 이어 22일 곧바로 "당사자로부터 새로운 주장과 증거 제출이 없으며 취소판결에서 심결취소 기본이 된 이유는 특허심판원을 기속하므로 법원 취소판결 이유와 같이 진보성을 부정한다"며 삼성전자의 청구를 기각하는 결정을 내렸다. 이에 삼성전자는 "새 사건번호 부여 및 심판부 구성 후 이틀 만에 심리를 종결한 후 다음날 심판청구 기각 결정이 났다"며 "이 때문에 새로운 주장를 하거나 새로운 증거를 제출할 기회조차 가지지 못했는데, 이는 우리의 방어권 또는 절차적 이익을 침해해 위법한 심결"이라며 소송을 냈다. 재판부는 "특허법원이 심결을 취소하는 판결을 확정한 경우 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어 발생하는 것"이라며 "특허법은 이 같은 경우 특허심판원이 다시 심리를 하도록 규정하고 있으므로, 심판 청구인으로서는 심결 취소 판결의 결론을 번복하기 족한 증명력을 가지는 증거를 새로 제출할 기회를 부여 받야아 한다"고 밝혔다. 이어 "따라서 특허심판원이 심결취소 판결 확정 이후 심판관 지정 통지, 우선심판 결정 통지, 심리 종결 통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판 당사자들로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 했다면 그 심결은 절차상 위법이 있다"고 판시했다.

도메인 이름을 선점했더라도 부당한 이익을 얻으려는 목적이 있었던 것으로 인정되면 도메인을 이전해줘야 한다는 판결이 나왔다. A씨는 2007년 2월 도메인이름 등록기관을 통해 'www.Unipol.com'이라는 도메인이름을 등록해 보유하고 있었다. 한편 이탈리아에는 1963년 설립된 유명 보험업체 우니폴 그루뽀 에스피에이(Unipol Gruppo S.P.A)가 있었다. 이 회사는 1990년 이탈리아 증권거래소에 상장된 투자지주회사로 이탈리아 특허청에 'Unipol'을 공통으로 포함하는 여러 상표도 보유하고 있었다. 우니폴은 지난해 2월 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터에 자신의 상표가 A씨가 보유한 도메인 이름과 동일하다며 A씨를 상대로 도메인 이름의 이전을 요구하는 분쟁조정을 신청했다. WIPO 중재조정센터는 지난해 4월 A씨가 도메인 이름을 부정한 목적으로 등록·보유하고 있다며 이전 결정을 내리며 우니폴의 손을 들어줬다. 그러자 A씨는 국제기구 인터넷주소관리기구(ICANN)가 도메인 이름 등록기관이 아닌 제3자와 등록자 사이에 발생하는 도메인 이름 등록과 사용에 관한 분쟁해결을 위해 제정한 '통일도메인이름분쟁해결규정'에 따라 중재조정센터의 결정에 불복하고 센터의 결정 실행을 보류시키기 위해 소송을 냈다. A씨는 "도메인 이름 이전 청구를 위해서는 도메인 이름과의 직접적 관련성과 보호의 필요성이 있어야 하는데, 우니폴은 이미 'www.Unipol.it'이라는 이탈리아 국가 최상위 도메인 이름을 등록하고 웹사이트를 개설해 운영하고 있다"며 "'Unipol' 상표를 이용한 도메인 사용을 보장받지 못하는 경우가 아니다"라고 주장했다. 또 "우니폴 상표와 도메인 이름 사이에 직접적 관련성과 그에 대한 보호의 필요성이 없을 뿐만 아니라, 우니폴은 국내에는 생소한 회사여서 도메인 등록 당시 우니폴의 상호를 고려할 수 없었기 때문에 부정한 목적으로 등록한 것도 아니다"라고 강조했다. 하지만 서울중앙지법 민사62부(재판장 함석천 부장판사)는 A씨가 우니폴을 상대로 낸 도메인 이름 이전청구권 부존재 확인소송(2017가합532411)에서 최근 원고패소 판결했다. 재판부는 "우니폴은 인터넷주소자원에관한법률 제12조에서 정하는 정당한 권원이 있는 자에 해당한다"며 "A씨는 부정한 목적으로 이 사건 도메인 이름을 등록·보유하고 있으므로 우니폴에 등록 이전을 청구할 권리가 없음을 구하는 A씨의 청구는 받아들일 수 없다"고 밝혔다. 인터넷주소법 제12조는 정당한 권원이 있는 자의 도메인 이름 등록을 방해하거나 그로부터 부당한 이득을 얻는 등 부정한 목적으로 도메인 이름 등을 등록·보유 또는 사용한 자가 있으면 정당한 권원이 있는 자가 법원에 그 도메인 이름의 등록말소 또는 등록이전을 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 재판부는 "이 사건 도메인 이름에서 'www'와 'com'을 제외하면 우니폴의 상호, 상표 또는 약칭인 'Unipol'과 철자가 동일해 도메인 이름과 서로 유사하다"며 "우니폴은 이탈리아 보험업계에서 두번째로 규모가 큰 회사이자 비생명보험분야에서 1위의 회사로 유럽에서 10위권에 드는 보험금융그룹에 속하며 1989년부터 'Unipol' 등록상표를 사용해왔다"고 설명했다. 또 "'Unipol'은 흔히 사용되는 단어가 아니고 일반 수요자가 의미를 쉽게 알 수 없어 강한 식별력도 가진다"고 덧붙였다. 그러면서 "우니폴이 'www.Unipol.it'이라는 도메인 이름을 등록해 사용하고 있더라도 일반 최상위 도메인 이름인 이 사건 도메인 이름을 사용해 인터넷 이용자들의 혼란을 방지할 필요가 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때 우니폴은 도메인 이름과 밀접하고 직접적인 연관관계를 가지는 정당한 권원이 있다"고 판시했다. 아울러 "A씨는 국내외에 알려진 유명 상호나 상표와 유사한 도메인 이름을 수천개 등록·보유하고 있다가 대부분이 자신과 무관하고 사용되지 않는다는 이유로 인터넷주소법 제12조에 근거해 제기된 도메인 이름 관련 소송에서 패소해왔다"며 "국내에 거주하는 A씨가 이탈리아 금융보험회사 이름과 동일·유사한 도메인 이름을 등록·보유할 만한 마땅한 이유를 찾아볼 수 없고 실제로도 이를 이용하고 있지 않은 상태인데다, 그동안 여러 도메인 이름을 수천개나 등록해 온 정황을 볼 때 '부정한 목적'이 있다고 추정할 수 있다"고 했다.