디자인권을 침해당했다고 주장하면서 법적 구제절차는 밟지 않고 상대방과 상대방의 거래처에 경고장을 보낸 것은 영업방해에 해당되므로 불법행위 책임을 져야 한다는 판결이 나왔다. 경고장은 자력구제의 성격 법치이념 훼손 우려 특허법원 특허25부(재판장 서승렬 부장판사)는 제조업체인 A사가 B씨를 상대로 낸 손해배상 청구소송(2017나2424)에서 최근 "1억3000여만원을 지급하라"며 원고일부승소 판결했다. B씨는 홈쇼핑 등을 통해 진공항아리를 판매하며 2014년과 2015년 제품과 관련한 '진공압착판'과 '누름판' 디자인 등록을 받았다. 한편 A사도 2014년 진공누름판과 밀봉캡 등에 대한 디자인 등록을 하고 진공항아리를 생산·판매했다. 생산자·거래처 신용에 영향 고도의 주의 요구 A사는 2014년 11월 C홈쇼핑을 통해 제품을 판매했는데, B씨는 당시 A사와 C홈쇼핑에 'A사의 진공항아리 제품을 광고·판매하는 것은 내 디자인권을 침해하는 행위이므로 금지하라. 불응하면 민·형사상 조치를 취하겠다'는 내용의 1차 내용증명통고서를 발송했다. 이에 C홈쇼핑은 A사에 '분쟁 종료시까지 제품 판매를 중단한다'고 통보했다. 이후 B씨는 2015년 재차 A사 거래처에 'A사가 만든 제품의 생산·판매는 부정경쟁행위 및 민법상 불법행위'라며 2차 내용증명통고서 발송했다. 이에 A사는 소송을 냈다. A사는 이와 별도로 2016년 B씨를 상대로 "B씨가 등록한 디자인은 신규성이 부정돼 무효"라며 소송을 냈고 승소했다. 재판부는 "B씨가 A사에 제품의 생산·판매를 금지하는 가처분을 구하는 등 사법적 구제절차를 밟지 않고 곧바로 A사와 그 거래처 등에 1차 및 2차 내용증명통고서 등을 발송한 것은 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 A사의 영업활동을 방해한 것으로 불법행위에 해당한다"고 밝혔다. 특허법원, 원고일부승소 판결 이어 "내용증명통고서와 같이 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이뤄지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크다"며 "등록디자인권자가 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구되고, 또 디자인권 등 침해 의심 제품의 생산자와 거래처 등에 대해서까지 경고를 할 때는 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크기 때문에 고도한 주의가 요구된다"고 설명했다. 그러면서 "B씨는 A사가 제품을 홈쇼핑을 통해 판매한 것을 확인하자마자 별다른 검토 없이 내용과 문구가 매우 단정적인 1차 경고장(내용증명통고서)을 A사뿐만 아니라 거래처에도 발송해 결국 C홈쇼핑이 A사의 제품을 판매 중단했다"며 "B씨의 불법행위로 A사가 매출액 감소 및 업무상 신용훼손 등의 손해를 입었음이 인정되므로 B씨는 손해를 배상할 책임이 있다"고 판시했다.

함께 합동사무소를 운영하던 법무사들이 동업관계를 정리하고 갈라서면서 새 사무실 간판 상호 문제로 소송전까지 치닫는 사건이 벌어졌다. 법무사인 이모씨와 윤모씨, 서모씨는 2010년 '투모로합동법무사사무소'를 열어 공동 운영하면서 이익도 서로 나눠갖기로 하는 동업계약을 체결했다. 그러다 2012년 6월 사무실 운영 문제를 놓고 이씨와 윤씨 사이에 이견이 생기면서 문제가 발생했다. 동업관계를 정리하기 하루 전 이씨와 서씨는 '투모로법무사서초사무소'로 상호를 변경해 사무소를 열었다. 같은날 윤씨도 '투모로법무사교대사무소'로 단독 개업하고 거래서류 등에도 이 상호를 썼다. “처음 정산금 입금 조건 표장 사용 허락 시사 뒤늦게 경고장 보내 문제제기·손배청구 안 돼” 중앙지법, 5000만원 배상 요구 원고 패소판결 이후 2년 뒤 '법무사투모로우교대사무소(Tomorrow)'로 변경했다. 이후 2년뒤 윤씨는 다시 상호를 '법무사투모로우 교대사무소(Tomorrow)'로 변경하고 명함이나 거래서류에 '법무사투모로우 교대사무소', '법무사투모로우 교대사무소(Tomorrow)', '법무사투모로友교대사무소'를 표시했다. 이씨는 지난해 9월 윤씨가 거래서류에 이렇게 표시하는 것은 자신의 상표권을 침해하는 것이라며 경고장을 발송했다. 이씨는 합동사무소를 열기 전인 2006년 이미 'TOMOLAW'라는 영문을 상표로 등록한 데 이어 2016년 그림과 다른 문구가 들어간 'TOMOLAW' 상표를 등록해 둔 상태였다. 이에 윤씨는 상호를 변경했지만 이씨는 소송을 냈다. 이씨는 "윤씨와 동업관계를 정리하며 윤씨 요청에 따라 새로운 상호를 결정할 때까지 2개월 정도 등록상표의 한글 발음에 따른 '투모로'를 상호로 사용하는 것을 허락했지만, 윤씨가 단독으로 사무실을 영위하며 상호를 변경하지 않고 계속 사용했다"며 "윤씨가 등록상표를 한글 발음으로 바꾼 '투모로'와 이와 유사한 이름 등을 사용해 상표권을 침해했다"고 주장했다. 이에 대해 윤씨는 "동업관계를 정리하고 분리하면서 '투모로' 브랜드 인지도를 쌓으려는 이씨의 권유에 따라 상호를 정했고 합의를 한 뒤 표장을 사용한 것이기 때문에 상표권 침해가 아니다"라며 "상호 사용과 관련해 가입비 300만원, 월 분담금 300만원이라는 제안이 있었으나 그 비용만큼의 실익이 없다고 생각해 가입을 거절했고, 당초 이씨의 권유가 없었다면 애초에 현재 사용하는 상호를 썼을 것"이라고 맞섰다. 서울중앙지법 민사62부(재판장 함석천 부장판사)는 이씨가 "상표권을 침해했으니 5000만원을 배상하라"며 윤씨를 상대로 낸 손해배상청구소송(2018가합510975)에서 최근 원고패소 판결했다. 재판부는 "상표의 유사여부는 동종의 상품이나 서비스업에 사용되는 두 개의 상표의 외관, 호칭, 관념을 객관적으로 봤을 때 수요자가 느끼는 직관적 인식을 기준으로 어느 하나라도 출처를 혼동할 우려가 있는지 여부에 의해 판단해야 한다"며 "이중 하나가 유사하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다"고 밝혔다. 이어 "'투모로'는 'TOMOLAW'의 발음에 따라 호칭될 수 있는 것으로 외관은 다르지만 호칭에 있어 '투모로'로 호칭될 경우 동일해, 이 표장은 해당 상표와 유사하므로 특별한 사정이 없는 한 이를 사용한 것은 상표권 침해에 해당한다"고 설명했다. 그러나 재판부는 "이씨는 2013년 1월 윤씨에게 '최종 정산금을 자신에게 입금해야 하고 이를 위반할 경우 투모로 브랜드 사용을 중지하고 명함과 네이버 등에 등록된 명칭을 삭제한다'는 내용의 동업관계 정리에 따른 최종의견서를 전달했다"며 "이 같은 최종의견 내용은 윤씨가 기한까지 최종 정산금을 지급하면 계속 투모로 브랜드를 사용할 수 있다는 것으로, 두 사람 사이에 윤씨가 '투모로' 표장을 사용하는 것에 대한 합의가 없었다면 이러한 최종의견을 전달하지 않았을 것"이라고 지적했다. 그러면서 "윤씨가 이씨에게 최종 정산금을 지급하지 않은 것으로 보이지 않는데다, 이씨는 윤씨의 표장 사용에 특별히 문제를 제기하지 않다가 지난해 9월에서야 (비로소) 경고장을 보내 문제를 제기했다"며 "윤씨의 상표권 침해를 전제로 한 손해배상청구는 받아들일 수 없다"고 판시했다.

경쟁 관계에 있는 회사에게 경쟁 제품을 생산하지 않을 것을 조건으로 자사 제품의 독점 판매권을 부여한 것은 공정거래법 위반이라는 대법원 판결이 나왔다. 제약회사인 글락소그룹은 항구토작용을 하는 신규 물질인 온단세트론을 세계 최초로 개발해 조프란을 제조·판매했고 국내에 1992년 특허 등록을 했다. 동아제약은 글락소와는 다른 방법으로 온단세트론을 자체 개발했다면서 1999년 특허를 등록하고 온다론을 개발해 1998년부터 국내에서 판매했다. 동아제약은 글락소가 특허 침해를 중단하라며 경고장을 보내자, 특허청에 권리범위확인심판을 청구했다. 글락소는 이에 맞서 1999년 동아제약을 상대로 특허침해금지소송을 냈다. 하지만 글락소는 동아제약에 조프란의 국·공립병원 판매권과 미출시 피부병 치료제인 발트렉스의 국내 독점판매권을 줬고, 동아제약은 온다론의 생산·판매를 중단하는 것으로 합의하고 소송을 취하했다. 공정거래위원회는 2011년 12월 "글락소가 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 했다"며 과징금 31억47000만원을 부과하자 글락소그룹은 2012년 1월 소송을 냈다. 대법원 특별2부(주심 이상훈 대법관)는 지난달 27일 글락소그룹이 공정위를 상대로 낸 시정명령 취소소송 상고심(2012두24498)에서 "글락소의 합의는 특허권의 정당한 행사를 넘어선 공정거래법 위반"이라고 판결했다. 다만, 과징금 산정을 다시 하라는 취지로 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 재판부는 "글락소가 특허권을 다투면서 경쟁제품을 출시한 동아제약에 특허 관련 소송비용보다 훨씬 큰 규모의 경제적 이익을 제공하면서 그 대가로 경쟁제품을 시장에서 철수하고 특허기간보다 장기간 그 출시를 제한했다"며 "특허권자인 글락소가 독점적 이익의 일부를 동아제약에게 제공하는 대신 자신들의 독점력을 유지함으로써 공정하고 자유로운 경쟁에 영향을 미쳤다"고 밝혔다. 다만 "발트렉스의 공급계약이 부당한 행위의 일부 내용을 구성한다는 점만으로 발트렉스 매출액이 과징금 산정의 기초가 된다고 보기 어렵다"고 지적했다.

특허사건에서도 사상 첫 조정이 이루어졌다. 가사와 민사사건에서는 일반화돼있는 조정이 특허사건에서 성립된 것은 98년 3월1일 특허법원이 개원한 이후 처음이다. 조정이 재판보다 경제적이고 합리적인 제도라는 인식이 확산되고 가사사건은 조정절차를 반드시 거칠 정도가 됐지만 행정소송 중에서도 특허, 실용신안, 의장, 상표관련 사건을 다루는 특허사건에서 조정은 그동안 사실상 불가능한 것으로 인식돼왔다. 특허법원 제1부(재판장 조용호·趙龍鎬 부장판사)는 지난달 31일 정수기제조업체 대표 양모씨가 자기회사의 직원이었던 구모씨의 '치과용 압력수 공급장치'의 특허등록이 무효라며 낸 특허심판원심결취소소송(2001허3392)에서 조정이 성립됐다고 밝혔다. 원고 양씨와 양씨 회사의 영업이사였던 피고 구씨는 나이가 비슷해 평소 호형호제하는 절친한 사이였다. 원고의 업체는 정수기, 휴대용 방수팩 등에 대한 실용신안권을 가지고 있는 개인기업 제조업체로 환자들에게 깨끗한 물을 공급하면 좋겠다는 치과의사의 아이디어에 따라 '치과용 압력수 공급장치'를 개발, 특허등록을 받았다. 그러다가 구씨가 퇴사해 독자적으로 '치과용 압력수 공급장치'를 개발하여 생산·판매한 것이 분쟁의 발단이 됐다. 원고 양씨는 구씨에게 특허침해를 중단하라는 경고장을 발송하고 형사고소했고 서울지법에다 2건의 특허침해금지가처분 신청을 냈다. 이에 구씨는 이 사건 발명에 대해 특허심판원에 등록무효심판을 청구했고 특허심판원은 "이 사건 발명은 구씨가 주발명자이고 양씨는 발명에 필요한 비용을 제공하고 일부 아이디어를 제공, 공동발명인데도 구씨가 양씨에게 특허받을 권리를 양도하고 상당한 보상을 받은 사실을 인정할 수 없으므로 공동발명을 공동출원하지 않아 무효"라고 결정했다. 이에 양씨가 특허법원에 심결취소소송을 낸 것이다. 애초의 발명이 직무발명인지 개인발명인지 불명확하지만 구씨의 기여도가 있었는데도 회사대표인 양씨 명의로 출원을 했고 이에 대해 구씨는 출원당시 이의를 제기하지 않았던 점 등 양자간에 잘잘못이 분명치 않은 점, 호형호제하던 사이에서 치과의사들이 구독하는 정기간행물에 비방광고를 내고 민·형사, 특허소송을 서로간에 제기, 감정싸움으로 비화한 점 등이 조정의 가능성을 엿보이게 했다. 이에 재판부는 몇 차례 준비절차를 거쳐 쌍방이 원하는 바를 충분히 숙지한 뒤 상대방의 감정을 자극할 발언을 피하고 40분 이상 서로가 할 말을 다하도록 한 다음 한쪽 당사자와 대리인만을 입실시켜 원고에게는 특허심판원에서 한번 진 상태에서 대법원까지 분쟁을 끌고 가겠다는 생각이 아무에게도 도움이 되지 않는다는 점을, 피고에게는 승소해도 피고가 주장하는 금액보다 훨씬 적은 금액을 지급받을 수 밖에 없음을 주지시켜 70분간의 씨름 끝에 조정안에 합의토록했다. 이로써 원·피고는 향후 일체 민·형사·특허소송을 제기하지 않으며 원고가 피고에게 월 5백만원씩 지급하며 피고는 원고의 해외특허획득을 전적으로 협력하기로 하는 등 양 당사자가 모두 만족한 결과를 얻게 됐다. 그동안 특허법원에서는 변론절차나 준비절차에서 조정에 회부하는 절차가 마련돼있지도 않고 법적 근거도 미약해 재판부의 권유에 따라 당사자가 합의했어도 집행력 있는 조정조서를 작성할 수도 없는 것으로 생각해왔다. 하지만 특허사건에서도 민사분쟁적 성격이 짙은 사건의 경우 일반 민사소송처럼 조정에 의한 해결이 타당하다는 인식이 확산됨에 따라 특허법원에서도 최근 사안을 선별, 조정에 의한 분쟁해결을 위해 노력해 왔으며, 이번 조정의 성공을 계기로 이같은 조정 노력이 더욱 활발해 질 것으로 전망되고 있다. 이와 함께 사법부가 관련법령이 미비하다는 이유로 회피하지 않고 분쟁의 합리적인 해결을 위해 적극적으로 노력한 좋은 선례로, 특허사건 조정활성화의 시발이 될 것으로 기대되고 있다.