특허무효심판에 대한 사실심이 끝나고 상고심 중 해당 특허에 대한 특허심판원의 정정심결이 있더라도 재심사유가 되지 않는다는 대법원 전원합의체 판결이 나왔다. 정정심결 확정을 재심사유로 본 기존 대법원 판례를 변경한 것이다. 대법원 전원합의체(주심 이기택 대법관)는 22일 A사가 B사를 상대로 낸 특허 등록 무효 확인소송(2016후2522)에서 원고승소 판결한 원심을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. A사는 2015년 12월 "B사가 특허발명한 슬라이딩 도어 록킹구조가 진보성이 부정된다"며 특허심판원에 특허등록무효심판을 청구했다. 특허심판원은 2016년 5월 A사의 심판청구를 기각했고, 이에 반발한 A사는 소송을 냈다. 특허법원은 그해 10월 "B사의 특허발명은 선행발명들에 의해 진보성이 부정된다"며 A사의 손을 들어줬고, B사는 이에 불복해 상고했다. 그런데 B사는 상고 직후 특허심판원에 발명 청구범위를 변경하는 정정심판청구를 냈고, 특허심판원은 이를 인용해 정정심결을 내렸다. 이에 B사는 "정정심결이 확정됐으므로 판결에 기초가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의해 변경됐다"며 "민사소송법에 따라 재심사유가 있으므로 특허법원 판결은 파기돼야 한다"고 주장했다. 상고심에서는 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후, 특허권에 대한 정정심결이 확정된 때가 재심사유에 해당하는지 여부가 쟁점이 됐다. 민사소송법 제451조는 재심사유를 규정하며 '판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결 기타의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 의하여 변경된 때 종국판결에 대해 재심의 소를 제기할 수 있다'고 정하고 있다. 앞서 대법원은 2001년 "정정심결이 확정된 경우 재심사유에 해당한다"는 판결을 내린 바 있다. 판결문 다운로드 대법원은 기존 판례를 변경할 필요가 있는지 따져보기 위해 이 사건을 전원합의체에 회부해 심리해왔다. 종래 판례에 대해 실무상 절차 반복에 따른 특허소송 종국 지연되는 이른바 '캐치볼 현상'이 지적됐기 때문이다. '캐치볼 현상'이란 특허법원이 무효 판결을 내리면 패소한 당사자가 상고심 중 특허심판원에 정정심판을 내고, 심판원이 이를 인용하면 당사자는 재심사유를 주장하며 사건을 파기시키는 것이다. 이에 실무계에서는 절차반복으로 소송이 불합리하게 지연될 가능성이 있다는 지적이 나왔다. 재판부는 "정정심결이 확정되더라도 민소법이 정한 '판결의 기초가 된 행정처분이 변경되었다'고 볼 수 없다"며 "정정심결이 확정되더라도 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 '확정적으로' 변경되었다고 단정하기 어렵다"고 지적했다. 이어 "특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다툴 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는다"며 "이같은 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송, 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용되어야 한다"고 밝혔다. 다만 "B사의 특허발명은 선해발명에 의해 진보성이 부정되지 않는다"며 진보성을 부정한 원심 판단을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 이에 조희대·박정화 대법관은 "특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정되면 민소법이 정한 재심사유가 있다고 봐야한다"며 별개의견을 냈다. 이들은 "법원은 심결취소소송에서 '심결'의 위법성을 판단하는 것이지, '특허결정'의 위법성을 판단하는 것이라고 볼 수 없다"며 "정정심결의 확정으로 심리·판단의 대상이 변경되었는데도 상고심이 종전의 심판대상에 대해 판단하는 것은 처분에 대한 불복수단인 항고소송뿐만 아니라 일반 소송의 원칙에도 맞지 않다"고 지적했다. 대법원 관계자는 "대법원은 사실심 변론종결 이후 정정심결 확정을 상고이유로 받아들이지 않을 것"이라며 "향후 특허소송의 사실심에서 집중적인 심리가 이루어지고 이로써 특허분쟁이 신속하게 해결될 것으로 기대한다"고 밝혔다. 이번 전원합의체 판결문은 대법원 홈페이지(https://www.scourt.go.kr/sjudge/1579676827700_160707.pdf)에서도 전문을 확인할 수 있다.

특허권이나 실용신안권 권리범위확인 심판에서는 진보성이 없더라도 그 권리범위를 부정해서는 안 된다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 전원합의체(주심 고영한 대법관)는 20일 H사가 김모씨를 상대로 낸 권리범위 확인소송 상고심(☞2012후4162)에서 원고패소 판결한 원심을 확정했다. 재판부는 "특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의해 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다"며 "권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이기 때문에 특허발명의 진보성까지 판단하는 것은 제도의 본질에 맞지 않는다"고 밝혔다. 대법원은 '특허발명 또는 등록고안이 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우 권리범위확인심판에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수 있다'는 취지로 판시한 대법원 판결(90후823등)은 변경했다. 김씨는 사료 운반차량용 사료 반송장치 실용신안권자로, 2012년 H사의 고안이 자신의 등록고안 범위에 속한다며 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구해 인용 결정을 받아냈다. 이후 H사는 2012년 7월 "김씨의 등록고안은 진보성이 없어 무효이므로 권리범위를 인정할 수 없다"며 특허법원에 심결 취소소송을 냈다. 특허법원은 "권리범위확인심판에서는 진보성이 없는 경우라도 그 권리범위를 부정할 수 없다"며 원고패소 판결했다.

등록상표의 구성 중 등록결정 당시 식별력이 없던 부분이 권리범위확인심판의 심결 때에는 사용에 의한 식별력을 취득했다면 상표의 유사성을 판단할 때 이를 반영해야 한다는 대법원 판결이 나왔다. 이는 상표를 등록할 당시에 식별력이 없던 부분은 특허심판원 심결 당시 식별력을 취득했더라도 상표의 유사성 여부를 판단할 때 식별력을 갖는 부분이 아니라는 기존의 대법원 판결(2005후728)을 변경한 것이다. 이번 판결로 인해 국내에서 수천억원의 매출을 올린 운동화 회사 뉴발란스(NEW BALANCE ATHLETIC SHOE)는 'N' 로고를 지키게 됐다. 뉴발란스가 상표를 등록할 당시에는 식별력이 없던 N 로고 부분이 유명세를 타 상표권 분쟁 당시에 식별력이 생겼다면 등록상표에서 중심적으로 식별력을 가지는 부분으로 보고 보호해야 한다고 대법원이 판결한 것이다. 뉴발란스는 1975년부터 회사 영문 약칭인 'New Balace'의 첫 글자에서 따온 N 로고 상표를 운동화에 부착해 판매했고, 한국에서는 1984년 상표등록을 마쳤다. 뉴발란스의 국내 매출은 2009년 약 344억원, 2010년 약 1619억원에 달했다. 2004~2010년 합계는 약 2820억원에 이른다. ㈜유니스타는 뉴발란스와 유사한 N 로고를 사용하면서 로고 밑에 UNISATR라고 새긴 운동화를 판매했다. 유니스타는 2011년 3월 자신의 상표가 뉴발란스 상표권의 범위에 속하지 않는다는 것을 확인해 달라며 특허심판원에 권리범위확인심판을 냈다. 특허심판원은 "뉴발란스와 유니스타의 상표에 일부 유사한 N 로고가 있지만, 이는 간단하고 흔한 표장으로 식별력이 없다"며 "뉴발란스의 N 로고는 최근 국내 수요자와 거래자에게 널리 알려졌다고 하더라도 상표 등록결정일인 1984년에는 국내 일반 수요자들에게 널리 알려져있지 않았기 때문에 등록상표의 요부로 볼 수 없다"며 유니스타의 손을 들어줬다. 뉴발란스는 특허심판원의 심결을 취소해 달라며 같은 해 8월 특허법원에 소송을 냈다. 그러나 특허법원은 "상표 등록결정 당시 식별력이 없던 부분이 심결 당시 식별력을 취득했더라도 등록상표에서 중점적으로 식별력을 가지는 부분이 될 수 없다"는 기존 대법원 판례에 따라 뉴발란스에 패소판결을 했다. 하지만 대법원 전원합의체(주심 박병대 대법관)는 20일 뉴발란스가 유니스타를 상대로 낸 권리범위 확인소송 상고심(2011후3698)에서 원고패소 판결한 원심을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 재판부는 "뉴발란스 상표와 유니스타 상표의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 상표의 식별력은 상표의 유사성을 판단하는 기준시인 심결 때를 기준으로 판단해야 한다"며 "등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약했더라도 권리범위확인심판 심결 시점에 이르러 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 돼 중점적인 식별력을 가진 경우에는 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단해야 한다"고 밝혔다.

국내 유명 임플란트 설비업체인 '오스템'이 임플란트 설비를 둘러싼 법정다툼에서 승소했다. 서울중앙지법 민사13부(재판장 민유숙 부장판사)는 최근 치과용 임플라트 설비의 실용신안권자인 김모씨가 "임플란트 설비제작 및 판매에 내가 이미 등록한 설비를 사용했으니 13여억원을 배상하라"며 오스템 임플란트(주)를 상대로 낸 특허권침해금지 등 청구소송(2009가합23509)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "실용신안권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 실용신안 등록출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의해 정해지는 것이 원칙이다"라며 "다만 그 기재만으로 실용신안의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의해 실용신안권 범위의 확장해석은 허용되지 않는다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "특허 또는 등록실용신안에 관한 명세서의 작성에 있어서는 일박적으로 제1실시례를 독립항으로 기재하고 이를 부가, 한정하는 다른 실시례를 독립항에 관한 종속항으로 기재하는 경향이 있다"며 "이번 사건의 등록고안을 보면, 청구범위의 기재가 고안의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다고 보여질 위험성 등을 피하기 위해 명세서 작성의 편의상 상세한 설명부분에서 출원시 존재하는 모든 청구범위의 기재를 일괄적으로 기재한 것으로 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 또 "이에 등록고안의 구성은 고안의 상세한 설명에 의해 실질적으로 뒷받침된다고 볼 수 없다"고 설명했다. 2005년 '치과용 임플란트 픽스츄어'로 실용신안을 등록한 김모씨는 임플란트를 포함한 의료용구 및 재료를 제조판매하는 오스템이 본인이 등록한 대상고안을 침해했다며 제품의 침해금지, 폐기, 손해배상을 구하는 소송을 냈다.

특허명세서가 부실해 특허대상기술이 무엇인지 파악할 수 없다면 특허침해여부를 판단할 수 없다는 판결이 나왔다. 이번 판결은 어떤 기술이 이미 등록된 특허기술을 침해하는지 여부를 판단할 때에는 등록된 특허기술의 내용과 범위를 파악하는 것이 우선적으로 이뤄져야 하는 만큼 특허권자의 특허명세서가 불명확한 경우 특허의 기술적 범위를 특정할 수 없으므로 그 특허의 권리범위가 인정될 수 없어 이로 인한 특허침해여부 판단은 할 수 없다는 취지이다. 서울중앙지법 민사12부(재판장 양재영 부장판사)는 최근 세계적인 시추선 건조기업 트랜스오션 오프쇼어 딥워터 드릴링사가 “시추선 제조과정에서 특허기술을 침해했다”며 삼성중공업(주)를 상대로 낸 손해배상 청구소송(2007가합23178)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 “일반 민사법원에서 특허침해 판단을 할 때도 특허권의 기술내용 파악 및 권리범위 확정작업이 우선적으로 이뤄져야 한다”며 “특허청구범위가 그 자체로 명확하고 간결하게 기재된 것이 아니거나 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다면 일반 민사법원의 입장에서는 특허발명의 구체적인 구성요소나 권리내용을 파악할 수가 없어 침해판단의 다음 단계로 나아갈 수가 없다”고 지적했다. 재판부는 이어 “따라서 특허청구범위의 기재나 발명의 상세한 설명, 기타 도면에 의하더라도 그 구성요소가 추상적이거나 불분명해 특허발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 경우에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없고 이는 법원의 직권판단대상이 된다”고 밝혔다. 재판부는 또 “특허명세서를 명확히 기재할 것을 엄격하게 요구하는 것은 출원자가 신청하지 않은 발명에 대해서까지 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것이고, 특허청구범위 기재불비로 인한 불이익은 명세서의 작성책임이 있는 특허출원인이 부담해야 한다”고 설명했다.