변리사는 특허 침해를 원인으로 한 민사소송에서 소송대리를 할 수 없다는 대법원 결정이 나왔다. 지난 8월 헌법재판소가 변리사들이 변리사법 제8조와 민사소송법 제87조에 대해 낸 헌법소원사건(2010헌마740)에서 합헌 결정을 내린지 2개월여 만이다. 이로써 변리사가 특허침해소송을 대리할 수 있는지를 놓고 벌여온 변리사단체와 변호사단체의 사법적 다툼은 모두 끝났다. 대법원 민사1부(주심 양창수 대법관)는 25일 '백남준미술관'을 상표등록한 한모씨가 경기도 용인시에 백남준아트센터를 건립한 경기문화재단을 상대로 낸 상표권침해금지 청구소송 상고심(2010다108104)에서 "민사소송에서 변리사가 소송대리를 했으므로 당사자 적격을 인정할 수 없다"며 상고를 각하했다. 재판부는 판결문에서 "변리사법 제2조는 '변리사는 특허청 또는 법원에 대해 특허, 실용신안, 디자인, 또는 상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관한 감정과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업으로 한다'고 정하는데, 여기서의 '특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항'이란 특허·실용신안·다지안 또는 상표의 출원과등록, 특허 등에 관한 특허심판원의 각종 심판과 특허심판원의 심결에 대한 심결취소소송을 의미한다"고 밝혔다. 재판부는 "따라서 변리사법에 의해 변리사에게 허용되는 소송대리의 범위 역시 특허심판원의 심결에 대한 심결취소송에 한정되고, 현행법상 특허 등의 침해를 청구원인으로 하는 침해금지 또는 손해배상 청구 등과 같은 민사사건에서 변리사의 소송대리는 허용되지 않는다"고 설명했다. 재판부는 "이 사건 상고장은 고영회 변리사 등 변리사 16인이 한씨의 소송대리인 자격으로 작성·제출했다"며 "변호사가 아니면서 법률에 따라 재판상 행위를 대리할 수 없는 사람이 대리인으로 제기한 것이므로 소송대리인 자격을 정한 민사소송법 제87조에 위배돼 부적법하다"고 덧붙였다. 한씨는 1999년 12월 '백남준 미술관'을 상표등록했고, 경기문화재단은 2008년 경기도 용인시에 '백남준 아트센터'를 건립했다. 한씨는 경기문화재단에 백남준 아트센터와 관련된 표장의 사용을 중지해달라고 요청했으나 경기문화재단이 거절하자 특허법원에 심결취소소송을 냈다. 특허법원은 "저명인사 백남준의 이름을 상표로 등록할 수 없다"고 판결했고, 한씨는 대법원에서 상고가 기각되자 민사소송을 제기했다. 이태섭 대한변호사협회 법제이사는 "헌법재판소와 대법원의 변리사법과 민사소송법의 정당한 해석에 의해 내려진 당연한 판단"이라고 대법원 판결을 평가했다. 전종학 대한변리사회 대변인은 29일 "(변리사 소송대리권을 정한) 변리사법 제8조의 해석에 대한 대법원의 최종 판단이 나온 만큼, 더 이상 사법부의 법률해석에 얽매이지 않고 변리사법을 현 시대적 상황에 부합하도록 입법적으로 보완하는 개정작업을 조속히 마무리하도록 하겠다"고 밝혔다.

기업의 상표등록이 무효가 될 것이 명백하다면 등록무효심결 전이라도 법원은 상표침해금지나 손해배상 청구를 기각할 수 있다는 대법원 판결이 나왔다. 이번 판결로 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정되기 전에는 법원이 상표권침해소송 등에서 등록상표의 권리범위를 부정할 수 없다는 취지의 대법원 판례(95도702 등)는 변경됐다. 이번 판결에 대해 심결취소소송과 특허침해소송 양쪽 모두에 대리권이 있는 변호사 업계에서는 당연한 판결이라는 반응을 보이고 있는 반면, 민사재판인 특허침해소송 대리권이 없는 변리사 업계에서는 아쉽다는 반응이 나오고 있다. 대법원 전원합의체(주심 신영철 대법관)는 18일 경기 양주시에 있는 건축자제 제조업체 (주)하이우드가 경남 양산시의 동종업체 (주)하이우드를 상대로 낸 손해배상 및 상표침해금지 청구소송 상고심(☞2010다103000)에서 원고패소판결한 원심을 확정했다. 재판부는 판결문에서 "상표법의 제반규정을 만족하지 못해 등록을 받을 수 없는 상표에 대해 잘못해 상표등록이 이뤄져 있거나 상표등록이 된 후에 등록무효사유가 발생했으나, 그 상표등록만은 형식적으로 유지되고 있을 뿐임에도 상표권을 별다른 제한 없이 독점·배타적으로 행사할 수 있도록 하는 것은 그 상표의 사용과 관련된 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하려는 상표법의 목적에도 배치되는 것"이라고 밝혔다. 이어 "등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이 무효심판에 의해 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당돼 허용되지 않는다고 봐야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 상표등록의 무효 여부에 대해 심리·판단할 수 있다"고 덧붙였다. 재판부는 "원고 회사가 등록한 '하이우드'는 일반 수요자나 거래자들에게 '고급 목재, 좋은 목재' 등의 의미로 직감되는 것으로 목재상품의 상표로 쓰이면 새로운 식별력을 가질 수 없고, 목재가 아닌 상품의 상표로 사용되면 그 상품이 '목재로' 오인되게 할 우려가 있어 무효로 될 것임이 명백하다"고 설명했다. 경남 양산에서 1989년부터 '하이우드'라는 상표를 등록해 건축용 플라스틱 벽제 등을 제조하던 김모씨는 2004년 3월 사업체를 폐쇄했다. 2004년 같은 지역에 설립된 (주)하이우드는 김씨로부터 영업권과 상표권을 양수했으나 상표권 이전등록을 하지 않다가 소멸됐다. 경기도 양주의 하이우드는 2001년부터 건축용 비금속제 몰딩 등을 제조하는 업체로 2006년부터 2008년에 걸쳐 '하이우드'와 'HI-WOOD' 등의 상표를 등록했다. 양주 하이우드는 양산 하이우드를 상대로 "상표권을 침해받았으니 3200여만원을 배상하라"며 소송을 냈다. 1심은 기존 대법원 판례대로 원고승소판결했으나, 2심은 양주 하이우드의 손해배상청구는 권리남용에 해당한다며 원고패소판결했다. 이태섭 대한변호사협회 법제이사는 "특허법원이든 민사법원이든 똑같이 법관에 의해 판단이 내려지는 것이므로 (상표권이 명백히 무효인 경우에는) 민사소송에서도 판단을 내릴 수 있다고 본다"고 말했다. 하지만 전종학 대한변리사회 대변인은 "상표등록등에 대한 전문성을 고려해 특허심판원과 특허법원을 둔 취지를 생각한다면, 민사소송에서 상표 무효를 판단하게 하기 보다는 관할집중 등의 방식으로 소송경제성을 찾는 게 바람직한데 아쉽다"고 말했다.

헌법재판소가 변리사에게 소송대리권을 인정하지 않는 현행 변리사법과 민사소송법은 헌법에 위배되지 않는다고 결정했다. 이로써 변리사에게 민사소송인 특허침해소송을 대리할 수 있는 권한이 있는지를 두고 변호사업계와 변리사업계가 40년 동안 벌여온 법적 싸움은 변호사업계의 승리로 끝났다. 변호사업계는 "당연한 결정"이라면서도 안도하는 분위기다. 반면 대한변리사회는 "헌재가 시대를 거스르는 결정을 했다"며 강력 반발하며 '공동소송대리권' 확보를 위한 변리사법 개정 운동에 주력할 것이라고 밝혀 논란은 계속될 것으로 보인다. ◇헌재, "특허침해소송은 민사소송의 영역"= 헌재는 지난 23일 조희래씨 등 변리사 8명이 "특허침해소송에서 변리사의 소송대리권을 인정하지 않는 취지로 변리사법 제8조와 민사소송법 제87조를 해석하는 것은 변리사의 직업의 자유와 평등권을 침해한다"며 낸 헌법소원사건(☞2010헌마740)에서 재판관 8명 전원일치 의견으로 합헌 결정을 내렸다. 헌재는 "변리사법과 민소법 조항은 변리사라는 자격제도의 형성에 관련된 것이어서 입법자에게 광범위한 입법형성권이 인정돼 그 내용이 합리적인 이유없이 자의적으로 규정된 경우에만 위헌이라고 해야 한다"며 "공공성을 지닌 법률전문직인 변호사에게만 특허침해사건의 소송대리를 맡기는 것은 전문성과 공정성, 신뢰성을 확보해 소송 당사자의 권익을 보호하기 위한 것이므로 합리성이 인정된다"고 밝혔다. 헌재는 "(특허소송인)특허심결취소소송에서는 특허권 등 자체에 관한 전문적 내용의 쟁점이 소송의 핵심이 되므로 이에 대한 전문가인 변리사가 당사자의 권리의 내용과 범위를 정확하게 이해하고 이를 법관에게 잘 설명해 소송당사자의 권익을 도모할 수 있지만, (민사소송인)특허침해소송은 고도의 법률지식 및 공정성과 신뢰성이 요구되는 소송으로 변호사 소송대리원칙(민사소송법 제87조)이 적용돼야 한다"고 설명했다. 그러나 이동흡 재판관은 합헌 의견에 동조하면서도 변호사와 변리사의 공동소송대리를 허용하는 내용으로 법개정을 할 필요가 있다는 보충의견을 내 눈길을 끌었다. 이 재판관은 "고도의 전문적 기술, 지식과 급변하는 기술수준에 적응력을 갖춘 전문가인 변리사가 기술부분을 변호사에게 설명하고 이 설명을 들은 변호사가 재판부에 진술하는 것보다 변리사가 직접 법정에 나와 재판부에 진술하는 것이 재판의 신속화와 충실화에 도움이 될 것"이라며 "입법자로서는 변호사와 변리사의 공동소송대리를 허용함으로써 소송당사자의 권익을 충분히 보호할 수 있도록 입법적 조치를 취하는 방안을 검토하는 것이 바람직하다"고 밝혔다. ◇변리사, "공동대리 확보에 주력"= 대한변협 관계자는 "기술적인 부분을 아는 것과 소송을 진행하는 것은 다른 영역"이라며 "로스쿨을 도입한 취지에 비춰보더라도 이번 결정은 당연한 것"이라고 말했다. 또 "이번 결정으로 변리사의 소송대리를 둘러싼 논쟁은 끝을 맺었다"며 반겼다. 반면 대한변리사회는 유감 성명을 내고 "변리사의 소송대리를 인정하지 않는 기존 법원의 잘못된 관행을 그대로 답습한 결정"이라며 "헌재가 특정 직역(변호사)의 이익 수호에 앞장서고 있다는 의심을 떨쳐 버릴 수 없다"고 비판했다. 이날 선고를 지켜본 전종학 대한변리사회 부회장은 "이동흡 재판관이 입법 방향에 관한 보충의견 낸 것이 그나마 다행"이라며 "앞으로 변리사회의 소송대리권 문제와 관련해서는 변호사와의 공동대리를 할 수 있도록 입법활동을 하는 데 역량을 집중하겠다"고 밝혔다. 대한변리사회가 입법을 추진하고 있는 변리사법 개정안은 특허침해로 인한 손해배상청구소송 등 지식재산권 침해 관련 민사소송에서 변리사가 변호사와 함께 공동으로 소송을 대리할 수 있도록 하는 내용이다. 이 법안은 18대 국회에서 변리사법 소관 상임위인 지식경제위원회에서 논의와 공청회 과정에서 '공동소송대리를 하려는 변리사는 대법원이 정하는 소송관련 교육을 이수해야 한다'는 조건이 추가돼 법사위로 이관됐으나, 법사위가 결론을 내지 못해 자동폐기됐다. 변리사회는 의원입법을 통해 19대 국회에 다시 법안을 제출한다는 계획이다. <김재홍·좌영길 기자>