특허심판원의 기존 심결을 취소하는 확정 판결에 따라 특허심판원이 관련 사건을 재심리할 때에도 당사자들에게 새로운 증거를 제출할 기회를 주는 등 정당한 심리 절차를 거쳐야 한다는 특허법원 판결이 나왔다. 특허법원 특허1부(재판장 김경란 수석부장판사)는 삼성전자가 엠앤케이홀딩스를 상대로 낸 등록무효소송(2018허4201)에서 최근 원고승소 판결했다. 삼성전자는 2015년 특허심판원에 특허발명 등록무효 심판을 청구했다. 특허심판원은 삼성전자의 청구를 인용했고, 상대방인 엠앤케이홀딩스는 불복해 특허법원에 소송을 냈다. 그런데 재판에서는 엠앤케이홀딩스가 승소했다. 특허심판원은 엠앤케이홀딩스의 승소를 확정한 대법원 판결이 나오자 올 3월 19일 삼성전자와 엠앤케이홀딩스 사건을 다시 심리하기로 하고 심판관 합의체를 지정했다. 특허법 제189조는 '심판관은 특허법원의 심결에 대한 소송·판결에 따라 (특허심판원의) 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다'고 규정하고 있다. 그런데 특허심판원은 이튿날인 같은 달 20일 두 기업에 사건을 우선 심판하기로 결정했다고 통지한 다음 하루 만인 21일 심리를 종결했다. 특허심판원은 이어 22일 곧바로 "당사자로부터 새로운 주장과 증거 제출이 없으며 취소판결에서 심결취소 기본이 된 이유는 특허심판원을 기속하므로 법원 취소판결 이유와 같이 진보성을 부정한다"며 삼성전자의 청구를 기각하는 결정을 내렸다. 이에 삼성전자는 "새 사건번호 부여 및 심판부 구성 후 이틀 만에 심리를 종결한 후 다음날 심판청구 기각 결정이 났다"며 "이 때문에 새로운 주장를 하거나 새로운 증거를 제출할 기회조차 가지지 못했는데, 이는 우리의 방어권 또는 절차적 이익을 침해해 위법한 심결"이라며 소송을 냈다. 재판부는 "특허법원이 심결을 취소하는 판결을 확정한 경우 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어 발생하는 것"이라며 "특허법은 이 같은 경우 특허심판원이 다시 심리를 하도록 규정하고 있으므로, 심판 청구인으로서는 심결 취소 판결의 결론을 번복하기 족한 증명력을 가지는 증거를 새로 제출할 기회를 부여 받야아 한다"고 밝혔다. 이어 "따라서 특허심판원이 심결취소 판결 확정 이후 심판관 지정 통지, 우선심판 결정 통지, 심리 종결 통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판 당사자들로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 했다면 그 심결은 절차상 위법이 있다"고 판시했다.

특허의 등록무효심판청구에서 무효의 효과를 발생시키는 사유에 관한 주장이 확정심결과 다르게 변경(추가)된 경우는 일사부재리에 해당하지 않는다는 판결이 나왔다. 특허법원 특허1부(재판장 김용섭 부장판사)는 최근 (주)세운 T.N.S가 "이번 사건 심판청구에서 새로 부가된 비교대상발명은 종전 확정심결의 결론을 번복할 정도로 유력한 증거에 해당하지 않는 만큼 일사부재리에 해당한다"며 (주)성현 퍼라이트를 상대로 낸 특허무효 청구소송(☞2009허7444)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "구 특허법 제163조는 '심판의 심결이 확정등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 그 심판을 청구할 수 없다'는 일사부재리의 원칙을 규정하고 있다"며 "일사부재리의 효력이 미치기 위한 요건으로서 동일사실이라 함은 동일권리에 대해 동일한 원인을 이유로 하는 특정한 사실을 가리키는 것이다"라고 밝혔다. 재판부는 이어 "특허의 등록무효심판에 있어서 무효의 효과를 발생시키는 사유인 진보성의 결여와 미완성 발명, 기재불비는 각각 별개의 사실을 구성한다"며 "확정된 심결이 진보성의 결여를 이유로 하는 등록무효심판청구에 대해 행해진 경우 다시 특허가 진보성 결여 및 기재불비에 해당한다는 이유를 들어 등록무효심판청구를 하는 것은 다른 사실에 의한 심판청구가 돼 일사부재리에 해당하지 않는다"고 덧붙였다. 재판부는 또 "특허법 제29조2항 소정의 '그 발명이 속하는 기술분야'란 당해 발명이 이용되는 산업분야로서 그 범위를 정함에 있어서는 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과의 면을 종합해 객관적으로 판단해야 한다"며 "문제된 비교대상 발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 기술을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위해 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다"고 설명했다.

앞으로 지식재산에 대한 가처분신청을 함부로 했다간 거액의 손해배상금을 물어줘야하는 낭패를 당할 수도 있다. 법원이 부당한 가처분신청으로 인한 손해에 대한 고의·과실의 추정범위를 한층 더 넓게 인정하는 판결을 내렸기 때문이다. 기존 대법원판례는 가처분 집행 후 그 가처분이 이유없는 것으로 판명된 경우, 집행채권자는 특별한 사정이 없는 그 부당한 집행으로 인한 손해에 대해 고의 또는 과실이 있는 것으로 추정돼 왔다. 즉 가처분 등의 집행 후 집행채권자가 본안소송에서 패소확정됐다면 이는 부당가처분이 판명된 경우에 속하는 전형적인 유형에 해당해 가처분의 집행으로 인해 채무자가 입은 손해에 대해 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정된다. 그러나 이번 판결은 여기서 한발 더 나아갔다. 본안소송에서 집행채권자가 패소확정판결을 받지 않더라도 고의·과실이 추정될 수 있다고 본 것이다. 서울고법 민사5부는 최근 (주)테크윙이 미래산업(주)를 상대로 낸 특허권침해금지등 청구소송 항소심(2007나105749)에서 1심을 취소하고 “미래산업은 위법한 가처분집행으로 인한 손해 10억여원을 배상하라”며 원고 일부승소 판결을 내렸다. 재판부는 이번 사건에서 부당한 가처분으로 인해 고의·과실이 추정될 수 있는 3가지 경우를 제시했다. 우선 해당 가처분에 대한 이의절차, 항고심, 재항고심 등을 거쳐 애초의 가처분결정이 뒤집혔을 경우 본안소송에서 패소판결이 확정되기 전이라도 부당 가처분으로 인한 고의·과실이 추정될 수 있다고 봤다. “다만 집행채권자가 본안소송을 새롭게 제기하거나 이미 제기한 본안소송을 계속 진행하더라도 뒤집힌 가처분 결정과 상반된 결과가 나올 가능성이 거의 없는 경우에 한한다”고 재판부는 밝혔다. 또 특허권자가 특허침해를 이유로 가처분신청을 인용받아 집행을 했으나 이후 그 특허가 특허심판원, 특허법원, 대법원 등에서 특허무효의 확정판결을 받은 경우다. 이 경우 특허무효는 민사법원의 특허침해소송, 손해배상소송에 대해 선결문제로서 기능해 민사법원은 특허무효와 관련된 확정판결의 기판력을 받아 이와 모순·저촉되는 판결을 할 수 없다. 마지막으로 가처분 신청사건과 실질적으로 거의 동일한 내용, 예를 들면 ‘우리상표를 표절, 모방했다’는 등의 특허권리범위확인청구에 대해 특허심판원, 특허법원, 대법원 등에서 ‘모방한 것으로 볼 수 없다’고 소극적 권리범위확인 취지의 판결이 확정된 경우에도 고의·과실이 추정돼 손해배상 책임을 져야 할 가능성이 높아졌다. 재판부는 “집행채권자가 본안소송을 새롭게 제기하거나 이미 제기한 본안소송을 계속 진행하더라도 상반된 결과가 나올 가능성이 거의 없는 경우는 ‘집행채권자가 본안소송에서 패소확정된 경우’와 실질적으로 다를 바 없어 해당 가처분 등의 부당성이 명백하게 판명된 경우에 해당된다”고 설명했다. 이와 함께 재판부는 그 동안 판례상 인정되던 고의·과실추정이 깨질 수 있는 ‘상당한 이유’에 대해서도 엄격한 입장을 보였다. 재판부는 “가처분의 경우, 집행채권자가 자기 책임하에 소명자료를 통해 해당 가처분사건을 주도적으로 실행했고 또 부당가처분으로 인해 불측의 손해를 본 채무자를 구제해 줘야 할 필요성이 크기 때문에 고의·과실추정을 함부로 번복해서는 안된다”며 “특허무효소송이 대법원 확정판결을 받기까지 재판과정에서 판결이 엇갈리는 등 우여곡절이 있었거나 특허 일부가 유효로 판정을 받은 적이 있다고 해도 소송의 사실관계가 복잡하거나 집행채권자인 원고가 다수의 소송을 제기해 재판이 장기화 되는 경우 흔히 나타날 수 있는 만큼 엄격히 판단해야 한다”고 밝혔다.