한때 커피가 '양탕국'으로 불렸으니, 양탕국이란 등록 상표는 식별력이 없다는 주장이 대법원에서 받아들여지지 않았다. 상표가 한때 사용된 상품의 명칭으로 사용됐다고 하더라도 곧장 상표등록 무효 사유에 해당한다고 단정할 수 없다는 취지다. 대법원은 나아가 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자에게 이를 뒷받침하는 구체적 사실을 증명할 책임이 있다고 처음 판시했다. 대법원 특별1부(주심 노태악 대법관)는 1월 11일 A 씨(소송대리인 김남정 변리사)가 B 사를 상대로 낸 등록무효 사건(2023후11074)에서 원고 승소 판결한 원심을 확정했다. A 씨는 표장을 '양탕국'으로, 지정서비스업을 카페업·커피전문점업 등으로 하는 등록상표의 상표권자이다. B 씨는 2022년 5월 A 씨를 상대로 "등록상표가 지정서비스업의 성질이나 내용 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 것에 불과하고, 특정인에게 독점적으로 사용할 수 있게 하는 것이 공익상 타당하지 않다"며 등록무효 심판을 청구했다. 같은 해 11월 특허심판원은 B 사의 심판청구를 인용하는 결정을 내렸고, A 씨는 그 심결의 취소를 구하는 소송을 냈다. 이후 특허법원은 상표 등록이 무효가 아니라며 심결을 취소했다. 이 사건의 쟁점은 '양탕국'이란 등록상표의 등록결정일인 2015년 6월 당시 일반 수요자가 이를 서비스에 제공되는 물건인 커피의 옛 명칭으로 인식했거나 지정서비스업의 성질을 바로 느낄 수 있는 정도로 인식했는지 여부였다. 대법원도 특허법원의 판단을 유지했다. 재판부는 "상표가 상표법상 식별력 요건을 갖추고 있는지의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대해 등록 여부를 결정하는 결정 시"라며 "상표가 한때 사용된 상품의 명칭 등으로 구성됐다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것은 아니고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호의 사유에 해당하는 구체적 사실을 주장·증명할 책임을 진다"고 판시했다. 그러면서 "'양탕국'이라는 용어가 등록상표의 등록결정일 당시를 기준으로 일반 수요자에게 커피의 옛 명칭으로 인식됐다거나 지정서비스업의 성질을 커피에 관한 것으로 바로 느낄 수 있는 정도로 인식되었다는 점이 증명됐다고 보기 어렵고, 따라서 공익상 특정인에게 그 표시를 독점시키는 것이 부당하다고 볼 수도 없다"고 설명했다.

코스닥 상장사인 바이오벤처 레고켐바이오 사이언스가 덴마크 장난감 기업 레고와의 상표권 분쟁에서 최종 패소했다. 대법원 특별2부(주심 이동원 대법관)는 6일 레고 쥬리스 A/S(소송대리인 법률사무소 김·장 법률사무소 강경태, 장현진, 김동원, 지민경 변호사)가 레고켐바이오를 상대로 낸 등록무효소송(2020후11943)에서 원고승소 판결한 원심을 확정했다. 덴마크에서 설립된 레고는 세계적으로 저명한 장난감 회사로, 조립식 블록 완구 등에 선사용상표들을 사용해 왔다. 레고켐바이오는 의약품 개발 등을 목적으로 설립된 국내 법인이다. 레고켐바이오는 2015년 11월 'LEGOCHMEPHARMA' 상표를 출원했다. 그러자 레고는 이의신청을 했고, 이에 따라 특허청 심사관이 상표등록 거절결정을 했다. 레고켐바이오가 거절결정에 대해 불복심판을 청구하자, 특허심판원은 이를 받아들여 거절결정을 취소한 다음, 특허청 심사관이 다시 심사하도록 했다. 이에 2018년 9월 'LEGOCHMEPHARMA'에 대한 상표등록이 이루어졌다. 레고 측은 해당 등록상표에 대한 등록무효 심판청구를 했다. 특허심판원은 2020년 2월 "해당 등록상표에 등록 무효 사유가 없다"며 원고 청구 기각 심결을 했다. 결국 레고 측은 한달 뒤 특허법원에 심결의 취소를 구하는 소송을 냈다. 원심은 레고 측의 손을 들어줬다. 원심은 "완구류 등에 사용된 '선(先)사용상표들(레고)'는 등록상표 출원 당시 국내 일반 수요자들에게 장난감 레고의 출처 표시로 널리 알려진 저명한 상표에 해당한다"며 "선사용상표들과 'LEGOCHMEPHARMA'의 요부인 'LEGO'는 전체적으로 유사하다"고 판시했다. 이어 "양 표장에 대한 상품 출처의 혼동 가능성이나 경쟁 관계와는 상관없이 선사용상표들과 유사한 'LEGOCHMEPHARMA'가 사용됨으로써 저명상표주인 레고 측이 막대한 비용과 노력을 투자해 구축한 선사용상표들에 대한 긍정적 이미지, 광고선전력, 고객흡인력 등이 다양한 상품으로 분산되거나 희석될 것"이라며 "'LEGOCHMEPHARMA'는 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하므로 등록이 무효로 되어야 한다"고 판단했다. 대법원도 'LEGOCHMEPHARMA'가 그 지정상품인 의약품류에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 판단했다. 재판부는 "상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인·혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것"이라며 "'식별력을 손상시킬 염려'는 '타인의 저명상표가 가지는 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려'를 의미하고, 그 여부는 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단해야 한다"고 판시했다. 그러면서 "선사용상표들은 저명상표에 해당한다며 "레고켐바이오가 선사용상표들과 연상 작용을 의도하고 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크고, 'LEGOCHMEPHARMA'와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성도 높다고 보인다"고 설명했다. 대법원 관계자는 "등록된 상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 '타인의 저명한 상표가 가지는 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표'에 해당해 그 등록이 무효로 되어야 한다고 본 첫 사례"라며 "해당 조항의 취지와 '식별력을 손상시킬 염려'의 의미에 대해 명시적으로 설시하고, '식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표'에 해당하는지 여부를 판단하는 구체적인 기준을 제시했다는 점에서 의의가 있다"고 말했다. 승소를 이끈 장현진(48·사법연수원 33기) 김앤장 법률사무소 변호사는 "2014년 개정 상표법에서 희석화 조문이 명시적으로 도입된 이후, 해당 조문을 적용하거나 구체적 판단 기준을 제시한 대법원 판단은 없었는데 이 사건은 상표법에 '희석화 조문'이 최초로 도입된 이후 희석화를 인정한 첫번째 대법원 사건"이라며 "희석화 적용의 기준을 제시한 사건이라는 점에서 시사하는 바가 크다"고 말했다.

'광천김'에 대한 지리적 표시 단체표장 등록취소가 확정되면서 다른 지역의 김 업체에서도 '광천김'이라는 표현을 사용할 수 있게 됐다. 지리적 표시 단체표장 제도가 실시된 이후 단체표장 등록이 법원 판단에 따라 취소된 사례는 이번이 처음인 것으로 알려졌다. 특허법원 4-2부(정택수, 이숙연, 이지영 고법판사)는 지난 8일 충북 소재 김 제조업체인 A사가 광천김영어조합법인을 상대로 제기한 등록취소소송(2022허5690)에서 원고승소 판결했다. 이 판결은 광천김조합이 상고하지 않아 그대로 확정됐다. 광천김조합은 2014년 7월 '광천김' 표장에 대한 지리적 표시 단체표장을 등록하고 조합원들이 단체표장을 사용할 수 있도록 했다. 지리적 표시 단체표장은 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산, 제조 또는 가공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하도록 하기 위한 표장을 말한다. 상품의 품질과 명성, 그 밖의 특성이 본질적으로 특정 지역의 지리적 근원에서 비롯되는 경우 산지 또는 현저한 지리적 명칭 등에 해당하는 상표라도 지리적 표시 단체표장을 등록 받을 수 있게 함으로써 지리적 표시 단체표장권자 및 그 소속 단체원의 영업상 신용유지를 도모하는 제도다. 지정상품은 조미구이 김이었다. 하지만 조합원들은 조미구이 김을 비롯해 김자반, 김밥김, 구운 감태 등 다양한 상품에 사용했다. A사는 2020년 11월 특허심판원에 광천김조합을 상대로 '광천김' 단체표장은 △정관에 규정된 조미구이 김의 원재료를 사용하지 않는 등 구 상표법상 '소속 단체원이 단체 정관에 위반해 단체표장을 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질 또는 지리적 출처에 관해 오인을 초래한 경우'에 해당하고 △본점이나 주요 공장이 광천읍에 소재하지 않는 자에게 조합 가입을 허용해 '지리적 표시를사용할 수 없는 자에 대해 단체 가입을 허용한 경우'에 해당하고 △지정상품인 조미구이 김이 아닌 유사한 김밥 김에 사용해 '상표권자가 고의로 지정상품에 등록상품과 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인을 생기게 한 경우'에 해당한다고 주장하면서 취소심판을 청구했다. 하지만 심판원은 A사의 청구를 받아들이지 않았고, 이에 불복한 A사는 같은 취지로 특허법원에 소송을 제기했다. 재판부는 먼저 광천김조합원들이 단체등록상표 지정상품과 유사한 표장을 김자반, 김밥김 등에 사용해 수요자에 대한 오인·혼동을 초래했다고 봤다. 재판부는 "소속 단체원들에게만 사용을 허락하는 대신 소속 단체원들은 해당 단체의 정관 등에 기재된 고유한 생산방식 등을 엄격히 준수해야 한다"며 "지리적 단체표장의 사용과 관련해 수요자가 상품의 품질을 오인하는 것은 외관상 동일, 유사 여부에 달려있는 것이 아니라 수요자들이 단체등록상표를 사용할 수 있는 제품으로 생각할 수밖에 없었다면 상표법상 수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 한 것에 해당한다"고 밝혔다. 재판부는 또 일부 조합원들이 조미구이 김을 제조하면서 정관 규정에 위반해 국내산 천일염이 아닌 맛소금(정제소금) 또는 외국산 천일염을 사용한 것에 대해서도 수요자에게 그 품질에 대한 오인을 초래했고, 조합이 이를 방지하기 위한 주의를 기울이지 않았다고 판단했다. 재판부는 "일반 수요자와 거래자들은 단체등록상표가 사용된 상품은 광천김조합 정관 등에서 규정하는 품질관리 기준에 맞춰 생산됐다고 믿을 것으로 보인다"며 "단체등록상표권자인 조합이 단체등록상표의 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 조합원들을 실질적으로 그 지배하에 두고 있었다고 평가하기 부족하다"고 설명했다. 아울러 재판부는 조합원 아닌 제3자가 '광천김' 표현을 무단으로 사용하는 것에 대해서도 조합이 적절한 조치를 하지 않아 수요자를 오인하게 해 그 등록이 취소되어야 한다고 했다. 재판부는 "지리적 단체표장이 제품에 사용되는 경우 일반 소비자나 거래자들은 해당 지리적 표시를 사용할 수 있는 단체의 구성원이 상품을 생산, 제조 또는 가공했을 것으로 인식할 것이므로 소속 단체원이 아닌 자가 지리적 단체표장을 무단으로 사용한다면 품질에 대한 오인이 발생할 가능성이 상당하다"며 "그러나 조합은 무단 사용을 막았다거나 적절한 조치를 취했다고 볼만한 자료가 없어 상표법 제119조 제1항 제7호 다목에 따라 등록이 취소돼야 한다"고 판시했다.

빚을 갚기 위해 자신이 운영하던 출판사의 재고도서와 출판권을 양도하고 폐업했음에도, 이후 동일·유사한 상표를 재차 등록·출원한 것은 신의성실의 원칙에 위반돼 무효라는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 특별1부(주심 박정화 대법관)는 A씨가 B씨를 상대로 낸 상표등록무효소송(2020후10827)에서 원고패소 판결한 원심을 파기하고 최근 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. B씨는 1974년부터 'C출판사'라는 상호로 교재출판업을 했다. 그런데 B씨는 A씨의 아버지인 D씨에게 5억원의 빚을 지고 있었고, 이를 변제하기 위해 2012년 재고도서와 출판권 등 자산을 양도한 뒤 'C출판사'를 폐업했다. D씨는 그해 11월 'C'를 상호로 도서를 출판했고, 종래 C출판사에서 근무하던 직원 일부를 채용했다. 한편 D씨의 아들 A씨는 2015년 1월 'C출판'이라는 상호로 사업자 등록을 하고, 아버지로부터 사업장의 모든 권리와 자산 및 부채를 포괄 양수한 뒤 사업을 이어갔다. 그런데 B씨가 2013년 '도서출판 C'라는 명칭으로 직원을 채용하고 2015년 2월에는 상표 'C'를 출원해 등록하면서 갈등이 벌어졌다. A씨는 B씨가 등록한 상표는 무효라며 특허심판원에 심결 취소를 청구했지만 받아들여지지 않자 소송을 냈다. 재판에서는 B씨가 양도계약 후 유사·동일한 상표를 등록 출원한 것이 상표법에 저촉되는지가 쟁점이 됐다. 상표법 제7조는 '동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다'고 규정하고 있다. 재판부는 "B씨가 양도계약 등을 통해 A씨와 D씨가 해당 표장을 사용하고 있다는 사실을 알면서도 이와 동일 유사한 서비스표를 출원해 등록 받은 것은 A씨, D씨에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다"며 "B씨가 등록한 서비스표는 무효"라고 밝혔다. 앞서 특허법원은 "양도계약이 영업양도계약에 해당한다고 보기 어렵고, 선사용서비스표가 B씨 외의 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 서비스표에 해당하지 않는다"며 원고패소 판결했다.

인기 막걸리 제품 가운데 하나인 '지평막걸리'의 '지평'은 지명이긴 하지만 상표로서의 식별력이 인정된다는 판결이 나왔다. 소비자들이 지평주조가 생산하는 특정 막걸리의 상품표지로 널리 인식하고 있어 상표로 쓸 수 있다는 것이다. 특허법원 특허5부(재판장 서승렬 부장판사)는 주류업자 A씨가 지평막걸리를 제조하는 지평주조를 상대로 낸 등록무효소송(2018허4867)과 권리범위확인소송(2017허8114)에서 최근 원고패소 판결했다. A씨는 지난 2월 지평주조가 막걸리 상표로 등록한 '지평'이 자신이 판매하는 막걸리 '지평선', '원지평'과 유사한 데다 '지평'이라는 이름은 지리적 명칭이자 산지표시에 불과하다며 특허심판원에 '지평'이라는 상표등록의 무효를 요구하는 심판을 청구했다. 상표법은 '현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표'와 '상품의 산지·품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'는 상표등록을 제한하도록 하고 있다. 특허심판원은 올 4월 "'지평'과 '지평선'은 관념이 유사하지만 외관과 호칭이 달라 구매자들이 혼동할 염려가 없고, 또 '지평'은 면사무소 소재지에 불과해 현저한 지리적 명칭에 해당하지 않는 데다 수요자나 거래자가 '지평'을 막걸리 산지로 인식하고 있다고 보기도 어렵다"며 A씨의 청구를 기각했다. A씨는 반발해 소송을 냈다. 재판부는 "상표법이 규정하고 있는 '현저한 지리적 명칭'에 해당하는지 여부를 판단할 때에는 교과서와 언론 보도, 설문조사 등을 비롯해 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려해야 한다"면서 "막걸리의 수요자나 거래자는 '지평'을 막걸리 산지가 아닌 '지평주조'가 생산·판매하는 막걸리의 상품표지로 인식하고 있는 것으로 보인다"고 밝혔다. 이어 "수요자나 거래자가 '지평'을 막걸리 산지로 인식하지 않고 오히려 지평양조장과 지평막걸리 표장의 요부(중요부분)로 인식하고 있는 것으로 보여 등록상표의 식별력이 인정된다"고 설명했다. 또 "'지평'은 2006년 12월 전까지 '리' 단위 행정구역에 불과했고, 그 이후에도 '면' 단위 행정구역의 지리적 명칭에 그쳐 전국 약 1192개에 달하는 면의 지리적 명칭 중 하나에 불과하다"며 "나아가 사전적으로도 '대지의 편평한 면', '사물의 전망이나 가능성 따위를 비유적으로 이르는 말' 등의 의미를 가지는 단어로 수요자나 거래자의 인지도를 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다"고 판시했다.

쉬운 외국어 단어로 조합된 상표의 식별력 인정 여부와 관련한 특허법원 판결이 최근 잇따라 선고돼 화제다. ◇"'PEDALCRAFT'는 무효"= 특허법원 특허5부(재판장 서승렬 부장판사)는 외국에서 판매중인 페달크래프트(페달이 달린 카누·카약)를 국내로 수입·판매하려던 A씨가 'PEDALCRAFT'라는 상표를 국내에서 선점해 먼저 상표등록한 B씨를 상대로 낸 상표등록무효소송(2017허8183)에서 원고승소 판결했다. 외국에서 생산된 페달크래프트 제품을 수입·판매하려던 A씨는 B씨가 'PEDALCRAFT'라는 상표를 등록해 놓은 사실을 알고 2017년 8월 특허심판원에 등록상표무효심판청구를 냈다. 'PEDALCRAFT'는 페달이 달린 보트(배)를 통칭하는 개념인데 B씨가 이를 상표로 먼저 등록했다는 이유로 독점적으로 사용하는 것은 부당하다는 것이었다. 그러나 특허심판원은 같은해 11월 "우리나라 현재 영어수준에 비춰볼 때 'PEDALCRAFT'는 페달이 달린 배(보트)로 인식된다고 볼 수 없다"며 기각했다. 이에 A씨는 "'PEDAL'과 'CRAFT'는 쉬운 영어단어로 일반 수요자나 거래자에 '페달이 달린 배(보트)'라는 의미로 직감돼 자타상품의 식별력을 인정하기 어렵다"며 소송을 냈다. 재판부는 "상표법은 상품의 산지나 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 하고 있는데, 이는 상품 유통과정에서 필요한 표시여서 누구나 사용할 필요가 있고, 사용을 원하기 때문에 특정인에게 독점배타적으로 사용할 수 없게 한 것"이라고 밝혔다. 'PEDALCRAFT' '페달로 움직이는 배'로 직감 상표등록 받아준 심결 무효 이어 "우리나라 영어보급실태와 교육수준에 비춰보면 일반 수요자나 거래자는 'PEDALCRAFT'는 'PEDAL'과 'CRAFT'가 결합된 표장임을 쉽게 알 수 있다"며 "pedal은 '페달', '페달식 추진의'라는 의미를 가진 쉬운 영어 단어이고 'craft'는 (탈 것이라는 뜻의) 중·고교 수준의 영어 단어"라고 설명했다. 그러면서 "특히 등록상표가 지정상품인 카약이나 카누 등에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 '페달이 달린 배(보트)' 또는 '페달로 움직이는 배(보트)'와 같은 의미로 인식되거나 관련있는 것으로 직감된다"며 "B씨의 상표등록을 받아준 특허심판원의 심결은 무효"라고 지적했다. 재판부는 또 호주 특허청의 결정을 인용해 "호주 특허청에 이 사건과 동일한 표장이 상표등록출원 됐으나 호주 특허청은 'pedalcraft'가 운전자가 페달의 힘으로 가속도를 얻는 배를 의미해 페달의 힘을 사용하는 카누나 카약 등을 설명하는데 사용되므로 다른 거래자들도 유사한 상품에 사용할 수 있어야 한다며 상표등록을 거절한 바 있다"고 판시했다. ◇"'CHINATONG'은 유효"= 특허법원 특허4부(재판장 윤성식 부장판사)는 외국어교육 전문업체인 C사가 'CHINATONG'을 상표로 등록해 중국취업사이트 등을 운영하고 있는 D사를 상대로 낸 상표등록무효소송(2018허1851)에서 원고패소 판결했다. 재판부는 "CHINATONG은 띄워쓰기 없이 나열돼 사전에 등재되지 않은 문자표장으로 'CHINA'는 중국을 의미하지만, 'TONG'은 '통'으로 호칭되는 것으로 무엇을 담기 위한 용기로서 그릇의 의미를 가지는 통(桶)과 대롱을 뜻하는 통(筒), 편지 서류 전화 따위를 세는 단위인 통(通), 난리통, 장마통과 같이 어떤 일이 벌어진 환경이나 판국을 가리키는 등 매우 다양한 의미로 인식될 수 있다"고 밝혔다. 'CHINATONG' 외국어학원으로 곧바로 인식 안돼 사용으로 식별력 취득 이어 "TONG이라는 구성 자체가 C사의 주장처럼 '전문가' 또는 '정통한 자'라는 의미로 인식되더라도 교육정보제공업이나 외국어학원경영업 등에서는 일반 수요자나 거래자에게 그와 같은 의미로 곧바로 인식된다고 단정하기 어렵다"며 "특히 미국통, 영국통, 일본통 등의 표현은 흔히 발견되지만 (차이나통과 같이) 아메리카통, 잉글랜드통, 재팬통 등 외국어와 '통'이 결합된 형태로 지칭하는 경우는 드물다"고 설명했다. 그러면서 "D사의 CHINATONG 사이트에는 2011년 기준 8만7174명의 개인회원과 2만3155개의 기업회원이 가입했고, 2010년 네이버 중국취업 관련 웹사이트 1위를 기록했다"면서 "주요 언론매체에도 중국 취업 정보를 제공하며 수요자의 대다수에게 특정인의 서비스업으로 현저히 인식되고 있으므로, 설사 C사의 주장처럼 CHINATONG이 식별력이 없다하더라도 상표법이 정한 '사용에 의한 식별력'은 취득했다고 보는 것이 타당하다"고 판시했다. C사는 2007년 특허청에 '차이나통'을 상표로 출원했으나 D사가 이의신청을 하는 바람에 제동이 걸렸다. 당시 특허청은 "차이나통 등이 국내외에서 명칭으로 사용되거나 영화, 음악의 제목으로 사용되고 있다"며 C사의 상표등록을 거절했다. 이후 D사는 2013년 'CHINATONG' 상표를 냈고, 특허청은 당시 식별력 판단기준을 토대로 D사의 상표등록을 받아줬다. C사는 이에 반발해 소송을 냈다.

'사리원'은 일반인들에게 널리 알려진 지리적 명칭이라 특정업체의 상표로 독점권을 인정해 주기 어렵다는 대법원 판결이 나왔다. 이에 따라 '사리원' 상표권을 둘러싸고 벌어진 유명 음식점 간 법정다툼도 새 국면을 맞게 됐다. 대법원 특별3부(주심 김재형 대법관)는 사리원불고기(현 사리현불고기) 라성윤 대표(소송대리인 법무법인 광장)가 사리원면옥 김래현 대표를 상대로 낸 상표등록무효 청구소송(2017후1342)에서 원고패소 판결한 원심을 파기하고 최근 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 1992년부터 서울 서초동에서 음식점을 운영하던 사리원불고기는 2015년 8월 대전의 음식점인 사리원면옥으로부터 '사리원의 상표권은 사리원면옥에 있으니 사리원이라는 명칭을 사용하지 말라'는 요구를 받았다. 이에 사리원불고기 측은 "(황해도) 지명인 사리원이라는 명칭은 독점할 수 없다"며 사리원면옥 측을 상대로 특허심판원에 등록무효심판을 청구했지만 2016년 10월 기각됐다. 사리원불고기 측은 이에 불복해 소송을 제기했지만 특허법원도 "사리원은 국내 일반 수요자에게 널리 알려져 있다고 볼 수 없다"며 패소 판결하자 상고했다. 재판부는 "상표법은 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다"며 "이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다"고 밝혔다. 이어 "지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯해 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단해야 한다"고 설명했다. 그러면서 "사리원은 황해북도 도청 소재지이고 교통의 요지라는 내용이 지속적으로 초·중·고 사회 교과서에 실려왔다"며 "인터넷 포털사이트를 검색하면 사리원 관련 신문기사는 주로 1920년대부터 1940년대 초반까지 집중돼있지만 그 이후에도 사리원은 북한의 대표적인 도시중 하나로 언급되고 있다"고 했다. 또 "이와 같이 사리원은 조선 시대부터 유서 깊은 곳으로 널리 알려져 있었을 뿐만 아니라 일제 강점기를 거쳐 그 후에도 여전히 북한의 대표적인 도시 중 하나로 알려져 있는 사정에 비춰보면 이 사건 등록서비스표 중 '사리원' 부분은 등록서비스표의 등록결정일인 1996년 6월 26일 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있다"고 덧붙였다. 재판부는 "원심은 1996년 6월 26일 당시 사리원이 국내 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 할 수 없다고 판단하면서 2016년에 실시된 수요자 인식 조사 결과를 주된 근거로 들고 있는데, 이러한 수요자 인식 조사는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일부터 20년이나 지난 후에 이루어진 것으로 그 등록결정일 당시를 기준으로 일반 수요자의 인식이 어떠했는지를 반영하고 있다고 보기 어렵다"며 "따라서 원심 판결에는 현저한 지리적 명칭에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다"고 판시했다. 사리원불고기 측을 대리한 김운호(49·사법연수원 23기) 광장 변호사는 "대법원은 북한 지명인 '사리원' 상표가 현저한 지리적 명칭인지 여부를 판단함에 있어 현재 남북 왕래가 자유롭지 않다는 단면적 현상에 고착되지 않고, 사리원을 소개하고 있는 학교 교과서, 언론보도, 설문조사, 남북교류의 역사 등 역사적·문화적·교육적·사회적·경제적 배경을 전체적으로 고려해 판단했다는데 큰 의의가 있다"며 "상표권 소송에서 수요자의 설문조사 결과를 적극 반영하는 것이 최근 법원의 추세이지만 이 사건에서 증거로 사용된 설문조사 결과는 20년 전 수요자의 인식을 제대로 반영할 수 없다는 문제점을 지적해 적절치 못한 설문조사의 신빙성을 부정했다는 점에서도 의미가 있다"고 설명했다.

대부업체가 방송, 신문 광고 등을 통해 대출상품에 특정 표현을 반복적으로 썼다면, 대중에 식별력을 취득한 것이므로 상표로 등록해 줘야 한다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 특별3부(주심 박보영 대법관)는 대부업체인 웰컴크레디라인대부(웰컴)가 "출원서비스표 등록 거절 결정을 취소해달라"며 특허청장을 상대로 낸 소송(2015후2174)에서 원고승소 판결한 원심을 최근 확정했다. 재판부는 "구 상표법 제6조 2항은 '상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인지 현저하게 인식되어 있는 것은 상표등록을 받을 수 있다'는 취지로 규정하고 있는데, 이러한 법리는 구 상표법 제2조 3항에 의해 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다"고 밝혔다. 이어 "이 규정은 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대해 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 하지만, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 해당 상표가 사용된 상품에 관한 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 "웰컴은 이 사건 출원서비스표를 출원하기 몇 년 전인 2011년부터 중개업체를 통하지 않고 스스로 마케팅에 의해 유입된 고객에게 대출을 해주는 영업과 관련해 '단박대출'이라는 표장을 사용했고, 이를 방송이나 신문을 통해 반복적으로 광고했다"며 "광고에 사용된 '단박대출'이 공통적으로 반복됨으로써 수요자들에게 강조되어 인식되도록 사용되온 점 등에 비춰보면 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제6조 2항이 규정하는 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 봐야 한다"고 판시했다. 웰컴은 2013년 11월 특허청에 그전부터 광고에 사용하던 '단박대출'에 대한 서비스표 출원을 했다. 그러나 특허청은 "수요자가 누구의 업무와 관련된 서비스업을 표시하는 것인지 식별할 수 없다"며 등록을 거절했다. 웰컴은 특허심판원에 이의를 제기했지만 기각되자 소송을 냈다. 앞서 특허법원도 "단박대출은 누구나 사용할 수 있는 표현이지만, 2011년부터 각종 방송 광고에서 하루 평균 290회 정도 사용되는 등 웰컴의 서비스표로 현저하게 인식됐다"며 원고승소 판결했다.

건어물 안주를 저렴하게 제공해 인기를 끌고 있는 실내포장마차 프랜차이즈 '짝태&노가리'가 상표 등록을 하기 위해 소송까지 벌였지만 특허법원에서 패소했다. 짝태는 내장을 뺀 명태를 소금에 절여 넓적하게 말린 것을 말한다. 특허법원 특허4부(재판장 이정석 부장판사)는 '짝태&노가리'를 운영하는 ㈜피엘오하모니 대표 박모씨 등이 특허청장을 상대로 낸 상표등록 거절결정 취소소송(2017허1359)에서 최근 원고패소 판결했다. 재판부는 "짝태와 노가리라는 문구 사이에 영어단어 'and'를 의미하는 '&'이 띄어쓰기 없이 이어져 써있더라도, 일반 수요자나 거래자는 이를 '짝태와 노가리'로 인식할 뿐 문자 전체를 또 다른 의미로 인식할 것으로 보이지 않는다"며 "(박씨가 등록 신청한 상표의) 서체가 일반적인 것은 아니지만 새로운 관념을 형성할 수 있을 정도로 독특하다고 하기도 어렵다"고 밝혔다. 이어 "'짝태&노가리' 문구 왼쪽에 있는 연탄 모양의 도형도 생선이 연탄불 위에서 구워지고 있는 형상을 단순화해 비교적 사실적으로 표현한 것"이라며 "이 사건 출원서비스표는 전체적으로 '짝태와 노가리를 연탄불에 굽는다'는 내용으로 받아들여져 기술적 표장에 해당하기 때문에 상표로 등록될 수 없다"고 판시했다. 상표법상 상표는 타인의 상품과 자신의 상품을 구별할 수 있도록 사용하는 표장이기 때문에 '식별성'을 갖춰야 하는데, 품질이나 효능·용도·형상·가격·사용방법 등을 바로 알아볼 수 있는 문구만으로 이뤄진 '기술적 표장'은 상표로 등록할 수 없도록 하고 있다. 기술적 표장은 일반적으로 상품의 성질을 나타내는데 필요한 표시이기 때문에 특정인에게 독점적인 권리를 인정해 주기는 어렵기 때문이다. 박씨 등은 "비슷한 연탄모양과 문구가 결합된 '짝태&왕노가리'는 특허청이 서비스표 등록을 받아줬는데 우리만 받아주지 않는 것은 부당하다"고 주장했지만, 재판부는 "서비스표 등록적격성 유무는 지정서비스업과의 관계에서 서비스표에 따라 개별적으로 판단해야 하는 것이지, 기존 다른 등록례에 구애될 것은 아니다"라며 받아들이지 않았다. 박씨 등은 '짝태&노가리'라는 문구 왼쪽에 연탄 모양의 도형 등이 포함된 상표를 등록해달라며 출원했지만 거부당했다. 박씨 등은 이에 반발해 특허심판원에 심판을 청구했지만 "식별력이 없다"며 기각당하자 소송을 냈다.

음식점 메뉴중 하나로 판매된 '폭탄밥'은 상표법상 상품으로 볼 수 없어 이를 상표로 할 수 없다는 판결이 나왔다. 특허법원 특허2부(재판장 김환수 부장판사)는 '폭탄밥' 상표등록을 취소당한 김도균 탐앤탐스 대표가 특허심판원에 폭탄밥의 등록취소를 청구한 농심을 상대로 낸 상표등록심결 취소소송(2014허8861)에서 최근 원고패소 판결했다. 재판부는 판결문에서 "탐앤탐스가 운영하는 삼계탕 전문점인 '경운보궁'에서 2014년 2월 메뉴 가운데 하나로 '폭탄밥'이라는 주먹밥을 판매한 사실은 인정되지만, 이는 경운보궁이라는 음식점에서 제공하는 서비스업에 사용된 것이지 상표적 사용으로 볼 수는 없다"며 "따라서 폭탄밥이라는 상표를 심판청구일 전 계속해 3년 이상 사용되지 않았다고 봐 상표등록을 취소한 특허심판원의 심결은 적법하다"고 밝혔다. 상표법 제73조 1항 제3호는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자중 어느 누구도 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속해 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 않은 때에는 상표등록 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 재판부는 또 "상표법에서의 상품은 상거래의 목적물로서 유통과정에서 교환가치가 있는 유체물을 말한다"며 "경운보궁에서 판매한 폭탄밥이라는 음식물은 유통과정에 있는 것으로 볼 수 없기 때문에 상표법에서의 상품에도 해당하지 않는다"고 설명했다. 김 대표는 2003년 '폭탄밥'이라는 상표를 등록했다. 농심은 2014년 3월 특허심판원에 "'폭탄밥'이라는 등록상표가 3년 이상 사용되지 않았다"며 특허심판원에 상표등록취소심판을 청구했다. 특허심판원은 같은해 11월 농심의 손을 들어주자 김 대표는 소송을 냈다.