SK케미칼이 노파르티스 아게(노바티스)의 패치형 치매치료제인 '엑셀론 패치(리바스티그민)'에 대한 특허권을 침해해 노파르티스 아게에 120억여 원을 배상하라는 특허법원 판단이 나왔다. 특허법원 25-1부(임영우, 우성엽, 김기수 고법판사)는 18일 노파르티스 아게가 SK케미칼을 상대로 제기한 특허권침해금지 등 청구소송 항소심에서 "SK케미칼은 노파르티스 아게의 특허권을 침해했고, 그로 인한 손해배상 등 120억여 원을 지급하라"며 원고승소 판결했다(2021나1787). 패치형 치매치료제인 '엑셀론 패치(리바스티그민)'에 대한 특허권자인 노파르티스 아게는 1997년 8월 29일에 등록한 특허의 만료를 앞두고 2012년 4월 특허청에 존속기간 연장승인신청을 했다. 하지만 이듬해 불승인 처분을 받았다. 이에 불복한 노파르티스 아게는 특허청을 상대로 불승인 처분을 취소해달라는 행정소송을 제기해 대법원에서 승소 판결을 받았다. 해당 판결에 따라 특허청은 2018년 12월 존속기간 연장을 승인(873일)했다. 문제는 해당 존속기간 연장승인처분이 있기 전, SK케미칼이 엑셀론 패치의 특허발명을 침해하는 의약품을 생산해 유럽 각지로 수출했다는 점이다. 이에 SK케미칼은 특허청의 노파르티스 아게에 대한 존속기간 연장 승인이 나오자 특허청장을 상대로 연장승인 처분을 무효 또는 취소해달라며 행정소송을 냈다. 하지만 법원은 기각했고 이는 그대로 확정됐다. 노파르티스 아게가 반격에 나섰다. SK케미칼을 상대로 특허침해로 인한 손해배상 소송을 제기했다. 노파르티스 아게 측은 "SK케미칼이 해당 제품을 생산한 행위, 그 제품을 유럽 국가에 수출한 행위, 국내에서 판매한 행위는 특허권의 침해에 해당한다"고 주장했다. 재판부는 SK케미칼이 특허 존속기간 연장 이전에 국내에서 해당 제품을 생산한 행위는 특허침해 행위에 해당한다고 판단했다. 재판부는 "특허법상 존속기간 연장승인처분은 당초 존속기간 만료일에 소급해 효력을 가지므로, 연장승인처분에 의해 노파르티스 아게 특허권의 존속기간은 연장됐다고 봐야 한다"며 "SK케미칼이 연장된 존속기간 만료일 이전에 국내에서 제품을 생산한 행위는 특허침해 행위에 해당한다"고 밝혔다. 이어 "SK케미칼의 제품은 노파르티스 아게의 제네릭으로서 주성분, 함량, 제형, 효능·효과, 용법·용량이 동일한 의약품"이라며 "노파르티스 아게 제품의 대체품임이 명백하고 SK케미칼이 이를 유럽에 수출함으로써 노파르티스 아게 제품의 매출이 감소했을 것으로 보인다"고 판단했다. 결국 "이러한 노파르티스 아게의 손해는 SK케미칼의 국내에서의 특허권 침해행위와 상당인과관계가 있다고 보는 것이 타당하다"고 밝혔다. 다만 재판부는 SK케미칼이 노파르티스 아게로부터 특허침해행위를 경고하는 내용의 내용증명을 송달받기 이전까지의 기간에 대해 특허법 제130조의 과실추정이 깨진다고 판단했다. 따라서 "내용증명 송달 이후의 기간에만 특허침해행위에 대한 SK케미칼의 주의의무위반이 인정된다"고 했다. 손해배상액은 총 113억여 원이 인정됐다. SK케미칼의 해당 제품에 대한 국내 생산과 유럽 판매 매출이 특허침해와 상당인과관계에 있는 손해에 해당하지만, 특허청의 존속기간 연장불승인 처분을 신뢰했다는 등의 사정이 고려됐다. 재판부는 또 "SK케미칼은 내용증명을 송달받기 전까지 제품을 생산해 특허권자인 노파르티스 아게로부터 허락을 받은 바 없이 특허를 무단으로 실시해 법률상 원인 없는 이익을 얻었고, 이에 따라 노파르티스 아게는 손해를 입었다"며 7억여 원의 부당이득을 반환하라고 판시했다. 앞서 1심은 SK케미칼이 노파르티스 아게에게 25억 원 지급 판결을 내렸다.

항암제 '코미녹스'를 개발 중인 제약회사 코미팜이 공동 특허 출원자를 상대로 그가 가진 지분을 무효로 해달라는 소송을 냈지만 결국 무위로 돌아갔다. 대법원 특별3부(주심 권순일 대법관)는 지난달 15일 ㈜코미팜이 이상봉 전 코미팜 중앙연구소장을 상대로 낸 등록무효소송 상고심(2012후2432)에서 각하 판결한 원심을 확정했다. 재판부는 판결문에서 "특허법은 하나의 특허출원에 대해 하나의 특허권을 부여한다"며 "여러 사람을 공유자로 하는 특허 등록이 이뤄졌더라도 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 특허무효심판에서 공유자의 지분에 따라 특허를 분할해 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다"고 밝혔다. 코미팜은 항암제 코미녹스에 대해 이 전 원장과 공동으로 특허를 출원했다. 하지만 코미팜은 "최초 발명자는 독일 라데마커 교수이고 그에게서 코미팜만이 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받았고, 이 전 원장은 개발에 중요한 기여를 하지 않았기 때문에 특허가 무효로 돼야 한다"며 특허심판원에 심판을 청구했으나 기각되자 소송을 냈다. 특허법원은 "특허권 공유자들 사이에 특허를 받을 수 있는 권리에 대해 다툼이 있을 때 공유자 중 일부가 나머지 공유자를 상대방으로 해 특허권의 지분권에 대한 무효심판을 내는 것을 허용할 수는 없다"고 판결했다. 코미녹스를 둘러싼 법정 분쟁은 이전에도 있었다. 이 전 원장은 코미팜을 상대로 자신이 공동 특허권자임을 인정해 달라며 소송을 냈지만 서울고법은 2013년 이 전 원장을 발명자로 볼 수 없다고 판결했다. 대법원 관계자는 "코미팜은 이 전 원장을 상대로 특허 지분권 무효소송을 낼 수는 없지만 자신의 지분을 포함해 특허 전체를 무효로 하고 새로 특허를 출원할 수는 있다"며 "특허는 소급효가 있기 때문에 다시 특허를 출원하더라도 처음 출원한 날부터 특허권을 보호받을 수 있다"고 말했다.

대법원 특허2부(주심 신영철 대법관)는 지난달 25일 인기 간식 '꾸이맨'의 후발 상표권자 허모씨가 원조 '꾸이맨' 제조업체 (주)경진식품을 상대로 낸 상표등록무효 소송 상고심(2012후2470)에서 원고패소판결한 원심을 확정했다. 재판부는 "윤모씨는 2003년에 경진식품을 설립하면서 누나를 대표이사로 취임하게 한 후 실질적으로 운영해왔고, 윤씨가 사망한 이후에도 경직식품은 계속해 등록상표를 사용해 상품을 생산해왔으므로 윤씨가 경진식품에 묵시적으로 통상사용권을 설정했다고 봐야한다"고 설명했다. 재판부는 "윤씨가 2005년 6월 사망한 뒤 3년 이내에 상표권 이전등록을 하지 않아 2008년 6월 상표권이 소멸했고, 그로부터 1년이 경과하지 않은 2009년 5월 허씨의 상표가 출원됐다"며 "통상사용권자인 경진식품의 상표사용은 상표법에서 규정한 '사용'에 해당하고 상표권이 소멸한 날부터 1년이 경과하지 않은 시점에서 등록출원된 허씨의 상표는 그 등록이 무효로 돼야 한다"고 덧붙였다. 상표법은 상표권이 소멸한 날을 기준으로 소급해 1년간 상표가 사용되지 않았다면 타인이 동일 또는 유사상표 등록을 할 수 있도록 허용하고 있다. 윤씨가 사망한 뒤 경진식품이 상표법에서 정한 기한인 3년이 지나도록 상표권이전등록을 하지 않자 허씨는 윤씨가 등록했던 '꾸이맨'과 동일한 도안 등을 상표로 등록했다. 허씨는 경진식품의 꾸이맨 상표 사용은 상표권 이전을 받지 않은 채 이뤄졌으므로 정당한 사용이라고 볼 수 없고, 상표권 소멸일을 기준으로 1년 이전에 정당한 상표사용이 없었으므로 자신의 상표권 등록이 유효하다고 주장하며 특허심판원에 원조 꾸이맨의 상표등록무효심판을 청구했으나, 심판원이 청구를 기각하자 특허법원에 소송을 냈다.

특허법상 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법한지 여부를 판단하는 기준시점은 심결확정시가 아니라 심판청구 제기시로 봐야 한다는 대법원 판결이 나왔다. 이번 판결에 따라 특허심판원에 심판을 청구했다가 법원의 심결취소로 심결을 다시 받는 사이에 동일 사실관계에 대한 다른 당사자의 심결이 확정되더라도 그와 상관없이 권리구제를 받을 수 있게 됐다. 대법원 전원합의체(주심 양창수 대법관)는 19일 (주)아이지소프트가 "넷피아가 특허등록한 기술은 아이지 소프트의 기술을 조합하면 쉽게 만들 수 있는 것으로 신규성 및 진보성이 없으므로 무효"라며 (주)넷피아닷컴과 조모씨를 상대로 제기한 등록무효소송 상고심(☞2009후2234)에서 원고승소 판결을 내린 원심을 확정했다. 이번 판결로 특허법 제163조에 정한 일사부재리의 원칙에 해당하는지 여부를 심결시를 기준으로 판단해야 한다는 취지의 종전 대법원 판결(2003후427)은 변경됐다. 재판부는 판결문에서 "법원이 당해 심판에 대한 심결취소의 청구가 이유 있다고 해서 제1차 심결을 취소하더라도 특허심판원이 그 심판청구에 대해 특허법 제189조제1항 및 제2항에 의해 다시 심결을 하는 때에는 일사부재리의 원칙에 의해 그 심판청구를 각하할 수밖에 없다면 이는 관련 확정 심결의 등록이라는 우연한 사정에 의해 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위해 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 것으로, 헌법상 보장된 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있고 그 심판에 대한 특허심판원의 심결을 취소한 법원의 판결을 무의미하게 하는 불합리한 결과가 발생하게 된다"고 밝혔다. 이어 "일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 봐야할 것이고, 심판청구 후에 비로소 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 심판청구를 일사부재리의 원칙에 의해 부적법하다고 할 수 없다"고 설명했다.

선출원상표의 등록에 대한 무효심결이 확정됐더라도 후출원 상표권자의 상표등록까지 금지해서는 안 된다는 헌재결정이 나왔다. 헌법재판소 전원재판부는 지난달 30일 A사가 "선출원상표의 상표등록무효가 확정되면 후출원 상표권자의 상표등록까지 무효로 하고 있는 상표법 제7조3항은 재산권과 직업선택의 자유를 침해한다"며 낸 헌법소원 사건(2006헌바114)에서 재판관 8대 1의 의견으로 위헌결정을 내렸다. 이번 헌재결정에 따라 상표법 제7조3항은 이날부터 효력을 상실했다. 상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있는 상표법 제7조3항은 타인의 등록상표가 상표등록 무효심결로 무효가 됐을 경우 후출원상표에 대해서도 상표등록을 받을 수 없도록 하고 있다. 또 선등록상표가 무효가 됐을 경우 이와 유사한 상표가 이미 시장에 공존하고 있었더라도 그 상표 역시 무효심결의 대상이 되도록 정하고 있다. 재판부는 "특허청은 구 상표법과 관계없이 후출원상표의 출원시 이와 동일 또는 유사한 타인의 선등록상표가 존재하는 경우 후출원상표의 등록을 거절할 수 있다"며 "또 선등록상표가 무효로 확정돼 소멸하더라도 소비자가 일정기간 동안 상표에 대한 기억과 신용이 남아있다고 판단될 경우 상표권이 소멸한 날로부터 1년이 경과하지 않으면 이와 동일 또는 유사한 상표의 등록을 거절할 수 있되 1년 이상 사용되지 않아 소비자의 오인·혼동의 우려가 없을 경우 등록을 허용하도록 하고 있다"고 밝혔다. 재판부는 따라서 "상표등록출원시에 상표법 제7조3항 부분을 적용해 상표등록을 거절할 수 있도록 하는 것은 동일 또는 유사한 상표의 공존을 억제해 소비자의 오인·혼동을 방지한다는 입법목적에 기여하는 바가 거의 없다"고 했다. 재판부는 이어 "상표법 제7조3항은 선등록상표에 대한 무효심결이 확정된 후라도 후등록상표를 무효로 심결할 수 있도록 하고 있다"며 "이 경우 선등록상표의 무효심결이 확정될 당시 이미 동일·유사한 상표가 공존하고 있는데 선등록상표 무효심결 확정 이후에 새롭게 후등록상표를 무효로 한다고 해서 소비자의 오인·혼동을 방지한다는 입법목적에 기여할 여지는 없다"고 지적했다. 이에따라 재판부는 "이 법률조항은 '무효의 소급효'에 배치돼 전체 상표법 체계에 혼란을 야기시킬 뿐만 아니라, 나아가 이미 상표등록을 마친 후출원자는 선등록상표가 무효로 확정된 이후에도 후등록상표가 무효로 됨으로써 정당한 이유없이 재산권인 상표권과 상표를 이용해 직업을 수행할 자유를 침해받게 된다"고 밝혔다. 반면 이공현 재판관은 "선등록상표의 무효심결이 확정되면 그 상표등록은 소급적으로 무효가 되지만 무효심결이 확정될 때까지 선등록상표가 존재하고 있었던 것은 객관적 사실"이라며 "일반소비자들의 상품출처의 오인·혼동을 막기 위해서라도 무효의 소급효라는 일반원칙에도 불구하고 상표등록무효에 있어서는 예외를 둘 필요성이 인정된다"며 반대의견을 냈다. A상표로 87년부터 침구류 사업을 해온 B씨는 C사가 98년 A상표와 유사한 A'상표를 출원·등록하자 2001년 A상표를 출원·등록한 뒤 C사에 대해 등록무효심판을 청구해 승소했다. 이후 C사와 이해관계에 있던 D씨가 2006년께 상표법 제7조3항의 규정을 들어 "A상표도 소멸등록된 A'상표와 유사하므로 무효로 해야한다"며 등록무효심판을 청구해 A상표 역시 무효심결이 내려지게 되자 B씨는 특허소송을 제기하고 헌법소원도 냈다.

특허권자와 특허실시계약을 한 후 특허심판원 등에 의해 특허가 무효가 된 경우, 특허의 실시에 대한 계약이 ‘무효’가 되는지 법원내에서 의견이 분분하다. 서울고법의 김동진 판사는 최근 내부통신망에 올린 ‘특허의 무효와 실시계약의 효력’이라는 글에서 “계약당사자들이 실시계약 당시 특허권이 유효한 것으로 생각하고 계약을 체결했는데, 이후에 특허권에 관한 무효심결이 확정된 경우 특허권자와 실시권자 사이의 실시료 지급의무 등에 관한 법률관계는 어떻게 되는 것인가라는 문제가 발생할 수 있다”고 지적했다. 이에 대해 특허무효심결이 확정된 경우 특허가 처음부터 없었던 것으로 보고 계약을 무효로 해야한다는 ‘계약무효설’과 특허무효심결이 확정된 때 계약해지사유가 발생한 것으로 봐야 한다는 ‘계약위반설’이 팽팽히 맞서고 있다. 계약무효설을 적용할 경우 특허 실시권자는 특허등록시부터 특허무효심결이 확정된 때까지의 특허실시료를 지급할 필요가 없어지고, 이미 지급한 특허실시료는 부당이득으로 반환을 청구할 수 있게된다. 반면 계약위반설을 적용한다면 특허무효심결이 확정되기 이전까지의 특허실시료는 지급해야한다. 그러나 우리나라에서는 아직 이에 대한 확립된 판례나 연구가 없어 실무상으로 많은 혼란을 겪고 있다. 특허법 제133조3항은 ‘특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다’고 규정하고 있다. 일부 판사들은 특허법의 규정이 특허실시에 관한 계약법리에도 적용된다고 보고, 실시계약은 소급적으로 소멸된 특허발명의 실시허락을 급부의 내용으로 삼은 것이므로 무효라는 논리를 펴고 있다. 반면 일각에서는 공법상의 규율에 해당하는 특허법 조항을 특허실시에 관한 계약법리에 그대로 적용될 수는 없고, 특허권자가 특허발명의 실시허락을 할 수 없게 되는 것은 계약체결 후 무효심결이 확정된 때이므로 후발적 이행불능에 해당해 채무불이행을 이유로 계약을 해지할 수 있을 뿐이라고 반박하고 있다. 논의를 불러온 사건은 특허권을 양수받은 김모씨가 특허실시권자인 T사를 상대로 낸 특허실시료 청구소송이다. A사는 1999년에 냉·난방 시스템에 관한 특허를 출원해 등록하고, 이듬해에 T사와 특허전용실시권을 설정해주는 대가로 2000년부터 2005년까지 매출액의 일정부분을 지급받는 계약을 체결했다. 2003년 A사는 특허권과 T사에 대한 특허사용료채권을 김씨에게 넘겼고, 2005년 T사는 특허심판원에 특허에 대한 등록무효심판을 청구해 등록무효심결을 받아냈다. 이에 김씨는 T사를 상대로 2001년부터의 4년간 특허실시료를 지급하라며 소송을 냈다. 서울중앙지법 민사11부는 2006년7월 김씨가 T사를 상대로 낸 특허실시료 청구소송(2005가합62919)에서 원고패소 판결을 내렸다. T사의 제품이 김씨의 특허권리범위 내에 속하지 않는 것이 주된 이유였지만, 특허의 내용에 따른다고 하더라도 특허가 무효여서 계약도 무효라는 취지의 판단이었다. 당시 재판부는 판결문에서 “특허에 대한 전용실시권 설정계약은 전용실시권 설정이라는 특허권의 처분행위를 목적으로 하는 계약으로서 급부의 대상인 특허권이 존재하지 않으면 전용실시권설정이 법률상 불가능하게 되므로 당사자 사이의 전용실시권 설정계약은 그 이행이 원시적으로 불가능해 무효”라며 “특허등록의 무효가 확정돼 특허권이 소급해 소멸하는 경우에도 마찬가지이므로 특허권이 소급해 무효로 된 경우 무효인 전용실시권 설정계약에 기한 사용료지급청구권도 발생할 수 없다”고 밝혔다. 재판부는 이어 “특허권자가 무효로 될 특허권과 전용실시권 설정계약에 기해 특허무효가 확정되기 전까지 아무런 제한없이 사용료를 제한받을 수 있다고 하는 것은 형평에 맞지 않고, 특허권자가 무효심판이나 소송에서 지연책을 씀으로써 부당하게 사용료 상당의 이득을 도모할 우려가 있다”고 덧붙였다. 항소심인 서울고법 민사5부는 “피고의 제품이 김씨의 특허와 동일한 내용이라고 볼 수 없다”는 이유만을 들어 1심과 같이 원고패소 판결을 내렸다. 김동진 판사는 ‘특허의 무효와 실시계약의 효력’에서 “특허무효심결이 확정될 때까지 특허의 배타적·독점적 효력이 사실상 유효하게 통용되는 상태에서 특허발명을 자유롭게 실시할 수 있고, 이에 수반해 시장의 선점·독점의 배제와 같은 경제적 이익을 취득해 왔을 것”이라며 “이 과정에서 특허권자는 특허의 배타적·독점적 효력을 유지·확보하면서 실시권자의 특허발명실시를 허락하는 자신의 급부를 정상적으로 이행했던 것이므로 실시계약무효를 원인으로 실시료에 관한 부당이득반환청구를 할 수 없다”며 “계약당사자 등 이해관계인들은 특허무효심결이 확정될 때까지 특허가 유효한 것을 전제로 계약상의 채무이행을 포함해 다양한 영업활동을 했을 것이므로 특허무효심결이 확정될 때까지 특허는 공정력을 가지게 된다”며 “특허의 효력상실이라고 하는 자연발생적 요건사실은 특허무효심결 확정시에 생긴 일”이라고 덧붙였다.

특허권자가 특허침해를 이유로 가처분신청을 인용받아 집행을 했으나 이후 그 특허가 무효가 된 경우 특허권자가 선행기술이 있었는지 여부를 알기 어려웠다면 이미 집행된 가처분집행을 위법한 것으로 볼 수 없다는 판결이 나왔다. 기존 대법원판례는 판매금지가처분, 특허침해금지가처분 등이 인용돼 가처분에 따른 집행이 이뤄진 이후 특허가 무효판정을 받았다면, 신청인측에 과실이 있다고 판단해 위법한 가처분집행으로 보고 있다. 이에 따라 피신청인측에서 그에 따른 손해배상소송을 내면 신청인의 과실이 추정돼 승소판결을 받았다. 이번 판결은 이러한 경우 항상 과실을 추정한 것은 너무 가혹하다고 보고, 특허무효결정을 받았더라도 이전의 가처분집행에 대한 과실추정기준을 제시한 첫 판결로 향후 상급심의 최종판단이 주목된다. 서울중앙지법 민사13부(재판장 이균용 부장판사)는 최근 (주)남선알미늄이 "특허무효판정으로 소급적으로 특허가 무효가 됐으므로 이를 기초로 집행된 위법한 가처분으로 인한 손해 10억원을 배상하라"며 알루미눔새시의 접착방법에 대한 특허를 가지고 있었던 이모씨를 상대로 낸 손해배상 청구소송(2007가합43028)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "특허권에 기초한 금지청구권을 피보전권리로 하는 가처분은 특허에 대한 판단을 함에 있어 전문적이고 기술적인 지식을 필요로 할 때가 많고 그 판단이 곤란하고 미묘한 경우가 많다"며 "따라서 판단 후 특허권이 진보성을 갖추지 못했다는 이유로 무효심결에 의해 특허가 무효로 됐더라도 채권자에게 과실이 있다고 추정하는 것은 지나치게 가혹하다고 볼 여지가 있다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "반면 제조판매금지 가처분이 집행된 경우 채무자는 영업상·신용상 매우 심각한 타격과 영향을 받게 돼 심한 경우 도산에 이르게 되는 경우도 많은 만큼 특허판단이 전문적이고 기술적인 지식을 필요로 하고 그 판단이 곤란하고 미묘한 경우가 많다는 추상적인 사정만을 들어 채권자의 과실을 부정하는 것도 당사자 사이에 지나치게 균형을 잃은 것으로 타당하지 않다"며 "따라서 가처분결정을 받아 그 집행을 함에는 상당한 이유가 있었는지 여부를 판단해야 할 것"이라고 덧붙였다. 재판부는 또 "이번 사건의 경우 우리나라의 국내 간행물이 아닌 스페인어로 되어있는 외국의 카탈로그에 의해 특허가 무효결정을 받았고, 또 그 책자가 특허공보와 같이 발명에 대해 구체적으로 상세하게 설명한 것도 아니다"라며 "피고가 가처분 집행당시 선행기술을 알지 못했고 쉽게 알 수 있었다고 볼 사정도 없다"고 설명했다. 재판부는 "또 2000년 무렵부터 최근까지 그 발명특허에 대해 대법원의 판결이 파기환송되는가 하면 특허법원의 판결과 특허심판원의 심결이 계속돼 피고로서는 가처분 집행당시 특허발명에 진보성이 있다고 믿을 만한 상당한 이유가 있다고 보인다"며 "피고가 진보성이 없어 그 특허가 무효임에도 피고를 상대로 가처분결정을 받고 그 집행을 했더라도 피고에게 고의 또는 과실이 있다고 할 수 없다"고 판단했다.

실용신안권에 대한 등록료를 미납할 경우 소멸예고 통고 없이 추가납부기간 6개월이 지나면 실용실안권 자체가 소멸되는 것으로 규정한 실용신안법 제34조(특허법81조 준용)의 위헌여부에 대해 헌법재판소가 본안판단 없이 청구기간도과를 이유로 각하 결정을 내려 아쉬움을 남겼다(99헌마624). 반면 헌재 소수의견은 과잉금지위반이라며 위헌성을 지적하고 있는 가운데 특허청도 이 조항에 문제가 있다고 판단해 권리회복을 인정하는 것을 골자로 한 특허법 개정안을 마련, 국회에 상정했다. ◇ 사건 개요 예모씨는 '흡착용 자석장치'에 관한 고안을 만들어 91년5월17일 실용신안등록을 마치고 98년까지 소정의 등록료를 빠짐없이 납부해 왔다. 그러나 99년도 연차등록료의 납부기한인 2월22일을 넘겼으며 추가납부기간인 99년8월21일까지도 등록료를 납부하지 못했다. 같은해 9월18일 납부서를 제출했으나 같은달 27일 실용신안권은 등록말소됐다(단 등록말소일은 '소급 말소' 규정에 의해 원래 납부기한인 2월22일이 된다). 이에 예씨는 같은해 10월30일 몇만원에 불과한 실용신안권 등록료를 납부하지 않았다고 해서 수억원에 달하는 실용신안권 자체를 소멸시키는 것은 과잉금지원칙에 반한다며 헌법소원을 냈다. ◇ 헌재 소수의견, 위헌성 지적 헌법재판소 전원재판부(주심 韓大鉉)는 지난달 30일 이 사건에서 헌법소원청구기간을 도과했다는 이유로 예씨의 청구를 각하했다. 추가납부기한 만료일 다음날인 99년8월22일부터 예씨가 기본권 침해의 사유가 발생했다는 것을 안 것으로 봐서 60일을 넘긴 10월30일에 헌법소원심판을 청구한 것은 부적법하다는 것이다. 따라서 전원재판부 다수의견은 이 사건 조항에 대한 위헌여부는 판단하지 않았다. 그러나 윤영철(尹永哲) 소장 등 재판관 3인은 소수의견을 통해 "등록말소 예고제도 등이 법령상 마련되어 있지 않은 점을 감안할 때 예씨가 기본권 침해사유가 발생한 것을 안 날은 납부서를 제출한 99년9월18일"이라며 "10월30일 청구한 헌법소원심판은 적법하다"고 밝혔다. 또 본안판단에서도 "단 1회의 등록료 불납으로 권리의 본체까지 확정적으로 소멸시키는 것은 제재의 방법과 침해의 정도가 지나쳐 과잉제재"라며 "불납사실을 통지해 권리소멸의 위험을 예고해 주지않는 것은 적법절차의 원리에도 어긋난다"고 밝혔다. ◇ 실무계, 찬반 양론 팽팽 김백영 변호사(부산)는 "권리소멸 후 일정기간 내에 다시 등록료를 납부할 경우 권리를 부활시키는 방법이 있는데 가장 중한 권리소멸 수단을 택하는 것은 행정편의주의적 발상"이라고 주장했다. 김 변호사는 또 "세금은 물론 전화, 전기, 수도요금 등의 경우 납부기한내에 납부하지 않으면 최고독촉을 거쳐 가산금을 부과해 징수한다"며 등록료 1회 체납을 이유로 별도의 예고없이 특허권을 말소시키는 특허법 조항의 위헌성을 지적했다. 반면 김종화 변리사(서울)는 "6개월이라는 장기간의 추납기간을 주는데도 등록료 납부의무를 게을리하는 권리자를 보호할 필요가 있는지 의문"이라며 "특히 전화세 등은 일반국민 전체를 대상으로 하는 것이지만 특허료는 특허청에 등록된 한정적인 사람만을 대상으로 하는 것이므로 일반적인 공과금과 비교하는 것은 문제가 있다"고 지적했다. 김 변리사는 또 "A라는 특허권에 대한 등록료 추납기간이 지나고 제3자가 A권리가 소멸한 줄 알고 다시 같은 권리에 대해 특허 등록을 한 경우 소멸한 권리가 부활하면 제3자의 권리가 불안정한 지위에 놓이게 되므로 법적 안정성 차원에서도 필요한 조항"이라고 밝혔다. ◇ 특허청, 특허법 개정안 마련 특허청은 최초 특허권 등록 당시에 3년차분 등록료를 한꺼번에 징수하고 있다. 특허청은 명문의 법규정은 없지만 '서비스' 차원에서 4년차 연차료에 대해서는 추가납부기간(6개월) 만료 2개월 전에 우편으로 권리소멸을 예고해 주고 있으며 5년차가 넘어가는 연차료에 대해서는 홈페이지에서 권리소멸을 예고하고 있다. 특허청은 그러나 대국민 서비스를 확대한다는 차원에서 내년부터 5년차 이상 연차료에 대해서도 소멸예고 통지를 할 방침이다. 특허청 박현희 사무관은 "현행 소멸예고 우편통지는 4년차분에 대해서만 하고 있으나 내년부터는 모든 연차분에 대해 정상납부기간 만료시 우편으로 소멸예고 통지를 할 계획"이라고 밝혔다. 또 "본인이 책임질 수 없는 사유로 부득이 등록료를 납부하지 못한 경우 권리를 회복할 수 있도록 권리회복제도를 마련한 특허법이 현재 국회에 계류중"이라고 밝혔다. 신설 예정인 특허법 81조의2에 의하면 '납부할 수 없는 사유가 없어진 날부터 2월이내'에 특허료를 추가납부할 경우 권리가 회복될 수 있다.