특허권이나 실용신안권 권리범위확인 심판에서는 진보성이 없더라도 그 권리범위를 부정해서는 안 된다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 전원합의체(주심 고영한 대법관)는 20일 H사가 김모씨를 상대로 낸 권리범위 확인소송 상고심(☞2012후4162)에서 원고패소 판결한 원심을 확정했다. 재판부는 "특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의해 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다"며 "권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이기 때문에 특허발명의 진보성까지 판단하는 것은 제도의 본질에 맞지 않는다"고 밝혔다. 대법원은 '특허발명 또는 등록고안이 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우 권리범위확인심판에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수 있다'는 취지로 판시한 대법원 판결(90후823등)은 변경했다. 김씨는 사료 운반차량용 사료 반송장치 실용신안권자로, 2012년 H사의 고안이 자신의 등록고안 범위에 속한다며 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구해 인용 결정을 받아냈다. 이후 H사는 2012년 7월 "김씨의 등록고안은 진보성이 없어 무효이므로 권리범위를 인정할 수 없다"며 특허법원에 심결 취소소송을 냈다. 특허법원은 "권리범위확인심판에서는 진보성이 없는 경우라도 그 권리범위를 부정할 수 없다"며 원고패소 판결했다.

특허침해소송에서 특허의 요건인 '진보성'이 부정된다면 특허등록무효로 확정되기 전이라도 손해배상청구를 기각할 수 있다는 대법원 판결이 나왔다. 이번 판결로 "신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 법원이 특허권 또는 실용신안권 침해소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다"고 판시한 종전 대법원 판결(98다7209)은 변경됐다. 대법원 전원합의체(주심 이상훈 대법관)는 19일 엘지전자가 "대우일렉트로닉스가 제조·판매한 드럼세탁기가 특허발명을 침해했으므로 제품을 폐기하고 88억여원을 배상하라"며 대우일렉트로닉스를 상대로 제기한 특허권침해금지 및 손해배상 청구소송 상고심(☞2010다95390)에서 대법관 전원일치 의견으로 원고패소 판결을 내린 원심을 파기하고 사건을 서울고법으로 되돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대해 형식적으로 특허등록이 돼있음을 기화로 그 발명자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐"이라며 "특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정돼 그 특허가 심판에 의해 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당해 허용되지 않는다"고 밝혔다. 하지만 재판부는 이 사건에 대해서는 "발명은 각각의 구성이 유기적으로 결합한 전체로 볼 때 선행기술에 비해 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되므로 기술에 의해 진보성이 부정돼 특허가 무효로 될 것임이 명백하다고 볼 수 없다"고 판단했다. 엘지전자는 2004년 드럼세탁기의 소음과 고장을 줄일 수 있는 구동부 구조에 대한 특허발명권을 등록했다. 같은 해 대우일렉트로닉스가 유사한 구조의 드럼세탁기를 출시하자 2007년 엘지전자는 소송을 제기했다. 대우전자는 "엘지전자가 주장하는 특허권은 이미 존재하는 '선행기술'에서 쉽게 고안할 수 있는 것이므로 특허의 요건인 '진보성'을 결여해 특허권을 근거로 한 손해배상 청구 등은 부당하다"고 항변했고, 원심은 이를 받아들였다.

국내 유명 임플란트 설비업체인 '오스템'이 임플란트 설비를 둘러싼 법정다툼에서 승소했다. 서울중앙지법 민사13부(재판장 민유숙 부장판사)는 최근 치과용 임플라트 설비의 실용신안권자인 김모씨가 "임플란트 설비제작 및 판매에 내가 이미 등록한 설비를 사용했으니 13여억원을 배상하라"며 오스템 임플란트(주)를 상대로 낸 특허권침해금지 등 청구소송(2009가합23509)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "실용신안권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 실용신안 등록출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의해 정해지는 것이 원칙이다"라며 "다만 그 기재만으로 실용신안의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의해 실용신안권 범위의 확장해석은 허용되지 않는다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "특허 또는 등록실용신안에 관한 명세서의 작성에 있어서는 일박적으로 제1실시례를 독립항으로 기재하고 이를 부가, 한정하는 다른 실시례를 독립항에 관한 종속항으로 기재하는 경향이 있다"며 "이번 사건의 등록고안을 보면, 청구범위의 기재가 고안의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다고 보여질 위험성 등을 피하기 위해 명세서 작성의 편의상 상세한 설명부분에서 출원시 존재하는 모든 청구범위의 기재를 일괄적으로 기재한 것으로 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 또 "이에 등록고안의 구성은 고안의 상세한 설명에 의해 실질적으로 뒷받침된다고 볼 수 없다"고 설명했다. 2005년 '치과용 임플란트 픽스츄어'로 실용신안을 등록한 김모씨는 임플란트를 포함한 의료용구 및 재료를 제조판매하는 오스템이 본인이 등록한 대상고안을 침해했다며 제품의 침해금지, 폐기, 손해배상을 구하는 소송을 냈다.

형식적으로는 청구범위가 감축됐어도 도면 등의 추가로 새로운 변경이 생겼다면 실용신안등록청구범위 정정은 허용되지 않는다는 판결이 나왔다. 특허법원 특허2부(재판장 김의환 부장판사)는 최근 A사가 특허청장을 상대로 낸 등록정정소송(☞2008허8198)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "실용신안법 제33조 등에 의하면 실용신안권자는 실용신안의 명세서나 도면에 불완전한 것이 있을 때에는 실용신안등록청구범위의 감축 등의 경우에 한해 명세서 또는 도면의 정정심판을 청구할 수 있게 돼 있다"며 "이 경우 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정돼 있다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "실용신안등록청구범위의 정정이 청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 형식적인 기재만을 대비할 것이 아니라 실용신안의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련해 실질적으로 대비해 판단함이 합리적"이라고 덧붙였다. 재판부는 또 "명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 실용신안등록청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 등록실용신안이 한정돼 형식적으로는 청구범위가 감축되는 경우라 해도 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 등록실용신안이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되면 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 정정은 허용되지 않는다"고 설명했다. A사는 2007년3월 특허심판원에 스프링클러용 연결구용 고정장치 등록고안의 명세서 및 도면에 대해 정정심판청구를 했으나 2008년4월 청구범위를 실질적으로 변경하는 것이라는 이유로 허용될 수 없다는 통지를 받았다. 그러자 A사는 정정명세서 등 보정서를 제출했으나 특허심판원은 5월 재보정은 요지가 변경됐다는 이유로, 정정심판청구는 실용신안등록청구범위의 실질적 변경이라는 이유로 청구를 받아들이지 않는 심결(2007정23)을 했다. 이에 A사는 7월 특허법원에 소송을 냈다.

기존에 발명된 적이 없는 새로운 기술인지 여부는 특허청에 그 기술을 ‘설정등록한 날’이 아닌 ‘등록공고된 날’을 기준으로 판단해야 한다는 판결이 나왔다. 이 판결에 의하면 어떤 기술이 기존 유사 특허기술의 ‘설정등록일’과 ‘등록공고일’사이에 출원됐을 경우, 기술의 신규성을 인정받게 된다. 특히 이번 판결은 현재 특허법원이 기술의 신규성판단 기준일을 일관되게 ‘설정등록일’로 본 것과는 다른 판단이어서 상급심 판단이 주목된다. 서울중앙지법 민사12부(재판장 양재영 부장판사)는 지난달 28일 국내 문틀제조 기업인 (주)라미우드가 “우리의 기술을 따라해 손해를 입었으니 문틀사용을 중지하고 3억4,000여만원을 배상하라”며 래미안을 시공한 삼성물산(주)을 상대로 낸 실용신안권침해금지등 청구소송(2008가합28675)에서 “사용을 중지하고 1억원을 배상하라”며 원고 일부승소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 “구 실용신안법과 구 특허법의 취지에 의하면 어떤 기술의 설정등록은 특허청 내부에서 이뤄지는 행위로서 일반 공중이 그 등록 사실을 곧바로 인식하기 어렵다”며 “설정등록 행위만으로는 그 기술이 즉시 공지상태에 이른다고 보기 어렵다”고 밝혔다. 재판부는 이어 “박사학위 논문 등은 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 반포된 상태에 놓이게 된다”며 “설정등록된 고안은 원칙적으로 대외적 공표절차인 ‘등록공고’를 통해 비로소 공중이 인식할 수 있는 상태에 이른다고 봄이 타당하다”고 덧붙였다. 재판부는 또 “이에 삼성물산이 신규 조립식 문틀고안이라고 주장하는 고안들은 이미 원고에 의해 공지, 공용된 기술로서 신규성이 없으므로 삼성물산은 원고의 조립식 문틀고안을 사용, 판매해서는 안된다”고 설명했다. 문틀제조업체인 (주)라미우드는 지난 2000년 2월15일 ‘조립 및 교체가 용이한 조립식 문틀’ 고안을 출원했다. 그러나 래미안의 시공업체인 삼성물산은 유사한 문틀을 사용하면서 설정등록이 2월5일 이뤄져 원고의 출원일보다 빠르므로 원고의 고안을 침해한 것이 아니라면서 계속 아파트 시공에 문틀을 사용해 왔다. 이에 원고는 침해를 중지하고 손해를 배상하라며 소송을 냈다.

린나이코리아의 특허를 롯데기공이 무단으로 사용하다 생산 및 판매금지 가처분 결정을 받았다. 서부지원 민사6부(재판장 金南泰 부장판사)는 7일 린나이코리아(주)가 롯데기공(주)를 상대로 낸 실용신안권침해금지가처분 신청을 받아들여 “해당 물품을 장착한 롯데기공의 가스보일러를 생산, 사용, 양도, 대여하거나 양도, 대여를 위하여 전시 또는 청약해서는 아니된다”고 결정(2002카합1207)했다. 또 이미 생산한 제품과 물품제조에 사용하는 기계설비에 대해서는 집행관이 보관하도록 했다. 재판부는 결정문에서 “린나이코리아가 보유하고 있는 ‘가스버너’와 온수 흐름을 감지해 자동으로 온수를 공급하도록 하는 ‘수류스위치’에 대한 특허를 롯데기공이 무단으로 침해한 것이 인정된다”며 “롯데기공 측의 고안은 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 쉽게 고안할 수 있는 정도의 단순한 변형에 지나지 않고, 본질적으로 동일한 것으로 보이므로 롯데기공 측의 다른 고안이라는 주장은 이유 없다”고 밝혔다. 린나이코리아는 지난 90년에 출원해 92년과 1993년에 각각 등록을 마친 가스버너와 수류스위치의 실용신안을 롯데기공이 무단으로 도용해 가스보일러를 생산, 판매하자 지난해 10월 이 사건 가처분신청을 냈었다. 린나이코리아는 이번 결정에 따라 본격적인 손해배상 소송을 제기할 계획이다.

특허사건에서도 사상 첫 조정이 이루어졌다. 가사와 민사사건에서는 일반화돼있는 조정이 특허사건에서 성립된 것은 98년 3월1일 특허법원이 개원한 이후 처음이다. 조정이 재판보다 경제적이고 합리적인 제도라는 인식이 확산되고 가사사건은 조정절차를 반드시 거칠 정도가 됐지만 행정소송 중에서도 특허, 실용신안, 의장, 상표관련 사건을 다루는 특허사건에서 조정은 그동안 사실상 불가능한 것으로 인식돼왔다. 특허법원 제1부(재판장 조용호·趙龍鎬 부장판사)는 지난달 31일 정수기제조업체 대표 양모씨가 자기회사의 직원이었던 구모씨의 '치과용 압력수 공급장치'의 특허등록이 무효라며 낸 특허심판원심결취소소송(2001허3392)에서 조정이 성립됐다고 밝혔다. 원고 양씨와 양씨 회사의 영업이사였던 피고 구씨는 나이가 비슷해 평소 호형호제하는 절친한 사이였다. 원고의 업체는 정수기, 휴대용 방수팩 등에 대한 실용신안권을 가지고 있는 개인기업 제조업체로 환자들에게 깨끗한 물을 공급하면 좋겠다는 치과의사의 아이디어에 따라 '치과용 압력수 공급장치'를 개발, 특허등록을 받았다. 그러다가 구씨가 퇴사해 독자적으로 '치과용 압력수 공급장치'를 개발하여 생산·판매한 것이 분쟁의 발단이 됐다. 원고 양씨는 구씨에게 특허침해를 중단하라는 경고장을 발송하고 형사고소했고 서울지법에다 2건의 특허침해금지가처분 신청을 냈다. 이에 구씨는 이 사건 발명에 대해 특허심판원에 등록무효심판을 청구했고 특허심판원은 "이 사건 발명은 구씨가 주발명자이고 양씨는 발명에 필요한 비용을 제공하고 일부 아이디어를 제공, 공동발명인데도 구씨가 양씨에게 특허받을 권리를 양도하고 상당한 보상을 받은 사실을 인정할 수 없으므로 공동발명을 공동출원하지 않아 무효"라고 결정했다. 이에 양씨가 특허법원에 심결취소소송을 낸 것이다. 애초의 발명이 직무발명인지 개인발명인지 불명확하지만 구씨의 기여도가 있었는데도 회사대표인 양씨 명의로 출원을 했고 이에 대해 구씨는 출원당시 이의를 제기하지 않았던 점 등 양자간에 잘잘못이 분명치 않은 점, 호형호제하던 사이에서 치과의사들이 구독하는 정기간행물에 비방광고를 내고 민·형사, 특허소송을 서로간에 제기, 감정싸움으로 비화한 점 등이 조정의 가능성을 엿보이게 했다. 이에 재판부는 몇 차례 준비절차를 거쳐 쌍방이 원하는 바를 충분히 숙지한 뒤 상대방의 감정을 자극할 발언을 피하고 40분 이상 서로가 할 말을 다하도록 한 다음 한쪽 당사자와 대리인만을 입실시켜 원고에게는 특허심판원에서 한번 진 상태에서 대법원까지 분쟁을 끌고 가겠다는 생각이 아무에게도 도움이 되지 않는다는 점을, 피고에게는 승소해도 피고가 주장하는 금액보다 훨씬 적은 금액을 지급받을 수 밖에 없음을 주지시켜 70분간의 씨름 끝에 조정안에 합의토록했다. 이로써 원·피고는 향후 일체 민·형사·특허소송을 제기하지 않으며 원고가 피고에게 월 5백만원씩 지급하며 피고는 원고의 해외특허획득을 전적으로 협력하기로 하는 등 양 당사자가 모두 만족한 결과를 얻게 됐다. 그동안 특허법원에서는 변론절차나 준비절차에서 조정에 회부하는 절차가 마련돼있지도 않고 법적 근거도 미약해 재판부의 권유에 따라 당사자가 합의했어도 집행력 있는 조정조서를 작성할 수도 없는 것으로 생각해왔다. 하지만 특허사건에서도 민사분쟁적 성격이 짙은 사건의 경우 일반 민사소송처럼 조정에 의한 해결이 타당하다는 인식이 확산됨에 따라 특허법원에서도 최근 사안을 선별, 조정에 의한 분쟁해결을 위해 노력해 왔으며, 이번 조정의 성공을 계기로 이같은 조정 노력이 더욱 활발해 질 것으로 전망되고 있다. 이와 함께 사법부가 관련법령이 미비하다는 이유로 회피하지 않고 분쟁의 합리적인 해결을 위해 적극적으로 노력한 좋은 선례로, 특허사건 조정활성화의 시발이 될 것으로 기대되고 있다.

실용신안권에 대한 등록료를 미납할 경우 소멸예고 통고 없이 추가납부기간 6개월이 지나면 실용실안권 자체가 소멸되는 것으로 규정한 실용신안법 제34조(특허법81조 준용)의 위헌여부에 대해 헌법재판소가 본안판단 없이 청구기간도과를 이유로 각하 결정을 내려 아쉬움을 남겼다(99헌마624). 반면 헌재 소수의견은 과잉금지위반이라며 위헌성을 지적하고 있는 가운데 특허청도 이 조항에 문제가 있다고 판단해 권리회복을 인정하는 것을 골자로 한 특허법 개정안을 마련, 국회에 상정했다. ◇ 사건 개요 예모씨는 '흡착용 자석장치'에 관한 고안을 만들어 91년5월17일 실용신안등록을 마치고 98년까지 소정의 등록료를 빠짐없이 납부해 왔다. 그러나 99년도 연차등록료의 납부기한인 2월22일을 넘겼으며 추가납부기간인 99년8월21일까지도 등록료를 납부하지 못했다. 같은해 9월18일 납부서를 제출했으나 같은달 27일 실용신안권은 등록말소됐다(단 등록말소일은 '소급 말소' 규정에 의해 원래 납부기한인 2월22일이 된다). 이에 예씨는 같은해 10월30일 몇만원에 불과한 실용신안권 등록료를 납부하지 않았다고 해서 수억원에 달하는 실용신안권 자체를 소멸시키는 것은 과잉금지원칙에 반한다며 헌법소원을 냈다. ◇ 헌재 소수의견, 위헌성 지적 헌법재판소 전원재판부(주심 韓大鉉)는 지난달 30일 이 사건에서 헌법소원청구기간을 도과했다는 이유로 예씨의 청구를 각하했다. 추가납부기한 만료일 다음날인 99년8월22일부터 예씨가 기본권 침해의 사유가 발생했다는 것을 안 것으로 봐서 60일을 넘긴 10월30일에 헌법소원심판을 청구한 것은 부적법하다는 것이다. 따라서 전원재판부 다수의견은 이 사건 조항에 대한 위헌여부는 판단하지 않았다. 그러나 윤영철(尹永哲) 소장 등 재판관 3인은 소수의견을 통해 "등록말소 예고제도 등이 법령상 마련되어 있지 않은 점을 감안할 때 예씨가 기본권 침해사유가 발생한 것을 안 날은 납부서를 제출한 99년9월18일"이라며 "10월30일 청구한 헌법소원심판은 적법하다"고 밝혔다. 또 본안판단에서도 "단 1회의 등록료 불납으로 권리의 본체까지 확정적으로 소멸시키는 것은 제재의 방법과 침해의 정도가 지나쳐 과잉제재"라며 "불납사실을 통지해 권리소멸의 위험을 예고해 주지않는 것은 적법절차의 원리에도 어긋난다"고 밝혔다. ◇ 실무계, 찬반 양론 팽팽 김백영 변호사(부산)는 "권리소멸 후 일정기간 내에 다시 등록료를 납부할 경우 권리를 부활시키는 방법이 있는데 가장 중한 권리소멸 수단을 택하는 것은 행정편의주의적 발상"이라고 주장했다. 김 변호사는 또 "세금은 물론 전화, 전기, 수도요금 등의 경우 납부기한내에 납부하지 않으면 최고독촉을 거쳐 가산금을 부과해 징수한다"며 등록료 1회 체납을 이유로 별도의 예고없이 특허권을 말소시키는 특허법 조항의 위헌성을 지적했다. 반면 김종화 변리사(서울)는 "6개월이라는 장기간의 추납기간을 주는데도 등록료 납부의무를 게을리하는 권리자를 보호할 필요가 있는지 의문"이라며 "특히 전화세 등은 일반국민 전체를 대상으로 하는 것이지만 특허료는 특허청에 등록된 한정적인 사람만을 대상으로 하는 것이므로 일반적인 공과금과 비교하는 것은 문제가 있다"고 지적했다. 김 변리사는 또 "A라는 특허권에 대한 등록료 추납기간이 지나고 제3자가 A권리가 소멸한 줄 알고 다시 같은 권리에 대해 특허 등록을 한 경우 소멸한 권리가 부활하면 제3자의 권리가 불안정한 지위에 놓이게 되므로 법적 안정성 차원에서도 필요한 조항"이라고 밝혔다. ◇ 특허청, 특허법 개정안 마련 특허청은 최초 특허권 등록 당시에 3년차분 등록료를 한꺼번에 징수하고 있다. 특허청은 명문의 법규정은 없지만 '서비스' 차원에서 4년차 연차료에 대해서는 추가납부기간(6개월) 만료 2개월 전에 우편으로 권리소멸을 예고해 주고 있으며 5년차가 넘어가는 연차료에 대해서는 홈페이지에서 권리소멸을 예고하고 있다. 특허청은 그러나 대국민 서비스를 확대한다는 차원에서 내년부터 5년차 이상 연차료에 대해서도 소멸예고 통지를 할 방침이다. 특허청 박현희 사무관은 "현행 소멸예고 우편통지는 4년차분에 대해서만 하고 있으나 내년부터는 모든 연차분에 대해 정상납부기간 만료시 우편으로 소멸예고 통지를 할 계획"이라고 밝혔다. 또 "본인이 책임질 수 없는 사유로 부득이 등록료를 납부하지 못한 경우 권리를 회복할 수 있도록 권리회복제도를 마련한 특허법이 현재 국회에 계류중"이라고 밝혔다. 신설 예정인 특허법 81조의2에 의하면 '납부할 수 없는 사유가 없어진 날부터 2월이내'에 특허료를 추가납부할 경우 권리가 회복될 수 있다.