'참맑은' 상표를 둘러싼 보성녹차와 보성F&B의 특허소송에서 보성녹차가 최종 승소했다. 이번 대법원판결로 두 업체의 상표분쟁은 마무리됐다. 2009년 보성녹차는 '참맑은' 상표를 놓고 보성F&B를 상대로 도안을 사용하지 말라는 민사소송을 냈지만, 당시 법원은 "'참맑은' 상표의 저작권은 보성F&B에 있다"며 보성F&B에 승소판결을 내려 상표를 둘러싼 두 업체의 공방이 계속돼 왔다. 대법원 특별1부(주심 이인복 대법관)는 (주)보성녹차가 (주)보성F&B를 상대로 낸 권리범위확인 청구소송 상고심(☞2009후3572)에서 원고승소 판결한 원심을 최근 확정했다. 재판부는 판결문에서 "전체적으로 볼 때 보성녹차상표의 도안화 정도만으로는 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에 이르렀다고 할 수 없으므로 보성녹차의 '참맑은'은 일반 수요자나 거래자들에게 '참맑은'이라는 문자로 인식된다"고 설명했다. 재판부는 이어 "보성녹차의 '참맑은'은 녹차, 우롱차 등에 사용될 경우에 일반 수요자나 거래자들에게 '매우 깨끗한, 잡스럽거나 더러운 것이 전혀 섞이지 않은'과 같이 상품의 품질 등을 나타내는 의미로 직감된다"며 "이는 사용상품의 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표법 제51조1항 제2호의 상표에 해당하므로 과일주스 등을 지정상품으로 하는 보성F&B의 '참맑은'과 동일·유사여부를 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다"고 판단했다. (주)보성녹차는 2008년12월께 특허심판원에 자사가 사용하는 '참맑은' 상표와 (주)보성F&B가 사용하는 '참맑은' 상표는 전혀 다른 표장이라고 주장하며 권리범위확인심판을 청구했다. 그런데 이듬해 4월 특허심판원이 "두 표장은 모두 표장과 지정상품이 서로 동일하거나 유사하다"며 보성녹차 측의 청구를 기각하자 보성녹차 측은 특허법원에 소송을 냈다. 특허법원은 "'참맑은' 상표는 문자의 인식력을 넘어설 정도의 새로운 식별력을 가지고 있다고 보기 어려워 특정인에게 독점, 배타적으로 사용하게 할 수 없다"며 원고승소 판결을 내렸다. 현행 상표법 제51조1항 제2호는 '등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'의 경우에는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있다.

타사의 상표권을 침해하지 않았다고 주장하는 회사가 민사소송에서 승소판결을 받은 뒤에도 특허심판원이 반대된 결정을 했다면 이에 불복해 소송을 제기할 수 있다는 대법원판결이 나왔다. 대법원 특별3부(주심 안대희 대법관)는 (주)K사가 "자사의 '핫골드윙' 상표와 (주)H사가 쓰는 '핫윙' 상표는 유사하지 않다"며 H사를 상대로 낸 권리범위확인소송 상고심(☞2008후4486)에서 소를 각하한 원심을 깨고 최근 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "K사는 H사를 상대로 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판을 제기했으나 기각당했지만 이후 H사가 상표권침해를 이유로 낸 민사소송에서 승소판결을 받았다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "확정된 민사판결은 심결취소소송을 담당하는 법원에 대해 법적 기속력이 없으므로 원고는 민사판결이 확정됐음에도 불구하고 자신에게 불리한 심결을 취소할 법률상 이익이 있고, 이 사건 심결이후 등록상표의 상표권이 소멸됐다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸됐다는 사정도 보이지 않는 점 등에 비춰 원고는 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다"고 판단했다. K사는 2007년 자사의 '핫골드윙' 상표가 H사의 '핫윙'과 유사하지 않다는 이유로 특허심판원에 권리확인심판을 청구했다. 그러나 이미 2006년 H사가 K사를 상대로 법원에 상표권침해금지와 손해배상을 구하는 본안소송을 제기한 상태였다. K사는 특허심판원의 권리범위확인심판에서는 기각결정을 받았지만 같은해 7월에는 H사가 낸 민사소송에서 승소판결을 받았다. K사는 민사소송에서 승소판결을 받았음에도 특허심판원의 결정에 불복해 특허법원에 소송을 제기했다. 그러나 특허법원은 "원피고의 다툼을 해결하기 위한 가장 유효·적절한 수단인 침해금지 및 손해배상 민사본안소송이 먼저 제기돼 이미 판결이 선고됐고 이 판결의 상소절차를 통해 분쟁을 해결하는 것이 가장 유효한 수단이지 굳이 소극적 권리범위확인심판의 심결취소소송을 할 실익이 없다"며 K사의 소송을 각하했다.

전체적으로 교재의 출처가 학원으로 인식된다면 학원교재에 'EBS' 표시를 한다고 해도 상표법 위반에 해당하지 않는다는 대법원판결이 나왔다. 대법원 형사1부(주심 이홍훈 대법관)는 학원교재에 EBS 상표를 임의로 부착한 혐의(상표법위반) 등으로 기소된 학원운영자 김모(45)씨에 대한 상고심(☞2010도5994)에서 상표법위반 혐의에 무죄판결한 원심을 최근 확정했다. 재판부는 판결문에서 "책의 앞표지와 세로표지 및 뒤표지 하단에 김씨가 운영하는 학원이름 등이 표장 및 학원 주소, 인터넷 주소, 전화번호 등과 함께 기재돼 있고 책의 페이지마다 김씨의 영문이름이, 하단에는 표장 및 학원 인터넷 주소, 학원이름이 기재돼 있어 전체적으로 책의 출처가 김씨 또는 김씨가 운영하는 학원으로 명확히 인식된다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "책의 문제와 해설 등은 김씨가 EBS에서 방송강의를 하면서 제작·사용한 것인데 책 첫 페이지에 이 책이 EBS 방송강의 교재라고 명시돼 있고 김씨도 자신이 운영하는 학원의 수강생들에게만 책을 배포할 의도로 EBS 표장을 사용했다"고 설명했다. 따라서 재판부는 "이 사건 표장은 EBS 방송강의 교재로 사용됐다는 책의 내용 또는 용도를 안내·설명하기 위한 것일 뿐 그 출처를 표시하는 상표로 사용된 것이라고 할 수 없으므로 등록상표에 관한 상표권을 침해하지 않았다"고 판단했다. 김씨는 2007년 2월께 강남구 대치동에서 논술전문학원을 운영하며 'EBS' 상표를 학원교재에 부착해 수강생들에게 배포하고 김씨가 운영하는 온라인 사이트에 '2009년 수능대비 EBS 수능특강 파이널 실전모의고사' 문제를 게재한 혐의로 기소됐다. 1심은 상표법 위반과 저작권법 위반에 모두 유죄판단해 김씨에게 벌금 500만원을 선고했다. 그러나 2심은 "'EBS'표장은 책이 EBS에서 방송하는 강의 교재라는 것을 표시해 책 내용을 안내·설명하기 위한 것일 뿐 책의 출판사 등 출처를 오해하게 하지는 않는다"며 상표법위반 혐의를 무죄로 판단하고 벌금 100만원을 선고했다.

특허발명자는 발명품 특허권을 등록한 사용자에게 보상금을 청구할 수는 있지만 사업양수인에게까지 발명특허로 얻은 이익을 청구할 수는 없다는 대법원판결이 나왔다. 대법원 민사2부(주심 김지형 대법관)는 특허발명자 김모(66)씨가 자신의 발명을 임의로 출원한 S사로부터 영업을 양수받은 (주)K사에게 "S사의 특허권과 채무까지 승계했으므로 특허발명을 통해 얻은 수익 중 발명자의 기여비율 1억여원을 지급하라"며 낸 손해배상 청구소송 상고심(☞2010다26769)에서 원고 일부승소한 원심을 깨고 사건을 최근 서울고법으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "사용자가 직무발명을 양도한 경우 특별한 사정이 없는 한 양도대금을 포함해 양도시까지 사용자가 얻은 이익액만을 참작해 양도인인 사용자가 종업원에게 지급해야할 직무발명 보상금을 산정해야 한다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "김씨와 영업을 양도한 S사 사이에 '이 사건 발명을 직무발명으로 가정해 산정한 직무발명보상금 상당액'을 양도대금으로 지급하기로 한 약정의 내용은 발명이 제3자에게 양도되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 양도대금을 S사가 얻을 이익액만 참작해 산정하기로 한 것일 뿐 양수인인 제3자가 얻을 이익액까지 참작해 산정하기로 한 것은 아니다"고 설명했다. 따라서 재판부는 "김씨와 S사 사이에 S사가 얻을 이익액을 기준으로 해 발명에 대한 보상금을 산정하기로 하는 등 특별한 사정이 없는 한 상법 제44조에 의해 S사의 김씨에 대한 양도대금채무를 변제할 책임이 있을 뿐인 K사는 김씨에게 S사가 발명으로 인해 얻은 이익만을 참작해 산정한 보상금을 지급할 의무가 있다"고 판단했다.

'소문난 삼부자'는 '삼부자' 상표와 동일하게 인식되는 상표이므로 사용해서는 안된다는 취지의 대법원판결이 나왔다. 대법원 특별1부(주심 김능환 대법관)는 '삼부자' 상표권자 이모(68)씨가 '소문난 삼부자' 등을 사용한 (주)H사를 상대로 낸 상표등록취소소송 상고심(☞2010후1435)에서 원고패소 판결한 원심을 깨고 사건을 최근 특허법원으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "'소문난 삼부자' 등의 상표들은 등록상표 '삼부자'에 '소문난'이라는 문자부분이 부가된 것인데 이 부분은 '삼부자'보다 글자 크기가 작고, 상단에 위치하거나 일정한 간격을 두고 좌측에 경사지게 결합돼 있고 일부는 '삼부자'부분과 색깔에 차이가 있어 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것"이라고 설명했다. 재판부는 이어 "'소문난'은 '사람들의 입에 오르내려 널리 알려져 있음'을 뜻하는 것으로 등록상표의 인지도나 명성 등을 강조하는 부기적인 표현에 불과해 '삼부자'와 결합해 새로운 관념이 형성된다고 볼 수 없다"고 덧붙였다. 따라서 재판부는 "'소문난 삼부자' 등이 일반 수요자나 거래자에게 '삼부자'와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식되지 않아 '소문난 삼부자' 등은 거래사회의 통념상 등록상표인 '삼부자'와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표사용에 해당한다"고 판단했다.

특허법원에서 전자소송 서비스를 시작한 지 200일만에 전자소송사건에 대한 첫 대법원판결이 나왔다. 대법원 특별1부(주심 이인복 대법관)는 후라이팬 뚜껑의 디자인권자 김모(56)씨가 (주)N사가 사용하는 디자인은 이미 등록된 자신의 디자인과 비슷하다며 N사를 상대로 낸 권리범위확인소송 상고심(2010후2346)에서 원고패소 판결한 원심을 지난 11일 확정했다. 김씨는 2009년 특허심판원에 자신의 디자인이 침해됐다며 권리범위확인심판을 청구했지만 특허심판원이 김씨의 청구를 기각하자 지난 5월께 특허법원에 소송을 냈다. 김씨는 특허법원에서 전자소송 방식으로 소송을 진행했고 7월, 원고패소 판결을 받자 다시 대법원에 상고장을 제출했다. 상고장 역시 전자소송 방식으로 접수해 김씨의 상고는 대법원에 접수된 첫 번째 전자소송사건으로 기록되기도 했다. 이번 사건은 '민사소송 등에서의 전자문서이용 등에 관한 법률'이 지난 3월 시행된 뒤 내려진 첫 대법원판결로 당사자들은 SMS로 재판결과를 통보받는 등 대법원판결 역시 전자소송의 방식으로 전달됐다. 대법원 관계자는 "전자소송을 도입함으로써 앞으로는 재판진행과정에서 시간과 비용낭비가 줄어들게 되고 또 내년 6월 열리는 아시아·태평양 대법원장회의 등을 통해서 우리나라의 전자소송모델이 국제적 모델로 자리매김할 것을 기대한다"고 전했다. 대법원은 올해 특허법원에 전자소송을 도입한 데 이어 내년에는 행정소송과 개인회생 및 파산사건에, 2012년에는 전체 민사소송과 행정·가사사건 등으로 전자소송을 확대할 것이라고 밝혔다. 대법원은 또 오는 2013년에는 신청·집행사건 등에 전자소송을 도입해 소송절차 전반으로 전자소송을 확대시행할 방침이다.

디자인의 특징이 상자의 내부덮개를 닫은 상태에서 드러난다면 다른 디자인과 유사한지 여부도 그 특징적인 상태에서 비교해야 한다는 대법원판결이 나왔다. 대법원 민사2부(주심 양창수 대법관)는 휴대폰 포장용 상자를 만드는 (주)B사가 (주)L사를 상대로 낸 디자인권침해금지등 청구소송 상고심(☞2010다23739)에서 원고패소한 원심을 깨고 사건을 최근 서울고법으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "포장용 상자의 기능 내지 속성상 사용에 의해 내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태, 내부덮개만이 닫힌 상태 및 내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태 등으로 형태변화가 일어난다면 디자인의 유사여부는 형태변화 전후에 따라 서로 같은 상태에서 각각 대비한 다음 이를 전체적으로 판단해야 한다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태에서 형상과 모양은 동일·유사한 물품에 관한 선행디자인들에 의해 공지된 것이어서 그 중요도를 높게 평가할 수 없지만 등록디자인은 내부덮개만이 닫힌 상태에서는 휴대폰 포장용 상자에 관한 선행디자인에서는 찾아볼 수 없는 참신한 것이어서 피고의 실시디자인과의 전체적인 유사판단에 있어 그 중요도를 높이 평가해야 한다"고 설명했다. 따라서 재판부는 "원고 디자인의 지배적인 특징이 가장 잘 드러난 내부덮개만이 닫힌 상태에서 형상과 모양이 피고의 디자인과 유사한 이상, 내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태에서 차이점으로 인해 전체적인 심미감이 달라진다고 보기 어렵다"며 "이 사건 원고의 등록디자인과 피고의 실시디자인은 전체적으로 유사하다"고 판단했다. B사는 2005년부터 휴대폰 포장용 상자에 대한 디자인권을 출원·사용해왔다. 그런데 휴대폰을 생산하는 L사가 B사와 유사한 형태의 포장용 상자를 사용하자 B사는 "디자인권 침해에 따른 손해 2억원을 배상하라"며 소송을 냈다. 1·2심은 모두 "원고의 디자인은 세련되고 균형감있는 심미감을 주는 반면 피고의 디자인은 단순하고 투박한 느낌의 심미감을 유발해 전체적으로 두 디자인은 상이한 심미감을 느끼게 한다"며 원고패소 판결을 내렸다.

외국의 유명상표와 유사한 상표를 출원한 행위에 외국상표를 이용할 부정한 목적이 있었는지 여부를 판단할 때는 등록상표의 출원일을 기준으로 판단해야 한다는 대법원판결이 나왔다. 대법원 특별3부(주심 안대희 대법관)는 이모(55)씨가 "상표의 등록무효를 취소해달라"며 낸 등록무효취소 청구소송 상고심(2010후807)에서 원고 일부승소한 판결을 깨고 최근 원고패소의 취지로 사건을 특허법원에 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "1950년12월 일본에서 설립된 피고의 선사용 상표들은 이 사건 등록상표의 출원일인 2005년8월 당시 일본에서 '탁구라켓, 탁구러버 등의 탁구용품' 외에도 '탁구복, 탁구화, 양말 등의 탁구 관련 액세서리 제품'에 관해 수요자 간에 피고의 상표라고 현저하게 인식돼 있는 상표임을 인정할 수 있다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "이 사건 등록상표와 선상표들은 공통적으로 '나비'의 뜻을 가진 영어단어 'Butterfly'를 가장 중요한 부분으로 사용하고 있어 유사하고, 이 사건 상품들은 피고상표들의 상품과 같이 운동용으로 사용될 수 있는 것들이거나 신발류 또는 의류의 일종으로서 서로 경제적 견련관계도 있다"고 덧붙였다. 먼저 등록돼 있던 상표는 일본에서 1950년대 만들어진 탁구용품 종합메이커로 2000년대 들어서는 일본잡지에 '점유율 NO.1 기업'이라는 등 자주 소개돼왔다. 이씨는 2005년 일본에서 만들어진 이 상표와 비슷한 상표를 출원했고 이에 일본회사는 2008년 이씨를 상대로 특허심판원에 등록무효심판을 청구해 인용받았다. 그러자 이씨는 특허심판원의 결정에 불복해 소송을 냈고 특허법원은 "지정상품 중 일부에 대한 등록무효심결을 취소한다"며 원고 일부승소 판결을 내렸다.

한국이 낳은 세계적인 비디오 아티스트 백남준의 이름을 딴 '백남준미술관'은 상표로 등록할 수 없다는 대법원판결이 나왔다. 대법원 특별1부(주심 김영란 대법관)는 22일 경기문화재단이 한모(51)씨를 상대로 낸 상표의 등록무효 청구소송 상고심(☞2010후456)에서 원고승소 판결한 원심을 확정했다. 재판부는 판결문에서 "이 사건 등록상표 서비스표의 출원경위 및 백남준 성명의 저명성 등에 비춰 보면, 피고가 고의로 저명한 백남준 성명의 명성에 편승하기 위해 무단으로 이 사건 등록상표 서비스표를 출원·등록해 사용하는 행위는 저명한 비디오 아트 예술가로서의 백남준의 명성을 떨어뜨려 그 명예를 훼손시킬 우려가 있어 사회 일반인의 도덕관념인 선량한 풍속에 반한다"고 밝혔다. 이어 재판부는 "이는 저명한 백남준 성명의 명성에 편승해 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로서 공정한 상품유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있으므로 이 사건 등록상표 서비스표는 구 상표법 제7조1항 제4호에 해당해 무효라고 봄이 상당하다"고 판단했다. 경기문화재단은 한씨가 2001년 '백남준미술관'이란 상표를 등록하자 "백남준의 동의없이 성명을 모방해 상표등록을 했다"며 특허심판원에 등록무효심판을 청구했으나 기각당하자 특허법원에 소송을 냈다. 특허법원은 "피고가 상표를 출원해 등록받은 과정에서 백남준의 동의가 있었다고 보기 어렵다"며 원고승소 판결을 내렸다.

우리나라 어학원이 사용하는 상표 '토플러스'는 미국 영어시험 '토플'과 혼동을 일으킬 만큼 유사하기 때문에 사용해서는 안된다는 대법원판결이 나왔다. 대법원 특별3부(주심 신영철 대법관)는 미국의 에듀케이쇼날 테스팅 서비스가 '토플러스' 상표를 사용하는 우리나라 P어학원을 상대로 낸 등록무효 청구소송 상고심(2008후2510)에서 원고승소 판결한 원심을 최근 확정했다. 재판부는 판결문에서 "'토플러스'는 우리나라의 영어 보급수준을 참작할 때 선사용상표 'TOEFL(토플)'에 '~하는 사람'을 의미하는 영어 접미사 'er'와 소유격 또는 복수형 어미 ''s'나 's'를 부가한 'TOEFLer's' 또는 'TOEFLers'의 한글발음이거나 영어단어 'plus(+)'를 결합한 'TOEFLplus(+)'의 한글발음에서 겹치는 '플' 발음을 생략한 것 등으로 일반 수요자들이 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보이고 그 호칭도 선사용상표의 한글발음인 '토플' 뒤에 상대적으로 약한 발음인 '러스'를 부가한 정도라는 점에서 선사용상표와 유사한 면이 있다"고 밝혔다. 재판부는 또 "이 사건 등록상표는 '서적, 신문, 잡지, 학습지, 핸드북, 정기간행물'을 그 지정상품으로 하고 있는데 이러한 지정상품들은 선사용상표의 상품인 '영어시험 문제지'와 마찬가지로 출판물의 일종으로서 서로 유사할 뿐만 아니라 영어시험을 주관하고 관리하는 선사용상표의 영업성격상 이러한 출판물들에까지 그 사업영역이 확대될 수 있다는 점에 비춰보면 선사용상표의 영업과도 밀접한 경제적 견련성이 있다"고 설명했다. 재판부는 "이 사건 등록상표와 선사용상표의 수요자들도 영어시험을 준비하거나 영어를 공부하는 사람들로 상당부분 중복된다"며 따라서 "이 사건 등록상표는 저명한 선사용상표인 'TOEFL'이나 그 영업 또는 상품 등을 쉽게 연상해 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있어 그 등록이 무효로 돼야 한다"고 판단했다. '토플' 상표를 가지고 있는 미국 에듀케이쇼날 테스팅 서비스는 우리나라 P어학원이 '토플러스' 상표등록을 하자 2007년 등록무효심판을 청구했다. 그러나 특허심판원이 "토플러스는 토플과 그 표장이 유사하지 않다"며 청구를 기각하자 특허법원에 소송을 냈다.