특허법상 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법한지 여부를 판단하는 기준시점은 심결확정시가 아니라 심판청구 제기시로 봐야 한다는 대법원 판결이 나왔다. 이번 판결에 따라 특허심판원에 심판을 청구했다가 법원의 심결취소로 심결을 다시 받는 사이에 동일 사실관계에 대한 다른 당사자의 심결이 확정되더라도 그와 상관없이 권리구제를 받을 수 있게 됐다. 대법원 전원합의체(주심 양창수 대법관)는 19일 (주)아이지소프트가 "넷피아가 특허등록한 기술은 아이지 소프트의 기술을 조합하면 쉽게 만들 수 있는 것으로 신규성 및 진보성이 없으므로 무효"라며 (주)넷피아닷컴과 조모씨를 상대로 제기한 등록무효소송 상고심(☞2009후2234)에서 원고승소 판결을 내린 원심을 확정했다. 이번 판결로 특허법 제163조에 정한 일사부재리의 원칙에 해당하는지 여부를 심결시를 기준으로 판단해야 한다는 취지의 종전 대법원 판결(2003후427)은 변경됐다. 재판부는 판결문에서 "법원이 당해 심판에 대한 심결취소의 청구가 이유 있다고 해서 제1차 심결을 취소하더라도 특허심판원이 그 심판청구에 대해 특허법 제189조제1항 및 제2항에 의해 다시 심결을 하는 때에는 일사부재리의 원칙에 의해 그 심판청구를 각하할 수밖에 없다면 이는 관련 확정 심결의 등록이라는 우연한 사정에 의해 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위해 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 것으로, 헌법상 보장된 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있고 그 심판에 대한 특허심판원의 심결을 취소한 법원의 판결을 무의미하게 하는 불합리한 결과가 발생하게 된다"고 밝혔다. 이어 "일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 봐야할 것이고, 심판청구 후에 비로소 동일사실 및 동일증거에 의한 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에는 심판청구를 일사부재리의 원칙에 의해 부적법하다고 할 수 없다"고 설명했다.

특허의 등록무효심판청구에서 무효의 효과를 발생시키는 사유에 관한 주장이 확정심결과 다르게 변경(추가)된 경우는 일사부재리에 해당하지 않는다는 판결이 나왔다. 특허법원 특허1부(재판장 김용섭 부장판사)는 최근 (주)세운 T.N.S가 "이번 사건 심판청구에서 새로 부가된 비교대상발명은 종전 확정심결의 결론을 번복할 정도로 유력한 증거에 해당하지 않는 만큼 일사부재리에 해당한다"며 (주)성현 퍼라이트를 상대로 낸 특허무효 청구소송(☞2009허7444)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "구 특허법 제163조는 '심판의 심결이 확정등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 그 심판을 청구할 수 없다'는 일사부재리의 원칙을 규정하고 있다"며 "일사부재리의 효력이 미치기 위한 요건으로서 동일사실이라 함은 동일권리에 대해 동일한 원인을 이유로 하는 특정한 사실을 가리키는 것이다"라고 밝혔다. 재판부는 이어 "특허의 등록무효심판에 있어서 무효의 효과를 발생시키는 사유인 진보성의 결여와 미완성 발명, 기재불비는 각각 별개의 사실을 구성한다"며 "확정된 심결이 진보성의 결여를 이유로 하는 등록무효심판청구에 대해 행해진 경우 다시 특허가 진보성 결여 및 기재불비에 해당한다는 이유를 들어 등록무효심판청구를 하는 것은 다른 사실에 의한 심판청구가 돼 일사부재리에 해당하지 않는다"고 덧붙였다. 재판부는 또 "특허법 제29조2항 소정의 '그 발명이 속하는 기술분야'란 당해 발명이 이용되는 산업분야로서 그 범위를 정함에 있어서는 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과의 면을 종합해 객관적으로 판단해야 한다"며 "문제된 비교대상 발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 기술을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위해 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다"고 설명했다.