온라인 영어교육 서비스인 '시원스쿨'과 내려받기가 가능한 전자 음악·전자 출판물 등을 상품으로 지정한 SM엔터테인먼트의 '시원' 상표 사이에 유사성이 인정된다는 판결이 나왔다. 판결이 이대로 확정되면 나중에 상표등록을 출원한 SM의 '시원'에 대한 상표등록은 무효가 된다. 특허법원 1부(재판장 한규현 수석부장판사)는 시원스쿨을 운영하는 ㈜에스제이더블유인터내셔널이 "'시원'이라는 상표가 사람들에게 혼동을 줄 수 있다"며 ㈜SM엔터테인먼트를 상대로 낸 상표등록 무효 청구소송(2014허7752)에서 "두 상표에 유사성이 없다고 본 특허심판원의 심결을 취소한다"며 원고승소 판결했다고 2일 밝혔다. 재판부는 "먼저 특허출원된 상표(선출원상표)인 '시원스쿨'은 전체로도 거래에 쓰일 수 있을 뿐만 아니라 '시원'만으로도 쓰일 수 있다"고 밝혔다. 이어 "그렇다면 '시원스쿨'과 '시원'은 외관·호칭 등이 동일해 이 상표를 쓰고자 하는 이들에게 출처에 관해 오인이나 혼동을 줄 염려가 있어 표장이 유사하다고 봐야 한다"고 설명했다. 표장은 상표법상 타인의 상품과 식별되기 위해 쓰일 수 있는 상표로, 기호·문자·도형 등이 이에 해당한다. 재판부는 "선출원상표인 '시원스쿨'의 지정상품 중 서적과 SM측 '시원'의 지정상품이 서로 유사해, 표장과 지정상품이 모두 유사하므로 '시원'의 상표 등록은 무효가 돼야 한다"고 판단했다. ㈜에스제이더블유인터내셔널은 '시원스쿨' 상표를 2009년 6월 출원해 이듬해 하반기에 등록했다. 온라인 영어교육 서비스인 시원스쿨은 서적과 서적커버용지 등을 지정상품으로 했다. 통신강좌업 등을 지정한 서비스 자체는 이보다 앞선 2008년 하반기에 출원해 2009년 등록했다. 한편 SM엔터테인먼트는 소속 가수 이름인 '시원' 상표를 2010년 9월 출원해 2012년 등록했고, 내려받기가 가능한 전자 음악·전자 출판물 등을 상품으로 지정했다. 특허심판원은 앞서 시원스쿨 측이 청구한 등록무효심판에서 "상표에 서로 유사성이 없다"며 SM엔터테인먼트의 손을 들어줬다.

우리나라 어학원이 사용하는 상표 '토플러스'는 미국 영어시험 '토플'과 혼동을 일으킬 만큼 유사하기 때문에 사용해서는 안된다는 대법원판결이 나왔다. 대법원 특별3부(주심 신영철 대법관)는 미국의 에듀케이쇼날 테스팅 서비스가 '토플러스' 상표를 사용하는 우리나라 P어학원을 상대로 낸 등록무효 청구소송 상고심(2008후2510)에서 원고승소 판결한 원심을 최근 확정했다. 재판부는 판결문에서 "'토플러스'는 우리나라의 영어 보급수준을 참작할 때 선사용상표 'TOEFL(토플)'에 '~하는 사람'을 의미하는 영어 접미사 'er'와 소유격 또는 복수형 어미 ''s'나 's'를 부가한 'TOEFLer's' 또는 'TOEFLers'의 한글발음이거나 영어단어 'plus(+)'를 결합한 'TOEFLplus(+)'의 한글발음에서 겹치는 '플' 발음을 생략한 것 등으로 일반 수요자들이 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보이고 그 호칭도 선사용상표의 한글발음인 '토플' 뒤에 상대적으로 약한 발음인 '러스'를 부가한 정도라는 점에서 선사용상표와 유사한 면이 있다"고 밝혔다. 재판부는 또 "이 사건 등록상표는 '서적, 신문, 잡지, 학습지, 핸드북, 정기간행물'을 그 지정상품으로 하고 있는데 이러한 지정상품들은 선사용상표의 상품인 '영어시험 문제지'와 마찬가지로 출판물의 일종으로서 서로 유사할 뿐만 아니라 영어시험을 주관하고 관리하는 선사용상표의 영업성격상 이러한 출판물들에까지 그 사업영역이 확대될 수 있다는 점에 비춰보면 선사용상표의 영업과도 밀접한 경제적 견련성이 있다"고 설명했다. 재판부는 "이 사건 등록상표와 선사용상표의 수요자들도 영어시험을 준비하거나 영어를 공부하는 사람들로 상당부분 중복된다"며 따라서 "이 사건 등록상표는 저명한 선사용상표인 'TOEFL'이나 그 영업 또는 상품 등을 쉽게 연상해 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있어 그 등록이 무효로 돼야 한다"고 판단했다. '토플' 상표를 가지고 있는 미국 에듀케이쇼날 테스팅 서비스는 우리나라 P어학원이 '토플러스' 상표등록을 하자 2007년 등록무효심판을 청구했다. 그러나 특허심판원이 "토플러스는 토플과 그 표장이 유사하지 않다"며 청구를 기각하자 특허법원에 소송을 냈다.

원 저자라 해도 후속으로 발간된 책에 직접 관여하지 않고 출판사가 지속적인 광고 등을 함으로써 수요자들이 책의 출처를 출판사로 인식하게 되었다면 원 저자는 책 제목을 출판물에 사용할 수 없다는 판결이 나왔다. '영절하'라는 제목에 대한 상표권 여부를 두고 2차례 대법원 파기환송심을 거치는 등 치열한 법정 공방 끝에 지난달 초 서울고법이 대법원의 판단에 따라 저자인 정씨 손을 들어주면서 이번 특허법원 판결이 차후 결론에 중요한 영향을 미치게 됐다. 특허법원 제5부(재판장 이기택 부장판사)는 지난달 24일 '영어공부 절대로 하지 마라(영절하)'의 출판사인 (주)사회평론이 저자인 정찬용씨를 상대로 낸 상표등록무효거절결정한 특허심판원의 심결을 취소해 달라며 낸 소송(☞2005허8197)에서 "출판업을 연상할 수 있는 부분은 저자가 사용할 수 없다"며 원고 일부승소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "원칙적으로 서적류의 제호는 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 직접 설명하거나 함축적으로 나타내는 것으로 서적이라는 상품의 식별표지로 기능하진 않지만 서적류의 경우에도 출판업자의 책임에 의해 편집, 발행돼 저작자의 창작물이라는 면보다는 출판업자의 상품이라는 성격이 더 뚜렷이 나타나는 사전류, 연감류, 중고생 학습도서, 문고류, 전집류 등의 제호는 그 저작물의 명칭임과 동시에 출판업자의 출처표시로서의 기능을 가지며 자타 상품 식별표지로서의 성격을 가진다"며 "다른 사람의 상품을 표시하는 것이라는 수요자간의 현저하게 인식되어 있는 상표는 등록할 수 없다는 상표법 제7조제1항제9호에 따라 정씨의 등록상표 중 정기간행물, 학습지, 서적, 연감 등에 대한 부분을 취소한다"고 밝혔다. 사회평론은 지난 99년 5월 정씨와 3년간 독점출판계약을 맺으며 '영어공부 절대로 하지 마라'라는 제목의 책을 낸 뒤 그 후 정씨를 공동집필인으로 '영절하'제목에 부제만 달리해 총 7권의 영어교재 등을 출판했다. 이 책들은 100만부 이상 팔리는 선풍적인 인기를 끌었다. 출판계약이 끝난 후 정씨가 상표등록을 '영절하'를 상표등록 한 후 사회평론이 '영절하'를 이용해 계속 출판물을 내놓자 저작권 등을 침해했다며 소송을 제기하자 사회평론은 정씨의 상표가 무효라며 특허심판원에 등록무효심판 청구를 했다 받아들여지지 않자 다시 특허법원에 소송을 냈었다.

책 제목은 보통명칭과 같은 성격을 가져 상표권의 효력이 미치지 않는다는 판결이 나왔다. 서울고법 민사5부(재판장 趙龍鎬 부장판사)는 영어학습법 안내서 '영어공부 절대로 하지마라'의 저자 정찬용씨가 "협의나 양해없이 책 제목을 다른 출판물에 사용했다"며 출판사 '사회평론'을 상대로 낸 상표권침해금지 청구소송 파기환송심과 가처분이의사건(☞2004나51049)에서 22일 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 "서적류의 제호는 당연히 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이며 그러한 창작물을 출판하고 제조, 판매하고자 하는 자는 저작권법에 저촉되지 않는 한 누구든지 사용할 수 있는 것으로서 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가지는 것이므로 제호로서의 사용에 대하여는 상표법 제51조의 규정에 의해 상표권의 효력이 미치지 않는다"고 밝혔다. 재판부는 이어 "비록 출판사가 '영어공부 절대로 하지 마라'를 제호 중 일부로 사용해 이 사건 서적을 판매하고 있지만, 이는 상표적 사용이라 할 수 없으므로 정씨의 상표권을 침해한 것으로 볼 수 없다"고 덧붙였다. 정씨는 지난 99년5월 '영어공부 절대로 하지마라'를 3년간 독점출판하기로 사회평론과 계약했으나 그 후 사회평론이 책 제목을 이용, 다른 출판물들을 내자 상표등록을 출원한 후 2001년11월 저작권 침해를 이유로 소송을 내 1심과 2심에서 승소했으나 지난해 7월 대법원으로부터 패소취지로 파기환송됐었다.

서울지법 민사50부(재판장 朴在允 부장판사)는 지난 12일 (주)법률신문사가 오모씨와 (주)매일법률일보사 등을 상대로 낸 출판물인쇄등처분금지가처분신청(99카합3686)을 받아들여 "오씨와 매일법률은 각각 '2000 大法典 Business Diary'와 '2000 法律日誌'를 인쇄, 제본, 판매 및 반포해서는 안된다"고 결정했다. 재판부는 또 이들 책자의 완·반제품과 지형 및 필름을 법률신문이 위임하는 집행관에게 보관할 것을 명했다. 재판부는 결정문에서 "법률신문이 75년경부터 발행해 온 책자(법조수첩)는 비록 내용 자체는 공지된 것이나 소송관계업무의 편의를 도모하기 위해 제작된 것으로서 그 소재의 선택 및 배열에 창작성이 있는 것으로 보여져 편집저작물로서 보호돼야할 것으로 판단된다"며 "피신청인들이 신청인의 동의없이 구성과 내용이 거의 동일한 이들 책자를 배포하는 것은 신청인의 저작권을 침해하는 것"이라고 밝혔다.