애플사가 아이폰(iPhone) 이용자를 위해 만든 소프트웨어 거래 장터의 명칭인 '앱스토어(APP STORE)'는 상표등록을 할 수 없다는 판결이 나왔다. 이 판결이 확정되면 삼성전자나 LG전자 등 다른 스마트폰 제조업체들도 '앱스토어'라는 명칭을 사용할 수 있게 된다. 애플사는 지난 2008년 휴대전화기 아이폰을 출시하면서 앱스토어라는 이름으로 애플리케이션 다운로드 서비스를 제공하기 시작했다. 아이폰 이용자들은 앱스토어에서 전자게임이나 소프트웨어를 구입할 수 있다. 경쟁사인 구글은 안드로이드 기반의 휴대전화 소프트웨어를 제작해 앱스토어와 같은 기능을 하는 서비스를 '플레이스토어(Play store)'라는 이름으로 제공하고 있다. 애플사는 지난해 우리나라 특허청에 앱스토어 상표를 출원했지만, 등록을 거부당했다. 앱스토어가 먼저 개발돼 알려지면서 대다수의 휴대전화 이용자들이 '앱스토어'라는 명칭을 애플리케이션 다운로드 서비스의 대명사처럼 사용하고 있다는 이유에서였다. 특허법원 2부(재판장 설범식 부장판사)는 최근 애플이 특허청장을 상대로 낸 거절결정 취소청구(2013허9126)에서 원고패소 판결했다. 재판부는 판결문에서 "국내에서는 애플이 만든 아이폰 사용자 점유율보다 안드로이드 계열의 스마트폰 사용자 점유율이 월등히 높다"며 "일반 사용자들은 앱스토어를 '애플사가 개발한 모바일용 온라인 소프트웨어 장터' 등이 아니라 '스마트폰에 탑재할 수 있는 다양한 애플리케이션을 판매하는 온라인상의 모바일 콘텐츠 장터'로 인식할 가능성이 있다"고 밝혔다. 재판부는 "애플사도 앱스토어라는 출원상표를 특정한 상품의 식별표지로 사용한 것이 아니라 애플리케이션을 다운로드 할 수 있는 '장터'의 식별표지로 사용한 것에 불과하다"며 "이를 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 보기 어려워 출원상표의 거절결정은 적법하다"고 설명했다. 법원 관계자는 "'APP STORE'는 'Application'의 약어인 'APP'과 '백화점, 가게' 등의 의미가 있는 'STORE'가 결합해 구성된 문자상표로, '옷가게'를 상표로 등록할 수 없는 것처럼 공익상 어느 한 사람에게 독점하게 하는 것이 적절하지 않다"고 설명했다.

삼성전자가 애플의 아이폰이 자사의 특허를 침해했다며 낸 두번째 소송에서 패소했다. 서울중앙지법 민사13부(재판장 심우용 부장판사)는 12일 삼성전자가 애플을 상대로 "1억원을 지급하라"며 낸 특허권 침해금지 청구소송(2013가합506837)에서 원고 패소 판결을 했다. 재판부는 "삼성이 침해당했다고 주장하는 특허 발명 3건 중 2건은 원래 있던 기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 기술이어서 특허가 무효"라며 "나머지 한건도 발명을 침해했다고 볼 수 없다"라고 밝혔다. 삼성전자는 지난해 3월 애플의 아이폰4S와 아이폰5, 아이패드 등이 최근 배경 프로그램을 업그레이드 하면서 삼성의 상용특허 △문자메시지 입력 중 화면 분할 기능 △상황 지시자를 통해 바로 실행 가능한 기능 △문자 메시지 그룹화 기능을 침해했다며 소송을 냈다. 그러나 재판부는 "아이폰이 하나의 애플리케이션을 실행 중에 홈 버튼을 2번 클릭하면 최근의 썼던 다른 애플리케이션을 볼 수 있는 기능은 기존의 있던 발명으로부터 쉽게 도출해낼 수 있는 기능"이라며 "삼성이 독자적으로 발명한 기술이라고 볼 수 없다"고 판시했다. 재판부는 또 "휴대전화 사용 중 새로운 메시지나 알림이 도착한 경우, 알림센터를 통해 바로 확인할 수 있게 하는 기능도 애플이 지난 1996년 출시한 PDA제품에서 이미 사용하고 있던 기술"이라고 밝혔다. 재판부는 문자 메시지를 하나의 그룹으로 묶어 송수신 메시지를 한 화면에서 볼 수 있게 하는 기능에 대해서도 특허 침해를 부정했다. 재판부는 "삼성의 특허는 통신 서비스에 기해 문자 메시지를 주고받는 것을 의미하지만, 애플의 제품은 애플에서 부여한 아이디 사용자들끼리만 주고받는 메시지를 표시한다"며 "애플이 삼성의 특허를 침해했다고 보기 어렵다"고 판시했다. 삼성전자는 패소 판결 직후 항소를 검토하겠다고 밝혔다. 삼성전자는 지난해 8월 이번 사건과 별개로 애플이 자사의 표준특허를 침해했다며 소송을 내 사실상 승소한 바 있다.

최근 연예인이나 스포츠 스타와 관련된 산업이 큰 규모로 성장하면서 '퍼블리시티권(the right of publicity)'과 관련한 분쟁이 속출하고 있다. 퍼블리시티권은 미국 연방순회항소법원이 1950년대에 처음으로 인정해 영미법계에서 활성화된 재산권이다. 개인이 자신의 이름이나 사진 등을 돈을 받고 팔고 상업적으로 이용할 수 있는 권리를 뜻한다. 이 권리를 인정하게 되면 유명인이 자신의 초상이나 이름을 도용당했을 때 인격권을 근거로 하는 초상권 외에 재산권을 침해당했다고 주장하며 실질적인 손해배상을 받을 수 있다. 하지만 근거 규정을 따로 두고 있지 않은 우리나라에서는 이 권리를 인정할지 여부를 놓고 판결이 엇갈리고 있다. 스마트폰 이용이 활성화되면서 퍼블리시티권 침해 유형도 다양해지고 있다. 유명인의 사진과 이름을 무단으로 사용해 피소당한 스마트폰 애플리케이션 '푸딩'(오른쪽)과 '마구마구'의 첫 화면사진. ◇퍼블리시티권, 손해배상액 산정·양도 가능해= 우리나라는 헌법 제10조 행복추구권과 민법 제750조의 불법행위 손해배상책임 규정을 근거로 초상권 침해에 대한 배상책임을 인정하고 있다. 다만, 이때 받게 되는 배상금은 인격권 침해에 대한 위자료의 일종이어서 실제 고가의 배상액을 인정받는 데는 한계가 있다. 지난 1일 탤런트 장동건씨 등 연예인 60명은 자신의 사진과 성명을 무단으로 사용한 휴대전화 애플리케이션 '푸딩' 제작업체를 상대로 소송을 냈지만 초상권 침해만 인정받아 손해배상액이 한 사람당 300만원씩에 그쳤다(2013가합509239). 소송에 참가한 연예인이 광고비로 수억원을 받기도 한다는 점을 고려하면 사진을 도용한 업체는 적은 돈을 내고 유명인의 성명권을 사용한 셈이다. 퍼블리시티권은 정신적 고통 외에 실제 재산권 침해 정도를 따져 배상액을 산정할 수 있고 양도가 가능하다는 점에서 초상권과 차이가 있다. 인격권인 초상권은 원칙적으로 상속과 양도가 불가능하다. 서울의 한 부장판사는 "위자료만 받을 수 있는 초상권과는 달리 퍼블리시티권을 인정하면 침해정도와 기간에 비례해서 손해배상액이 더 커질 수 있어 상업적 가치가 크다"고 말했다. 별개의 권리이므로 두 권리를 함께 주장하는 것도 가능하다. 최승재(42·사법연수원 29기) 변호사는 "상속이나 양도가 가능하면 프로야구선수들로 구성된 단체가 미리 특정한 협회에 퍼블리시티권을 양도해 관리를 맡길 수도 있다"며 "권리침해에 훨씬 적극적으로 대응할 수 있을 것"이라고 말했다. 정신적 고통 외 실제 재산권 침해정도 따져 배상액 산정 가능 기존 초상권으로 유명인 초상·이름 도용사건 거액 배상 어려워 대법원 판결로 정리돼도 좋지만 가장 확실한 방법은 법률 제정 ◇규정없이 퍼블리시티권 주장 가능할까= 법원은 1995년 "퍼블리시티권이라 함은 재산적 가치가 있는 유명인의 성명, 초상 등 프라이버시에 속하는 사항을 상업적으로 이용할 수 있는 권리"라고 판시해 처음으로 퍼블리시티권의 개념을 판결에 인용했다(94카합9230). 이후 많은 하급심 판결에서 퍼블리시티권에 관해 엇갈린 판결을 내놓고 있다. '민효린 사건'은 연예인 이름이 예명인데도 권리가 인정된 사례다. 지난해 10월 연예인 정은란(예명 민효린)씨가 성형외과 원장 A씨를 상대로 낸 손해배상 청구소송(2012가단64664)에서 재판부는 "정씨의 허락 없이 '성형수술로 민효린 코와 같이 만들어 준다'고 광고를 한 것은 연예인 민효린의 명성과 지명도를 영업활동에 이용한 것이고, 이는 성명에 대한 권리를 침해한 것으로 손해배상 의무가 있다"고 밝혔다. '백지영 사건'은 퍼블리시티권 침해에 따른 손해액을 광고료를 기초로 산정해 주목을 받았다. 지난 6월 가수 백지영씨와 남규리(본명 남미정)씨가 "블로그에 허락 없이 사진을 게재했으므로 2000만원을 지급하라"며 성형외과 의사 B씨를 상대로 낸 손해배상 청구소송(2012가단335540)에서 재판부는 "퍼블리시티권 침해로 백씨 등이 입은 손해는 승낙을 받아서 백씨 등의 성명·초상을 사용할 경우에 지급해야 할 상당액으로 봐야 한다"며 백씨 등이 주류나 화장품 광고에서 실제 받았던 금액을 기초로 손해배상액을 산정했다. 프로야구 선수들의 이름 이니셜에도 집단적인 퍼블리시티권을 인정해 온라인 야구게임 '마구마구'의 사용금지 가처분 신청을 인용한 서울서부지법 결정(2010카합245)도 있다. 반면 명문 규정이 없다는 이유로 퍼블리시티권을 부정한 판결도 여럿 있다. 우리 민법 185조는 '물권은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다'고 규정하고 있어 퍼블리시티권을 인정하는 것은 '물권법정주의'를 채택한 민법에 반한다는 입장이다. 앞서 본 '푸딩'사건 외에도 최근 걸그룹 '소녀시대' 멤버 제시카와 영화배우 수애가 최근 강남의 한 치과를 상대로 손해배상 청구소송(2013가합2363)을 내며 퍼블리시티권 침해를 주장했지만, 재판부는 "성문법주의를 취하는 우리나라에서 실정법이나 확립된 관습법 등의 근거 없이 필요성이 있다는 이유만으로 퍼블리시티권을 인정하기는 어렵다"며 받아들이지 않았다. 대법원 관계자는 "대법원이 퍼블리시티권 인정 여부에 대해 판결한 전례가 없다"며 "하급심이 엇갈리고 있기 때문에 대법원에 사건이 올라오면 전원합의체에서 판결을 정리할 것으로 보인다"고 밝혔다. 서울지역의 한 판사는 "대법원에서 판결로 정리되는 것도 좋지만 가장 확실한 것은 입법이라고 볼 수 있다"고 말했다. 우리처럼 명문 규정이 없는 일본은 지난해 대법원에 해당하는 최고재판소가 "유명인에게는 자신의 이름이나 사진 등이 상업적인 목적으로 무단 사용되지 못하게 할 권리인 '퍼블리시티권'이 있다"는 첫 판결을 내놓아 주목을 받았다. ◇퍼블리시티권 인정한다면 어디까지?= 퍼블리시티권을 도입하더라도 인정 범위를 신중히 검토해야 한다는 입장도 있다. 유명인이나 연예인은 통상 성명이나 초상이 널리 공개될 수밖에 없고, 일정 부분 이를 공개하는 데 동의하고 있다고 봐야 한다는 취지다. 조상규(35·사법연수원 37기) 법무법인 정률 변호사는 "퍼블리시티권을 한계 없이 인정하는 것은 현실에 맞지 않아 오히려 권리를 제대로 보장받기 힘들 수 있다"며 "대법원 판결이나 입법을 통해 퍼블리시티권의 범위를 확실히 정해줘야 한다"고 말했다. 박재홍(30·변호사시험 1회) 법무법인 세승 변호사는 "의료기관의 홈페이지나 블로그에 연예인의 성명, 초상 등이 게재되더라도 연예인의 사회적 평가, 명성, 인상 등을 훼손하거나 연예인 자신이 성명이나 초상을 사용하기를 원하지 않는다고 의료기관에 공지했다는 등 특별한 사정이 없는 한, 의료기관이 연예인에게 정신적 고통을 가했다고 볼 수 없다"고 밝혔다. 퍼블리시티권을 도입에 신중한 입장에서는 법적 근거가 명확하지 않은데도 관련 소송이 잇따라 제기되는 원인을 변호사들의 '소송 부추기기'에서 찾기도 한다. 조 변호사는 "최근 연예인들이 제기하는 소송 대부분에 법조 브로커가 개입돼 있어 변호사법 위반의 소지가 있다"며 "변호사 업계의 경쟁이 심해지면서 공격적으로 사건을 수임하고 있다는 방증이 아니겠느냐"고 지적했다. 일본 최고재판소도 "퍼블리시티권 침해는 헌법상 표현의 자유를 억압하지 않도록 제한적으로 인정할 필요가 있다"며 "무단으로 유명인의 초상이나 성명을 상품 광고에 활용했을 때만 퍼블리시티권을 침해했다고 봐야 하고, 보도 목적으로 사진을 사용한 것은 권리침해가 아니다"라고 판결했다.

삼성전자 현직 연구원이 회사를 상대로 '초성검색' 발명에 대한 보상금을 달라며 1억원대 소송을 냈지만 1000여만원만 배상받게 됐다. 서울중앙지법 민사13부(재판장 심우용 부장판사)는 안모 연구원이 "휴대폰 초성검색 발명 특허에 대해 1억1000만원을 보상하라"며 ㈜삼성전자를 상대로 낸 직무발명 보상금 청구소송(2012가합501788)에서 "1092여만원을 배상하라"며 원고일부승소 판결했다. 안 연구원이 발명한 기술은 '다이얼 키를 이용해 다이얼정보를 검색하는 방법'과 '다이얼정보를 그룹별로 검색하는 방법'으로 특허등록을 받은 발명이다. 휴대폰 자판에서 이름의 초성만 누르면 초성이 같은 이름들이 검색되는 기술로, 화면에 'ㄱ'을 입력하면 'ㄱ'으로 시작하는 이름이 화면에 뜨게 하는 것이 첫번째 기술이고, 'ㄱㄴㄷ'를 입력하면 세 초성으로 시작하는 이름이 검색되는 게 두번째 기술이다. 재판부는 "첫번째 기술은 출원 당시에 이미 공지된 기술로부터 용이하게 도출할 수 있기 때문에 진보성이 없어 안씨의 직무발명으로 회사가 독점적인 이익을 얻지 못했다"고 밝혔다. 또 "안 연구원이 삼성에 재직 중 두번째 발명을 완성했고, 이 기술에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 회사에 양도했기 때문에, 삼성전자는 정당한 보상금을 지급해야 한다"며 "다만 전화번호 검색 방법은 휴대폰 구동을 위한 소프트웨어 분야에서 극히 일부 기술이고, 이 발명이 없어도 전화번호 검색하는 것이 충분히 가능하다"며 보상금을 1092여만원으로 정했다. 안 연구원 측은 "2001년부터 올해 5월까지 초성 검색기술이 적용돼 생산된 삼성전자 휴대전화는 10억2600만대인 것으로 파악되고, 휴대전화 평균단가를 14만7038원으로 산정하면 총 매출액은 150조원이 넘는다"면서 "회사 쪽의 공헌도를 86.5%, 발명자의 기여도를 13.5%로 계산했을 때 직무보상금은 305억4890만원에 이른다"고 주장하며 지난해 1월 소송을 냈다.

서울중앙지법이 삼성전자 현직 연구원이 회사를 상대로 300억원대 특허보상금 소송에 대해 오는 23일 판결을 내린다. 퇴직한 연구원이 발명특허 보상을 요구한 적은 있지만, 현직 연구원이 소송을 낸 것은 이례적이어서 결과가 주목된다. 14일 법원에 따르면 삼성전자 안모 연구원은 지난해 1월 "휴대폰 초성검색 발명 특허에 대해 1억1000만원을 보상하라"며 삼성전자를 상대로 서울중앙지법에 직무발명 보상금 청구소송(2012가합501788)을 냈다. 안 연구원이 발명한 휴대폰 초성 검색특허는 휴대폰 자판에서 이름의 초성만 누르면 초성이 같은 이름들이 검색되는 기술이다. 안씨 측 변호사는 "2001년부터 올해 5월까지 초성 검색기술이 적용돼 생산된 삼성전자 휴대전화는 10억2600만대인 것으로 파악되고, 휴대전화 평균단가를 14만7038원으로 산정하면 총 매출액은 150조원이 넘는다"면서 "회사 쪽의 공헌도를 86.5%, 발명자의 기여도를 13.5%로 계산했을 때 직무보상금은 305억4890만원에 이른다"고 주장했다. 다만 안씨 측은 거액의 인지대를 고려해 우선 1억1000만원만 청구한 상태다. 안씨 측은 이번 소송에서 승소하면 나머지 금액에 대해서도 소송을 통해 청구할 방침이라고 밝혔다.

토끼 모양 휴대전화 케이스의 귀와 꼬리 부분이 떨어져 있더라도 본체와 일체성이 있다면 하나의 디자인으로 등록출원을 할 수 있다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 특허2부(주심 이상훈 대법관)는 지난 15일 휴대전화 액세서리 쇼핑몰 운영자 곽모(33)씨가 "휴대전화 케이스의 토끼 귀와 꼬리 부분은 하나의 디자인을 이루고 있는 것"이라며 특허청을 상대로 낸 디자인 등록거절심결 취소소송 상고심(2012후3343)에서 원고패소판결한 원심을 깨고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "곽씨가 출원한 디자인에서 토끼 꼬리 부분이 차지하는 비율이 다소 크기는 하지만 실물을 디자인화하는 과정에서 어느 정도의 변형이나 과장은 수반되기 마련이고, 토끼 꼬리 모양의 몽툭하고 둥근 털 뭉치 형상은 휴대전화 케이스의 하단 뒷면에 위치하고 있는 반면 토끼 귀 모양은 상부에 위치하고 있어 보는 사람으로서는 이 디자인을 토끼 형상으로 인식한다고 볼 수 있다"고 밝혔다. 재판부는 "곽씨가 출원한 디자인은 토끼 귀 모양과 꼬리 모양이 물리적으로 떨어져 있더라도 보는 사람이 전체적으로 토끼 형상과 유사한 일체로써 시각을 통한 미감(美感)을 느끼게 하므로 디자인보호법에서 규정한 '1디자인'에 해당한다"고 설명했다. 휴대전화 액세서리 쇼핑몰을 운영하는 곽씨는 토끼 귀와 꼬리 형상의 휴대전화 케이스를 판매하면서 2010년 12월 디자인 출원을 했지만, 특허청은 토끼 귀와 꼬리에 해당하는 부분이 일체성을 가진 하나의 디자인이 아니라며 등록거절 결정을 했다. 곽씨는 특허심판원에 불복심판을 청구했으나 기각되자 지난 6월 소송을 냈다. 특허법원은 "곽씨가 낸 디자인의 하부는 털 뭉치 정도로만 느껴질 뿐 상부 토끼 귀 모양과 형태상 일체적 연관성을 찾아보기 어렵고 별도의 설명 없이 토끼 꼬리 모양으로 인식하기 어렵다"며 원고패소판결했다.

토끼 모양 휴대전화 케이스의 토끼 귀와 꼬리 부분은 케이스 본체와 일체성이 없는 부분 디자인이므로 하나의 디자인으로 등록출원을 할 수 없다는 판결이 나왔다. 특허법원 제3부(재판장 문영화 부장판사)는 최근 휴대전화 액세서리 쇼핑몰 운영자 곽모씨가 "토끼 귀와 꼬리 부분이 휴대전화 케이스와 결합해 하나의 디자인을 이루고 있다"며 특허청장을 상대로 낸 디자인 등록 거절 심결 취소소송(☞2012허4872)에서 원고패소 판결을 내렸다. 디자인보호법은 디자인마다 하나의 등록출원을 원칙으로 하고 있다. 재판부는 판결문에서 "곽씨가 디자인등록을 출원한 휴대전화 케이스의 상부인 토끼 귀와 돌출 부분인 꼬리 부분은 하나의 물품에 물리적으로 분리된 둘 이상의 부분"이라며 "상부는 토끼의 귀 모양임을 쉽게 알 수 있으나, 하부는 털 뭉치 정도로만 느껴질 뿐 상부 부분과 형태상 일체적 연관성을 찾아보기 어렵고 별도의 설명 없이 토끼 꼬리 모양으로 인식하기 어렵다"고 설명했다. 재판부는 "상부는 내장된 램프를 통해 전화 수신 시 빛을 내는 기능과 이어폰 선을 감을 수 있도록 하는 기능이 있지만, 돌출 부분은 상부와 같은 기능을 가진 것이 아니므로 기능적 일체성도 없다"고 덧붙였다. 휴대전화 액세서리 쇼핑몰을 운영하는 곽씨는 토끼 귀와 꼬리 형상의 휴대전화 케이스를 판매하면서 2010년 12월 디자인 출원을 했지만, 특허청은 토끼 귀와 꼬리에 해당하는 부분이 일체성을 가진 하나의 디자인이 아니라며 등록거절 결정을 했다. 곽씨는 특허심판원에 불복심판을 청구했으나 기각되자 지난 6월 소송을 냈다.

법원이 ‘가로본능폰’ 기술과 관련한 벤처기업과 삼성전자와의 법정다툼에서 삼정전자의 손을 들어줬다. ‘가로본능폰’이란 삼성전자가 지난해 출시한 핸드폰 모델명칭이다. 일반적인 휴대전화 디스플레이가 세로로 긴 직사각형 모형인 것을 DMB, TV시청이 수월하게 액정을 가로로 긴 TV모형형태인 수평방향으로 회전할 수 있게 개발됐다. 지난해 출시돼 현재까지 선풍적인 인기를 끌고 있다. 서울중앙지법 민사11부(재판장 이내주 부장판사)는 지난 7일 벤처기업인 (주)엠엔씨텍과 (주)임팩트라가 “삼성전자는 ‘가로본능폰’ 기술을 도용해 특허권을 침해했으므로 10억원을 배상해라”며 삼성전자(주)를 상대로 낸 손해배상 청구소송(2008가합21520)에서 원고패소 판결을 내렸다. 재판부는 판결문에서 “‘가로본능폰’ 기술은 통상의 기술자가 그 출원일 이전에 이미 공지된 발명들에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것으로 특허로 보호할만한 진보성이 있는 기술에 해당된다고 보기 어렵다”며 “원고들이 특허권에 기초해 삼성전자에 대해 주장하는 것은 권리남용에 해당해 허용될 수 없다”고 밝혔다. 재판부는 이어 “원고들과 삼성전자의 ‘가로본능폰’ 기술은 모두 이동단말기에 관한 것으로 그 기술분야가 공통되고 특히 이동단말기의 디스플레이부를 수직에서 수평으로 회전시키고 그에 따라 화면을 수평방향으로 변환시키는 이동단말기를 제공하는 점에서 그 구체적인 목적이 실질적으로 동일하다”며 “그러나 이 기술은 그 구성이 비교적 간단해 곤란성이 인정되지 않고 그로 인한 작용효과도 예측되는 정도에 불과하다고 봄이 상당하다”고 덧붙였다. 재판부는 또 "원고들은 삼성전자가 특허발명과 관련한 기술정보를 빼내어 도용했다고 주장하나 이를 인정하기에는 증거가 없다"고 설명했다.

세계적인 이동통신 단말기 제조업체인 모토로라의 휴대전화 상표인 '스타택'은 국내에서 사용할 수 없다는 대법원판결이 나왔다. 대법원 특별3부(주심 송진훈·宋鎭勳 대법관)는 지난달 27일 모토로라 인크가 특허청장을 상대로 낸 거절사정(상) 취소소송 상고심(99후796)에서 피고의 상고를 받아들여 원고승소판결을 내린 원심을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 재판부는 판결문에서 "이 사건 출원상표인 'StarTAC'과 인용상표인 'STARTECH'이 각기 전체로서 호칭될 경우 전자는 '스타택' 또는 '스타태크'로, 후자는 '스타텍' 또는 '스타테크'로 호칭될 것이어서 호칭이 극히 유사하므로 동일한 상품에 사용될 경우 그 출처에 혼동을 일으킬 염려가 있다"고 밝혔다. 모토로라는 지난 96년 자사 셀방식의 전화기에 'StarTAC'이라는 상표로 등록출원을 했으나 특허청이 (주)한양전자콘트롤이 93년 이미 차량용통신기계 등을 지정상품으로 해 등록한 'STARTECH' 상표와 유사하다며 거절사정을 하자 이 사건 소송을 내 특허법원에서는 승소했었다.